§ 7. Припинення та визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку

Законодавство України в ст. 497 ЦК та ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» передбачає підстави припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

По-перше, такою підставою є перетворення торговельної марки у загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг і після дати подання заявки. Зазначена обставина повинна бути встановлена в рішенні суду. Прикладами перетворення торговель­них марок у родове поняття можуть слугувати: нейлон, целофан, ! термос, диктофон, ескалатор, примус. На сьогодні подібне розми­вання функцій торговельної марки можна спостерігати стосовно позначення «Xerox».

Щоб не допустити перетворення торговельної марки у загаль­новживане позначення певного виду товарів, доцільно: 1) проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне | маркування про те, що позначення є зареєстрованою торговель- І ною маркою (це буде нагадувати споживачам, що це позначення є торговельною маркою, а не назвою товару); 2) при випуску нового товару давати йому назву і рекламувати її поряд із застосуванням * торговельної марки.

428

Глава 20. Право інтелектуальної власності на торговельні марки

Якщо позначення стало загальновживаним лише щодо певного товару чи послуг, а воно має чинність і для інших класів товарів та послуг, то дострокове припинення чинності буде частковим і стосуватиметься лише певного товару чи послуги за умови, що в цій частині позначення відповідає умовам надання правової

охорони.

По-друге, майнові права інтелектуальної власності на тор­говельну марку можуть бути припинені повністю або частково за ініціативою особи, якій вони належать. Такі дії можуть бути вчи­нені лише за умови, що при цьому не будуть порушені права інших осіб (зокрема, ліцензіатів). Звичайно, до цього способу, коли сам правоволоділець своїми активними діями позбавляє себе виключ­них майнових прав інтелектуальної власності, не отримуючи жод­них переваг, вдаються досить рідко. Таким прикладом може бути, зокрема, намагання уникнути конфліктної ситуації.

Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відо­мостей про це в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність».

По-третє, дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Зазначена підстава має місце при па­сивній поведінці правоволодільця, яка фактично свідчить про втрату інтересу до продовження чинності майнових прав інтелек­туальної власності на торговельну марку. Дія свідоцтва припи­няється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено (п. 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»). Щоб не допустити цього, документ про сплату збору за кожне продовження строку дії свідоцтва має надійти до компетентного органу до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців.

По-четверте, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

429

Розділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

Право на подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва чи міжнародної реєстрації має будь-яка особа (ч. 2 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»), але задовольняється позов лише тієї особи, права якої порушені чи оспорюються або яка має реальний інтерес до такого дострокового припинення чинності прав (ст. 1 Господарського процесуального кодексу). Прикладом доказу зацікавленості особи може бути подача заявки на видачу свідоцтва стосовно тотожної або схожої торговельної марки.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» за цією підставою дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважних причин такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є:

а) обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодав­ ством;

б) можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє то­ вари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

При вирішенні питання, чи мало місце використання торго­вельної марки, необхідно враховувати, що у цьому випадку зако­нодавство допускає:

1) номінальне використання: використанням торговельної мар­ ки власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»);

2) видозмінене використання позначення: знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого зна­ ка лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

430