2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі,-

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією та зни­щенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально викори­стовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені служ­бовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі,-

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мі­німумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та зни­щенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально викори­стовувалися для її виготовлення.

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - якщо її розмір у двісті і більше разів пере­вищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатко­вуваний мінімум доходів громадян.

(Стаття 229 в редакції Закону № 850-І\1 від 22.05.2003 р. із змінами, вне­сеними згідно із законами № 3423-ІУ/ від 09.02.2006 р., № 1111-\/ від 31.05.2007 р.)

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановлений законодавством по­рядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та кваліфікованих зазначень походження товару як засобів індивідуалізації учасників гос­подарського обороту, товарів і послуг. Додатковими об’єктами виступають права та законні інтереси споживачів, засади добросовісної конкуренції.

2. Предметом злочину є: 1) знак для товарів і послуг; 2) фірмове найменування; 3) кваліфіковане зазначення походження товару.

Знаки для товарів і послуг - це позначення, за якими товари або послуги одних осіб відрізняються від товарів чи послуг інших осіб. Такі знаки призначені для іденти­фікації (індивідуалізації) товарів і послуг, для розрізнення сервісу підприємств. Крім основної (розпізнавальної), знаки для товарів і послуг виконують інші функції: вказу­ють на походження товарів або послуг (не географічне, а, так би мовити, виробниче), на їхню певну якість, рекламують товари і послуги, надаючи споживачам відповідну ін­формацію про них. Як знаки для товарів і послуг в Україні можуть виступати словесні (у т. ч. власні імена, літери, цифри), зображувальні, об’ємні (скажімо, флакони для парфумів або пляшки для алкогольних напоїв) та інші (наприклад, кольорові, звукові, світлові, пахучі) позначення або їх комбінації.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом, яке надає його власникові виключ­не право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак або позначення, схоже із зареєстрованим знаком, за винятком випадків, встановлених законодавством. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до упов­новаженої установи (Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі МОН) і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років.

Предметом злочину, передбаченого ст. 229, є знаки для товарів чи послуг, які:

1. зареєстровані в Україні; 2) охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна; 3) визнані у встановленому порядку добре відо­мими незалежно від того, чи зареєстровані вони в Україні. Право власності на добре відомий знак для товарів чи послуг засвідчується не свідоцтвом, а рішенням Апеляцій­ної палати Державного департаменту інтелектуальної власності МОН або рішенням суду. Права інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки є чинними безстроково.

На підставі договору власник свідоцтва може передавати іншій особі право власно­сті на знак для товарів чи послуг повністю або відносно частини товарів і послуг, за­значених у свідоцтві. Передача права власності не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка ви­готовляє товар чи надає послугу. У разі, коли особа, яка стала правонаступником влас­ника свідоцтва з порушенням вказаної вимоги законодавства, використовує знак для позначення товарів чи послуг, її дії за наявності всіх ознак розглядуваного складу зло­чину можуть кваліфікуватись за ст. 229.

Чинна редакція ст. 229 не містить вказівки на чужий знак, а тому охоплює випадки:

а) використання незареєстрованих знаків за умови подання заявки про їх реєстрацію і

б) порушення порядку використання знаків для товарів чи послуг їх власниками.

Фірмове найменування - це найменування суб’єкта господарювання (юридичної особи або громадянина-підприємця), під яким він бере участь у господарському обороті.

Громадянин-підприємець має право заявити як фірмове (комерційне) найменування своє прізвище або ім’я. На відміну від ГК, ЦК 2003 р. передбачає, що правом на комер­ційне (фірмове) найменування володіє лише юридична особа, яка є підприємницьким товариством (це товариство, яке здійснює підприємницьку діяльність з метою одер­жання прибутку та наступного його розподілу між учасниками). Право на фірму дає можливість індивідуалізувати юридичну особу або фізичну особу-підприємця серед інших учасників ринкових відносин, відрізнити один суб’єкт господарювання від іншого, є складовою частиною його ділової репутації. Ставши відомим, фірмове (комерційне) найменування, як і знак для товарів чи послуг, виконує рекламну функцію.

Відомості про комерційне найменування суб’єкта господарювання вносяться за його поданням до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Суб’єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-яким іншим суб’єктом, тотожне комерційне найменування якого включено до реєстру пізніше. Правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб’єкта господарювання, якщо воно фактич­но використовується ним у господарському обігу. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього наймену­вання та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Кваліфіковане зазначення походження товару - це позначення, яке включає в се­бе назву місця та географічне зазначення походження товару і яке підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку. Йдеться про будь-яке словесне чи зображу­вальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію та інші характеристики, зумовле­ні (виключно або головним чином) характерними для такого місця природними умова­ми чи людським фактором або їх поєднанням. Річ у тім, що специфічні властивості то­вару можуть бути зумовлені природними чинниками - кліматом, ґрунтом, водою, ландшафтом місцевості тощо (скажімо, мінеральні води «Миргородська» і «Трускаве- цька») та (або) технологією виробництва товару, яка склалася внаслідок багаторічного досвіду, секретами виробництва, традиціями і культурою людей, які проживають у да­ній місцевості (наприклад, Баранівська порцеляна). Необхідність кримінально-правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару зумовлена інтересами захисту прав виробників товару від недобросовісних конкурентів, які використовують тради­ційні найменування місць походження, але розташовані в іншій місцевості і не мають відношення до справжнього виробника.

Свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого зазна­чення походження товару, діє протягом 10 років від дня подання заявки. Власник свідоцтва має право, зокрема, вживати заходів щодо заборони неправомірного викорис­тання зазначення особами, які не мають на це права.

Не є предметом розглядуваного злочину просте зазначення походження товару - будь- яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару (країну, регіон, населений пункт тощо). Також не є предметом злочину, передбаченого ст. 229, кваліфіковане зазначення похо­дження товару, пов’язане з географічним місцем в іноземній державі, якщо право на це зазначення не охороняється у відповідній іноземній державі. Зроблений висновок випли­ває з того, що такому зазначенню не надається правова охорона і згідно з чинним україн­ським законодавством.

3. З об’єктивної сторони злочин характеризується сукупністю трьох ознак: 1) діян­ням у вигляді незаконного використання предметів, альтернативно вказаних у ч. 1 ст. 229, або іншого порушення права на знак для товарів і послуг, фірмове найменування або кваліфіковане зазначення походження товару; 2) суспільно небезпечними наслід­ками - матеріальною шкодою у значному, великому або особливо великому розмірі;

3. причиновим зв’язком між вказаними діянням та наслідками.

Використанням знака для товарів чи послуг визнається: а) нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт та експорт; б) застосування знака під час пропонування та надання будь-якої послуги;

в) застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Таким же чином вирішується питання про використання фірмового найменування.

Знак для товару чи послуги визнається використаним як тоді, коли його застосовано у формі зареєстрованого знака, так і тоді, коли його застосовано у формі, що відрізня­ється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає власнику право забороняти іншим особам викорис­товувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, якщо внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати або якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар (надає послуги). Ці законодавчі положення слід враховувати, вирішуючи питання про те, чи містять ознаки розглядуваного складу злочину випадки використання так званих імітуючих позначень - схожих настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими раніше знака­ми, добре відомими знаками або фірмовими найменуваннями, які відомі в Україні і на­лежать іншим особам (наприклад, Рапазопіх або Рапазіопіс замість Рапазопіс, 8шігпоу замість Зтітоїї*, Асіесіаз, АЬіЬаз або Вісіасз замість Асіісіаз, Р&М замість Ь&М, Иеесаїе замість ІЧезсаїе, РапГа замість Рапіа, Адміральське замість Адміралтейське, Веі-а-тесі замість Віепсі-а-тесі, РЕР8! замість РЕР8І). Використання імітуючих позначень, пору­шуючи право інтелектуальної власності на знак для товарів чи послуг, за наявності спричиненої матеріальної шкоди у відповідному розмірі, має кваліфікуватись за ст. 229.

Використання знака для товарів чи послуг може набувати вигляду внесення його як внеску до статутного фонду суб’єкта господарювання. Не слід розцінювати як викорис­тання права на фірму випадки, коли фірмове найменування конкретного суб’єкта гос­подарювання згадується у різноманітних рейтингах, аналізах ринку товарів чи послуг, узагальненнях судової практики тощо.

Незаконним є передусім таке використання знака для товару чи послуги, яке здійс­нюється без дозволу на те власника свідоцтва на знак. При цьому слід враховувати, що власник має право дати будь-якій особі дозвіл на використання знака на підставі ліцен­зійного договору. Останній повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не може бути нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Умисне недотримання ліцензіатом вказаної вимоги законодавства щодо якості товарів чи послуг за умови спричинення відповідної матеріальної шкоди утво­рює розглядуваний склад злочину.

Незаконність використання знака потрібно вбачати і в разі, коли особа, здійснюючи посередницьку діяльність, без укладення договору з виробником товарів або особою, що надає послуги, використовує знак зазначених осіб поряд із своїм знаком.

Також незаконним слід вважати використання знака без дозволу тієї особи, яка ли­ше подала заявку для проведення внутрішньодержавної або міжнародної реєстрації знака і поки що відповідний документ не отримала.

Вирішуючи питання про незаконність використання знака для товарів чи послуг, слід враховувати, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам викорис­товувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування іншими особами своїх імен чи адрес. У подібних випадках підстав для застосування ст. 229 не вбачається.

Кримінально караним порушенням права на знак для товарів чи послуг слід визна­вати дії того власника свідоцтва на знак, який без згоди решти власників свідоцтва видав ліцензію або передав право власності на знак іншій особі. Дії того, хто у розгля­дуваній ситуації став власником права на знак або ліцензіатом, можуть кваліфікуватись за ст. 229 як незаконне використання знака за умови спричинення матеріальної шкоди у значному, великому чи особливо великому розмірі та усвідомлення особою тієї обста­вини, що вона отримала дозвіл на використання знака або стала його власником без належної згоди всіх власників свідоцтва на знак.

Порушенням права на знак для товарів чи послуг у плані відповідальності за ст. 229 є використання знака без згоди власника свідоцтва у доменних іменах, а також пося­гання на право власника відповідного свідоцтва проставляти поряд із знаком попере­джувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстрований в Україні. Попе­реджувальне маркування може набувати вигляду позначення типу М, ТМ, Яе§.ТМ, зірочки, великої латинської літери К, обведеної колом, тощо.

Обсяг правової охорони, яка надається, визначається наведеними у свідоцтві зобра­женням знака і переліком товарів та послуг, у зв’язку з чим використання знака без зго­ди його власника не завжди має розцінюватись як незаконне з погляду кваліфікації дій за ст. 229. Водночас незаконність використання може вбачатись у разі застосування добре відомих знаків (наприклад, Соса-Соїа, ЗОКУ, МсОопаШ’з, МіІзиЬізЬі, Рогсі, ВМ^, МІСГО50Й) на товарах і послугах, що не споріднені з тими, для яких знак у встановленому порядку визнано добре відомим в Україні. Тобто правова охорона у цьому випадку на­дається не за чітко зазначеними переліками товарів або послуг. З урахуванням ризику змішування у свідомості споживачів різних товарів і послуг стосовно їх походження права на так звані знамениті бренди можуть бути порушені, якщо ці знаки використо­вуються навіть у неконкурентних сферах, стосовно неоднорідних товарів і послуг.

Використання фірмового найменування є незаконним у разі, коли воно здійснюєть­ся без дозволу уповноваженої особи, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання, який має пріоритет на використання цього найменування.

Чинний ЦК не містить заборони на реєстрацію таких найменувань юридичних осіб, які є подібними до вже зареєстрованих настільки, що їх можна сплутати, і які здатні ввести в оману споживача. Правова охорона надається правовласнику виключно проти використання іншою особою однакового (тотожного) комерційного (фірмового) на­йменування. У зв’язку з цим використання особою подібного фірмового найменування, що призводить до змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання, не визна­ється кримінально караним порушенням права на фірмове найменування і може роз­глядатись як господарське правопорушення (недобросовісна конкуренція) - неправомір­не використання позначення. При цьому використання у фірмовому найменуванні влас­ного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо до власного імені додається який-небудь відмітний елемент, який виключає змішування з діяльністю ін­шого суб’єкта господарювання.

З моменту набрання чинності ЦК 2003 р. особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони вироб­ляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються. Тому висновок про наяв­ність чи відсутність розглядуваного складу злочину потрібно робити у кожному кон­кретному випадку з урахуванням того, чи був умисел особи спрямований на введення в оману контрагентів і споживачів продукції носія фірмового найменування, на те, щоб у власних інтересах скористатись усталеною позитивною діловою репутацією іншого суб’єкта господарювання.

Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження то­вару визнається: 1) нанесення його на товар або на етикетку; 2) нанесення на упаковку товару, застосування у рекламі; 3) запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Воно визнається незаконним у таких випадках: 1) використання здійснюється осо­бою, яка не має свідоцтва про право на його використання; 2) зазначення використову­ється, хоч товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця (навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», «імітація» тощо); 3) використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також тоді, коли використання щодо неоднорідних товарів завдає шкоди репутації зареєстро­ваного зазначення або є неправомірним використанням його репутації; 4) використання як видової назви.

Злочин вважається закінченим з моменту заподіяння матеріальної шкоди у значно­му розмірі (див. примітку до ст. 229). Матеріальна шкода у даному разі включає як пряму дійсну шкоду, так і упущену (втрачену) вигоду. Структурно матеріальна шкода включає в себе, зокрема, суми коштів, які суб’єкт права на знак для товарів чи послуг, фірмове найменування або кваліфіковане зазначення походження товару: 1) витратив (повинен витратити) для відновлення свого порушеного права; 2) одержав би від особи, яка порушила його право на відповідний об’єкт права інтелектуальної власності, у разі використання або надання ліцензії на використання такого права у передбаченому за­конодавством порядку. При визначенні розміру заподіяної матеріальної шкоди може братись до уваги затверджений КМ Національний стандарт «Оцінка майнових прав ін­телектуальної власності». Втрачена вигода може бути спричинена тим, що винна особа, незаконно використовуючи чужий знак, розширює сферу збуту своєї продукції і тим самим послаблює на ринку попит на оригінальні товари, які виробляються та реалізу­ються власником знака на товар. Заподіяння шкоди діловій репутації суб’єкта господа­рювання (наприклад, знаки нерідко незаконно використовуються на товарах значно нижчої якості, що викликає у споживачів негативне ставлення і до товарів, позначених справжніми знаками) також може братись до уваги при визначенні розміру заподіяної цим злочином шкоди - як показник зменшення вартості гудвілу. Це - нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підпри­ємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає вна­слідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку това­рів (робіт, послуг), нових технологій тощо.

Незаконне використання фірмового найменування, знака для товарів чи послуг або кваліфікованого зазначення походження товару, а так само інше умисне порушення прав на ці об’єкти, яке не було пов’язане із заподіянням шкоди у значному, великому чи особливо великому розмірі, тягне адміністративну відповідальність (ст. 51-2, ч. 1 ст. 164-3 КАП).

Розглядуваний злочин може утворювати сукупність з іншими кримінально карани­ми посяганнями, передбаченими, зокрема, статтями 202, 203, 204, 216, 225, 227. У тих випадках, коли знак для товарів чи послуг завдяки творчості, виявленій при його ство­ренні, є оригінальним твором мистецтва, що виключає можливість його об’єктивного збігу (без копіювання) з іншими знаками (наприклад, певна музична мелодія, малюнок або скульптурне зображення), дії особи, яка незаконно використовує такий знак, за на­явності до цього підстав можуть кваліфікуватись за сукупністю злочинів, передбачених статтями 176, 229.

4. Суб’єкт, суб’єктивна сторона і кваліфіковані види цього злочину є аналогіч­ними з суб’єктом, суб’єктивною стороною і кваліфікованими видами злочину, передба­ченого ст. 176 (див. коментар до цієї статті).

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. Діє на території України на підставі Закону від 12 вересня 1991 р. «Про правонаступництво України»; СРСР приєд­нався до цієї Конвенції відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 8 березня 1965р. N9 148.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. С чинною для України на підставі Закону від 10 грудня 1991 р. «Про дію міжнародних договорів на території України»; з 1 липня 1976 р — дати набрання Угодою чинності для СРСР вона була обов 'язковою для СРСР відносно всієї його території

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 р. Україна приєдналась до Протоколу відповідно до Закону від 1 червня 2000 р.

Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957р. Україна приєдналась до Угоди на підставі Закону від 1 червня 2000р.

Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994р. Ратифікований Україною