4.8. Набуття розрізняльної здатності

У разі, якщо на дату подання заявки позначення знака не мало розрізняльної здатності, таке позначення може бути зареєстровано як знак, якщо заявником будуть надані документи, які підтверджують, що позначення набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання до дати подання заявки.

Такі документи можуть містити відомості, зокрема про:

1) обсяги продажу товарів, обсяг послуг, прибуток, отриманий від надання послуг;

2) тривалість використання позначення до дати подання заявки;

3) географічні регіони продажу товарів або надання послуг;

4) обсяг реклами з зображенням знака;

5) ступінь інформованості споживача про взаємозв‘язок знака з заявником (власником) шляхом надання результатів опитування, свідчень споживачів, в тому числі підприємств роздрібної торгівлі тощо.

Використання або будь-яке просування позначення як знака, може підтверджуватися відомостями про:

• види маркування товарів і/або застосування при наданні послуг;

• експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних;

• комерційне використання позначення в мережі Інтернет;

• заходи щодо просування позначення.

Рекламування позначення може підтверджуватися, зокрема відомостями про:

• способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;

• кількість споживачів такої реклами;

• витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу

Інформація про географічні регіони продажу товарів або надання послуг може бути підтверджена документами, що містять факти про реєстрацію та використання знака в Україні та інших країнах.

Ступінь інформованості споживача про взаємозв‘язок позначення (знака) з заявником (власником) може підтверджуватися, зокрема документами, що містять факти про інформованість щодо позначення в доречному колі споживачів. Такими документами, зокрема можуть бути результати опитування з питання відомості позначення як знака в Україні. Результати опитування доречного кола споживачів і фахівців, включаючи підприємства роздрібної торгівлі, мають дати відповіді на такі, принаймні, питання:

• чи сприймається споживачами таке позначення як знак для товарів і послуг;

• чи асоціюється у свідомості споживача таке позначення з товарами або послугами, для яких воно призначено тощо.

Для визначення того, чи набуло позначення розрізняльної здатності, мають бути враховані всі обставини, особливо тривалість використання знака.

Для визначення того, чи є заявлене позначення оманливим або таким, що може ввести в оману, експерт повинен проаналізувати смислове значення кожного елемента, що входить до складу позначення.

Під час проведення експертизи експерт повинен поставити наступні питання:

• чи є позначення або його елементи описовими відносно властивостей або інших якісних характеристик товару або характеру послуги;

• чи оманливо описує позначення або його елементи властивості або інші якісні характеристики товару або характер послуги;

• чи може суттєво вплинути оманливий опис властивостей або інших якісних характеристик товару або характеру послуги на рішення потенційного споживача щодо купівлі товару або користування послугою;

• чи може потенційний споживач однозначно сприйняти, що позначення або його елементи є такими, що описують товар або послугу оманливо;

• чи може позначення або його елементи викликати у потенційного споживача асоціативне уявлення про властивості або інші якісні характеристики товару або характер послуги і чи є таке уявлення правдоподібним;

• чи є зв‘язок між позначенням або його елементами (географічною назвою або зображенням відомого місця, архітектурними об‘єктами або зображенням людини у національному костюмі певної країни) та місцезнаходженням заявника.

Якщо встановлено, що позначення або його елементи містять відомості або дані, що є описовими, і ці відомості або дані однозначно і буквально сприймаються як неправдиві, то таке позначення вважається оманливим.

У разі, якщо встановлено, що позначення або його елементи можуть викликати у споживача асоціації с товаром або послугою, проте насправді ці асоціації є оманливими, хоча і правдоподібними, то у такому випадку позначення вважається таким, що може ввести в оману.

Наприклад, якщо позначення, або його елемент містить географічну назву або зображення відомого місця, архітектурних об‘єктів або зображень людини у національному костюмі певної країни, експерт має з‘ясувати, чи може таке позначення або такий елемент сприйматися як зазначення на місцезнаходження заявника, що виробляє товари або надає послуги.

У разі, якщо встановлено, що такі асоціації є нереальними, тобто у відношенні до товару, послуги або заявника таке позначення або його елемент є фантазійними, позначення в цілому не вважається оманливим і не вважається таким, що може ввести в оману. До таких позначень можуть бути віднесені, наприклад, заявлені українським заявником позначення “АРКТИКА” для товару – молочні коктейлі, “North pole” для товару – жувальні гумки, позначення “Єгипетські піраміди” із стилізованим зображенням піраміди для товару – дитячі конструктори тощо.

Якщо географічна назва або зображення відомого місця або об‘єкту не є місцем, що вказує на місцезнаходження заявника певної країни, який виробляє товари або надає послуги, проте може сприйматися як таке, позначення визнається таким, що може ввести в оману. Наприклад, позначення з стилізованим зображенням статуї свободи, заявлене заявником з Бразилії або позначення “Хрещатик”, заявлене російським заявником для товару - сигарети.

Під час проведення експертизи з метою виявлення оманливих позначень або таких, що можуть ввести в оману, використовується інформація, що міститься у тлумачних, енциклопедичних, спеціальних довідниках тощо.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо). Така можливість введення в оману споживача встановлюється під час проведення експертизи за результатами пошуку відповідних позначень (знаків).