4.7. Задачі кваліфікаційної експертизи

Під час кваліфікаційної експертизи заявки:

1) заявлене позначення досліджується на відповідність умовам надання правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 Закону,

2) заявлене позначення досліджується на наявність підстав для відмови в наданні правової охорони, що встановлені статтею 6 Закону;

3) розглядаються заперечення будь-яких осіб проти заявки, що передбачене пунктом 8 статті 10 Закону щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони

Відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки на знак для товарів і послуг. (пріоритет)

Під час перевірки на відповідність умовам надання правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 заявлене позначення досліджується на:

а) наявність у ньому антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій;

б) належність позначення до позначень порнографічного характеру, наявність у ньому лозунгів антигуманного характеру, слів та зображень непристойного змісту, нецензурних слів та виразів тощо.

Під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 6 Закону заявлене позначення досліджується на наявність в ньому зображень:

а) державних гербів, прапорів та інших державних символів (емблем); офіційних назв держав;

б) емблем, абревіатур, скорочених або повних найменувань міжнародних міжурядових організацій;

в) офіційних контрольних, гарантійних та пробірних клейм, печаток;

г) нагород та інших відзнак,

або їх імітації (спотворення).

Відповідно до статті 6-ter Паризької конвенції про охорону промислової власності забороняється використання як торговельних марок або як їх елементів гербів, прапорів, інших державних символів, абревіатур, скорочених чи повних найменувань міжнародних міжурядових організацій без дозволу компетентного органу держав або цих організацій. Положення цієї статті враховані в Законі України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

На виконання вимог зазначеної статті Міжнародне бюро Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ) регулярно повідомляє національні Відомства щодо символіки, про охорону якої відповідні держави чи організації заявили до Міжнародного бюро. Міжнародним бюро ВОІВ, крім паперового носія, створена електронна версія інформаційно-пошукового фонду для дотримання положень статті 6-ter Паризької конвенції. До цього фонду включені також офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інших відзнаки, про охорону яких повідомлено через Міжнародне бюро ВОІВ.

Цей фонд використовується Укрпатентном під час проведення експертизи по суті, а саме під час дослідження заявленого позначення на наявність підстав, встановлених пунктом 1 статті 6 Закону.

У разі, якщо такі зображення включені до заявленого позначення як елементи, то заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання згоди або дозволу відповідного компетентного органу держави або організації, або їх власників на таке використання.

Як правило, дозволи на використання державних символів або назв уповноважені надавати вищі органи влади держави, символіка якої використовується. Наприклад, видавати дозвіл на використання державної символіки Російської Федерації має лише президент.

Дозволи на використання символіки міжнародних організацій надаються цими організаціями в особі їх уповноважених органів. Наприклад, дозволи на використання назви та емблем Організації Об‘єднаних націй надає її Управління з правових питань, дозволи на використання олімпійського символу, прапору, девізу та гімну видає Виконком Міжнародного Олімпійського Комітету згідно з Олімпійською Хартією, дозвіл на використання європейського прапору та емблеми надається Радою Європи.

Компетентним органом щодо назви держави Україна є Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційні назви держави „Україна”, до знака для товарів і послуг.

Якщо заявлене позначення містить як елемент офіційну назву держави „Україна”, написану літерами української та/або будь-якої іншої абетки, та/або міжнародний код України "UA", (визначений згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом Всесвітньої організації інтелектуальної власності ST.3), то заявнику надсилається повідомлення про необхідність надання згоди Комісії на використання у заявленому позначенні офіційної назви держави „Україна”.

Умови надання згоди, порядок подання та розгляду клопотань заявників про внесення позначення, що містить офіційну назву держави „Україна”, до знака для товарів і послуг визначені Правилами погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави „Україна”, до знака для товарів і послуг, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 12.05.2004 за № 385.

Якщо заявником буде надано дозвіл або згоду відповідного компетентного органу держави або організації, або їх власників, такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються. Така правова оговорка (дискламація) застосовується практично у всіх законах і є нормою міжнародного права щодо торговельних марок.

Дискламація застосовується та допускається у разі, якщо до складу заявленого на реєстрацію позначення включені неохороноздатні елементи, які окремо не можуть бути зареєстровані як знаки, оскільки не відповідають „абсолютним критеріям” охороноздатності”, тобто які мають підстави для відмови в реєстрації, встановлені пунктами1 та 2 статті 6 Закону.

На такі позначення, як такі, не може бути виключного права власності. Проте, такі позначення можуть бути елементами знаків різних осіб, якщо в цілому ці знаки не схожі настільки, що їх можна сплутати.

Дискламація не допускається, якщо неохороноздатні елементи є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до статті 20 Конституції України опис державних символів України (Державного Прапору, Державного Гербу, Державного Гімну) та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

У зв‘язку з відсутністю такого закону в Україні не дозволяється використання державних символів інше, ніж встановлене Постановою Верховної Ради України „Про Державний герб України” від 19 лютого 1992 року № 2137-ХІІ та статтею 2 Закону України „Про Державний Гімн України” від 6 березня 2003 року № 602-ІV.

Тобто, якщо заявлене позначення складається виключно з зображень державних символів України в сенсі статті 20 Конституції України, або містить такі зображення у своєму складі як елементи, то таке позначення не може бути зареєстровано як знак на підставі пункту 1 статті 6 Закону.

Під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 2 статті 6 Закону заявлене позначення досліджується на наявність в ньому позначень, що:

а) не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

До позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться позначення, які не відповідають визначенню знака відповідно до статті 1 Закону, зокрема:

• позначення, що складаються лише з одного елемента, занадто простого та часто вживаного;

• позначення, які є надмірно стилізованими, або навпаки занадто складними за композицією;

• позначення, що є словесними позначеннями загально мовного фонду і, які часто використовуються у складі знака, такі як – „International” (міжнародний), „General”, „Special” тощо;

• позначення, що є загальновживаними скороченнями, або складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

• складаються лише з позначень чи даних, що є описовими;

• складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду тощо.

У разі якщо заявлене позначення складається лише з одного елемента, занадто простого та часто вживаного позначення, наприклад, з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання, або якщо заявлене позначення є надмірно стилізованим, яке не здатне вирізнити товар (послугу) однієї особи серед інших тощо, то експерт повинен дослідити, принаймі:

1) перелік товарів і/або послуг, щодо яких заявлено позначення, з метою визначення чи не є позначення, що складається з літер та/або цифр, для цих товарів чи послуг одиницею виміру ваги, розміру, об‘єму, кількості, габаритів, артикулів, номерів стандартів тощо;

2) можливий спосіб використання такого позначення для цих товарів чи послуг, місце розташування, масштаб знака у відношенні до розмірів товару, спосіб нанесення (друкування, тиснення, клейове чи механічне кріплення знака на товарі, штамповка, вишивка тощо);

3) чи можна прочитати чи промовити заявлене сполучення літер і чи не виникають складнощі під час його вимови.

Таке дослідження дасть змогу експерту встановити ступень розрізняльної здатності заявленого позначення щодо заявлених товарів чи послуг.

Наприклад, позначення „4 you” відтворене вишивкою на тканині, з якої виготовлено чоловічі чи жіночі трикотажні вироби, має, через своє звучання, певну емоційну насиченість і стає модним елементом виробу, який добре запам‘ятовується і набуває розрізняльної здатності.

У разі якщо заявлене позначення є занадто складним за композицією, необхідно з‘ясувати чи можна у такому позначенні виділити його зміст, зрозумілий (вразливий) для фізіологічних можливостей (наприклад, зорового сприйняття) людини сприймати зображення; чи не ускладнює загальне (перше) зорове сприйняття позначення як знака таке навантаження елементів у його складі.

Для визначення того чи є заявлене позначення, або його елементи загальновживаним скороченням чи символами необхідно, принаймні:

1) встановити до якої галузі господарства, науки чи виду діяльності належить товар (послуга), щодо якого (якої) це позначення заявлене на реєстрацію чи використовується;

2) визначити стандарти, які встановлені для скорочень слів у цій галузі чи щодо цього виду діяльності;

3) проаналізувати такі стандарти і встановити, чи внесене позначення, яке досліджується до цих стандартів.

Якщо спеціальні стандарти (галузеві) відсутні, інформаційно-пошуковою базою можуть бути, зокрема галузеві або загальні термінологічні або тлумачні словники, енциклопедії, довідники.

Для визначення того чи є заявлене позначення терміном необхідно, принаймні:

1) встановити до якої галузі науки та господарства (виду діяльності) належить товар (послуга), щодо якого (якої) це позначення заявлене на реєстрацію чи використовується;

2) визначити офіційні інформаційні джерела, які доступні для використання в Україні і, які складають понятійний термінологічний апарат цієї галузі науки та господарства (виду діяльності).

3) проаналізувати відібрані інформаційні джерела і встановити, чи внесене до них позначення, яке досліджується.

Такими джерелами, зокрема можуть бути: „Англо-русский словарь валютно-кредитных терминов”; „Толковый словарь офтальмологических терминов”; „Большой англо-русский политехнический словарь: 200000 терминов”; „Большой экономический словарь: 25000 терминов”.

У разі, якщо експерт має підстави вважати, що заявлене позначення є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, він повинен дослідити інформаційно базу Укрпатенту, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Інформаційними джерелами для визначення видових позначень товарів (послуг) може бути Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів та Українська класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності, Українські класифікації видів економічної діяльності та товарів, які базуються на Гармонізованій системі опису та кодування товарів, а також інші відповідні офіційні видання (довідники, словники та енциклопедії).

Під час проведення експертизи по суті позначення, що заявлене на реєстрацію для товарів 5 класу МКТП – „фармацевтичні препарати” обов‘язково перевіряється чи не належить це позначення до „Міжнародних неприватних найменувань фармацевтичних субстанцій” (International Nonpropertierty Names for Pharmaceutical Substances (INN)). Перелік таких найменувань складає інформаційно-пошуковий фонд, що створюється Всесвітньою Організацією Охорони Здоров‘я і постійно поповнюється через Постійне представництво України в ООН. До таких найменувань відносяться найменування життєво важливих субстанцій чи препаратів таких як, наприклад, „інсулін”, які повинні бути доступними і не мати додаткових перешкод для їх реалізації.

Словесне позначення, зазначене в офіційних виданнях як позначення певного товару чи послуги, може враховуватись для визначення, чи є воно видовим позначенням товару чи послуги, лише за відсутності для такого товару чи послуги іншої, ніж це позначення назви в зазначених офіційних виданнях, та за умови, що це позначення внесено до довідників, словників та енциклопедій добросовісно, тобто без порушення прав на нього певних осіб.

Наприклад, позначення „корвалдін” внесено до довідника лікарських препаратів „Компендіум” з позначкою „R”, що свідчить про дотримання прав на цей знак його власника і добросовісне внесення до довідника. Таке позначення не може бути визнано загальновживаним як позначення товарів певного виду.

Під час дослідження заявленого позначення щодо наявності у його складі описових елементів воно обов‘язково розглядається як єдине ціле, тобто позначення не може бути поділено і його окремі елементи не можуть бути досліджені (кожний окремо) на наявність описового характеру.

Позначення буде вважатися описовим, якщо воно як єдине ціле описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Тобто, має бути визначений загальний рівень (ступень) описовості.

При цьому експерт не повинен використовувати свою уяву для визначення, зокрема виду товару (послуги) або характеристики товару (послуги) тобто, перше зорове сприйняття знака не повинно залишати сумнівів, що знак вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака експерту необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

Питання, яке має поставити експерт, є:

„чи є зрозумілим пересічному споживачу термін, який описує товари або послуги заявника”;

чи є загальним все те, що описано для всіх схожих (ідентичних та споріднених) товарів і/або послуг незалежно від джерела походження.

Експерт повинен дослідити товари і/або послуги, для яких заявляється позначення з урахуванням способу, у який може використовуватися знак щодо цих товарів (послуг), і від якого залежить виразність, з метою з‘ясування ступеню його впливу на споживача.

Під час встановлення чи є позначення описовим використовуються, зокрема словники, бази даних, галузеві довідники, стандарти, спеціальна література.

Позначення, що не мають розрізняльної здатності можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються (тобто можуть бути дискламовані), якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

З метою роз‘яснення змісту терміну „домінуюче положення” з‘ясуємо тлумачення цих термінів. Відповідно до Нового тлумачного словника української мови. – К.:Видавництво „Аконт”, 1998.- Том. 1, Том. 3):

„домінувати – мати перевагу, панувати, бути основним, головним; переважати, превалювати;

положення – місцезнаходження кого-, чого-небудь у просторі; певне становище, зумовлене відповідними обставинами.”

Узагальнюючи наведені поняття, під домінуючим положенням елемента у складі знака слід розуміти превалююче просторове розташування такого елемента у площині зображення знака, а також головне (основне) смислове навантаження такого елемента, його переважний вплив на зорове та/або фонетичне сприйняття знака в цілому.

Домінуюче положення певного елемента в зображенні знака може визначатися, зокрема такими факторами або їх сукупністю:

• геометричним розміром елемента;

• місцем розташування елемента у площині зображення знака;

• смисловим навантаженням елемента;

• впливом елемента на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому.