7.3.2. Експертиза міжнародної заявки в Україні

Розгляд міжнародної заявки на національному етапі відбувається відповідно до національного законодавства тієї країни, на території якої витребують охорону. В Україні розгляд таких заявок проводиться відповідно до ст. 14 Закону, а особливості експертизи регламентує п. 11.3 Правил розгляду. Варто зазначити, що останні прямо не розділяють експертизу міжнародної заявки на формальну і експертизу по суті, а в цьому пункті лише указується, що "міжнародна заявка розглядається в порядку, передбаченому цими Правилами".

В Україні для заявок, поданих за національною процедурою, встановлюється дата подачі заявки, для чого достатньо (ст. 13 Закону) подати в довільній формі заяву про видачу патенту, навести відомості про заявника, подати матеріал, який зовнішньо нагадує опис, сплатити відповідний збір. Після цього проводиться, відповідно до п. 9 ст. 16 Закону, формальна експертиза. Ст.1 Закону визначає формальну експертизу (експертизу за формальними ознаками) як "експертизу, в процесі якої встановлюється приналежність зазначеного в заявці об’єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам". Проведення формальної експертизи заявок, поданих за національною процедурою (у тому числі й іноземними особами), детально описане в п. З Правил розгляду. Для національних заявок правила оформлення і розгляду визначені тільки національними нормативно-правовими актами. Як вже указувалося вище, вони розроблені на підставі Закону і враховують конкретні умови і особливості виконання його норм. І якщо заявник або його повноважний представник (патентний повірений) подає до Укрпатенту матеріали заявки, які не задовольняють вимогам Правил, то він порушує вимоги п. 1-3 ст. 6, ст. 12, Закону, а також, якщо заявка подана через патентного повіреного - п. 16 Правил складання.

Оскільки положення Договору є вищими за статусом, ніж вимоги національного законодавства, розглянемо, вимоги Договору до форми і змісту міжнародних заявок на національній фазі.

Ст. 26 Договору передбачає надання вибраними відомствами заявнику можливості виправити матеріали заявки, якщо вони не відповідають вимогам Договору та Інструкції (тобто, якщо Одержуюче відомство пропустилося помилки). Виправлення вносяться таким же чином, як і до національних заявок в такій же ситуації. П.1 ст. 27 Договору чітко затверджує, що національні законодавства не можуть висувати інших або додаткових вимог щодо форми або змісту міжнародної заявки окрім тих, які передбачені Договором та Інструкцією. В той же час визначено ряд допустимих вимог до форми або змісту міжнародної заявки, які може поставити національне законодавство після початку розгляду заявки у вибраному відомстві. Так, п.2 ст.7 дозволяє вибраному відомству вимагати надання в певний термін креслення, якщо характер винаходу допускає ілюстрацію у вигляді креслень. Крім того, п. 2 ст. 27 дозволяє національному законодавству вимагати:

• згадування імені посадовця, уповноваженого представляти заявника, що є юридичною особою;

• надання документів, які не є частиною міжнародної заявки, але служать доказом підтвердження заяв, наведених в цій заявці, включаючи підтвердження міжнародної заявки підписом заявника в тих випадках, коли заявка при подачі була підписана його представником або агентом національних заявок.

Відповідно до п. 5 ст.27 Договір на етапі національної процедури дозволяє будь-якій Договірній державі застосовувати критерії свого законодавства, які стосуються рівня техніки та інших умов патентоздатності. Але в той же час відзначає, що це не стосується вимог до форми і змісту заявок. Національне законодавство може вимагати, відповідно до п.6 ст.27 Договору, від заявника доказів всього того, що стосується будь-яких матеріально-правових умов, встановлених цим законодавством. Тобто для міжнародних заявок п.19 Правил розгляду, а отже, і вимоги п.6-9 Правил, повинні тлумачитися і застосовуватися, виходячи саме з цих позицій. Зокрема, при перевірці винаходу на відповідність умовам патентоздатності експертиза має право, при необхідності, вимагати від заявника надання відомостей, які стосуються суті об’єкта,що заявляється.

Визначимося, які саме вимоги національних нормативно-правових документів є правомірними щодо міжнародної заявки, беручи до уваги ст.4 Закону. Вона регламентує застосування правил міжнародного договору України у тоді, коли ним встановлені інші правила, ніж ті, які передбачені законодавством України. Якщо провести порівняльний аналіз вимог Договору і нормативно-правових актів України до форми і змісту документів заявки на винахід, ст.ст. 3-7 Договору і правила 5-11 Інструкції, які стосуються вимог до суті винаходу, формули винаходу, креслень і реферату міжнародної заявки, можна дійти до висновку, що, по суті, вони співпадають із вимогами, визначеними національним законодавством України і не вступають з ними у протиріччя. Інструкція, наприклад, містить достатньо ліберальні вимоги «до безпосереднього зазначення задачі і технічного результату: заявлений винахід має бути розкритий так, щоб можна було "зрозуміти технічну задачу (навіть якщо вона не висловлена чітко як така) та її вирішення". В описі також повинен бути розкритий позитивний ефект винаходу з посиланням на попередній рівень техніки, але указувати причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак винаходу і технічним результатом, як того вимагають національні Правила, не обов'язково. В описі, відповідно до цього правила Інструкції, має бути висвітлений щонайменше кращий з варіантів здійснення заявленого винаходу. Це правило містить також побажання надавати заголовок кожному розділу опису. Крім того, Інструкція не висуває ніяких вимог до послідовності посилань в тексті опису нумерацій позицій креслень.

Правило 6 Інструкції стосується вимог щодо формули винаходу і, на відміну від Правил, приписує в основному формальні вимоги до складання формули винаходу. Зазначене правило не містить ніяких вимог до особливостей складання формули винаходу залежно від виду об’єкта (спосіб, речовина або пристрій). Національні Правила також не передбачають жорстких вимог щодо застосування ознак для характеристики об’єкта: наприклад, пристрій має бути охарактеризований, зокрема, ознаками відповідно до п. 10.1 Правил (наявність конструктивних елементів, наявність зв'язків між ними, форма виконання елементів, параметри та інші характеристики елементів, матеріал, з якого виготовлені елементи). Не припускається характеристика пристрою в динаміці. Особливості складання формули винаходу на "речовину" (п.11 Правил) для індивідуальної сполуки передбачають обов'язкову вказівку її призначення. Не допускають Правила і використання ознак, які характеризують різні об'єкти, для характеристики одного об’єкта.

Ще одна з відмінностей полягає в тім, що відповідно до цього правила Інструкції бажано, щоб технічні ознаки у формулі винаходу супроводжувалися посиланням на нумерацію позицій креслень. До речі, в рефераті також допустимі посилання на позиції. Ще одна відмінність стосується принципу складання формули винаходу, який передбачає складання формули як із розділенням на обмежувальну і відрізняльну частини, так і без такого розділення, тобто так званий "американський" тип формули. Правило 6.3 (b) "Принцип складання формули" говорить: "У випадках, коли це доцільно, формула містить частину, де відзначені ті технічні ознаки винаходу, які необхідні для визначення об’єкта, що заявляється, але які в сукупності є частиною попереднього рівня техніки" (підпункт (і), і "відрізняльну частину, яка починається словами "який відрізняється тим, що", "який характеризується тим, що", "удосконалення якого полягає в тому, що" або будь-якими іншими аналогічними словами, і яка конкретно указує технічні ознаки, на які в сукупності з ознаками, наведеними в підпункті (і), проситься охорона" (підпункт (іі). Якщо національне законодавство вибраної держави не вимагає розділення формули на обмежувальну і відрізняльну частини, то недотримання пункту (ь) цього Правила не буде мати наслідків у цій державі, якщо фактично застосований принцип складання формули задовольняє вимоги національного законодавства цієї держави. Підпис заявника (повіреного) під описом і формулою не потрібен, п. п.6.9 і 7.4 Правил вимагають підпису заявника під цими документами.

Правило 11 Інструкції "Вимоги до оформлення міжнародної заявки" містить, зокрема вимоги до якості текстового матеріалу і креслень, які в цілому аналогічні національним вимогам. Основна розбіжність, яка призводить до великої кількості запитів від експертизи, це нумерація позицій. Інструкція не висуває ніяких вимог до вигляду і порядку нумерації позицій на кресленнях і згадування їх в описі, і тому в міжнародній заявці ми часто бачимо нумерацію елементів, яка починається із цифри 100.

Отже, можна стверджувати, що проведення експертизи по суті міжнародної заявки, складеної відповідно до положень правил 5-8 Інструкції, навіть із невідповідністю деяким формальним вимогам національних Правил, є можливим, хоча це пов'язано із певними незручностями і додатковими витратами часу для експерта, який звик до певної форми і порядку викладу матеріалів заявки. Як уже вказувалося раніше, національні Правила містять широкий спектр вимог до заявки і включають як формальні вимоги, так і вимоги, які стосуються суті винаходу. Ураховуючи це, а також те, що правила складання міжнародної заявки і правила складання національної заявки є подібними, можна констатувати, що вимоги Правил є обов'язковими для заявників в частині, яка стосується розкриття і розуміння суті винаходу. Крім того, варто зазначити, що часто трудність для експертизи пов'язана із незадовільною якістю матеріалів, які надходять до Укрпатенту, що, до речі, суперечить і вимогам Інструкції. Експертиза не може ігнорувати, наприклад, такі формальні вимоги, які містяться в п. З Правил "Оформлення документів заявки": якщо текст поданої заявки або креслення є нечіткими, або не виконано вимогу пунктів "Підпису", якщо заява не підписана заявником або його уповноваженим представником. Проте, безумовно, основним критерієм можливості проведення експертизи міжнародної заявки є те, чи є порушення національних формальних вимог перешкодою для визначення відповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності, чи ні.