§ 2. Право на торговельну марку

В новому ЦК України пропонується саме така назва знака для товарів та послуг, яку ми найчастіше називали товарним знаком. Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" знаком визнається таке позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб, а відповідно до ст.494 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) Іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні

Правові засоби Індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг

Значення торговельної марки. В умовах ринкової економіки Істотно 5 тає значення знаків для розрізнення одних і тих самих товарів, що виробляю різними виробниками, чи послуг, що надаються різними особами. При пер щенні виробництва товарів і надання послуг над попитом споживачів гостр стає питання певної індивідуалізації їх. Товари і послуги, що виробляються даються) різними підприємцями, завжди відрізняються характеристик ознаками, якістю тощо. Споживач повинен точно знати, хто виробник тог іншого товару, хто надає ті чи інші послуги, чим характеризується той чи іь товар (послуги), який товар вигідніше придбати, які послуги відзначаютьсі їдою якістю тощо. Тут споживачеві допомагають знаки для товарів ї послуг торговельні марки.

Товарний знак — це знак, який допомагає відрізнити продукт одного пц ємства від такого самого продукту іншого. Продукт у цьому разі вживаєте значенні товар, тобто все, що продається. Цей товар повинен мати розпізна ний знак, аби покупець міг вибрати потрібний товар серед подібних. Такий і істотно спрощується, якщо продукт позначений товарними знаками, оскі. знаючи товарні знаки тієї чи іншої фірми, покупець може судити про якіс інші характеристики товару. Товарні знаки, зокрема, мають важливе знач для товарів народного споживання, у тому числі і для тих, які вживаються машньому господарстві. До товарного знака дуже близький знак обслугов ня. Він має своїм призначенням розрізняти сервіс різних підприємств. До се входять, наприклад, надання автомобілів в оренду, організація туристи мандрівок, підготовка різного роду оглядів і т. п. Економічна роль сервісу о німи роками зростає, тому знаки обслуговування набувають дедалі біль значення.

В міжнародній практиці Існують два специфічні види знаків: колективи ки і сертифікатні знаки. Колективний знак належить групі або асоціації пі ємств, і користуватися ним можуть тільки члени цієї групи або асоціації. К тивні знаки служать для позначення характерних властивостей продукті випускаються цими підприємствами, зокрема на відповідність певним ста там якості. Сертифікатні знаки мають те саме призначення, що й колективи користуються ними не тільки члени певної групи або асоціації підприємст: інші підприємства, якщо вони додержуються встановлених вимог.

У світі немає країн, де б не застосовувались товарні знаки і де б вони хищались. Виключне право на використання товарних знаків, як правило, ють шляхом їх реєстрації, але в деяких країнах це виключне право закріплю фактом першого використання знака.

Товарні знаки виконують в основному чотири функції: 1) вирізнення т або послуг серед Інших подібних, що перебувають у цивільному обороті; 2 зівка на походження товару або послуг; 3) вказівка на певну якість товарі) слуг; 4) рекламування даних товару і послуг.

Як уже зазначалося, торговельна марка виокремлює товари і послуп кретного підприємства серед Інших подібних. Це допомагає володільцю мг продажу товару або наданні послуг, а покупцеві — у виборі потрібного і чи послуги серед аналогічних.

Аби це виокремлення маркованого товару чи послуг було ефективнішиї ки мають бути характерними (тобто відрізнятися від назви самого това

92 __ Глава ЗО

фери його застосування) і в той же час різко відрізнятися від знаків, які вико-истовують конкуренти.

Функція вказівки на джерело походження товару чи послуги дуже близька о функції виокремлення. Тут під джерелом мається на увазі не географічна об-асть, а підприємство.

Функція вказівки на певну якість товару чи послуг полягає в тому, що тор-ішельна марка, за загальним правилом і традицією, що склалася, повинен вка-увати на якість товару чи послуг, які у споживача не викликають сумніву, тоб-з такий знак вказує на високу якість та Інші позитивні характеристики товару и послуг.

Функція рекламування є також однією з основних функцій марки. Внаслідок з'язку між товаром (послугами) і законом останній дає суспільству інформацію ро товари і послуги і цим самим допомагає володільцям стимулювати і зберігати опит на ці товари і послуги. Отже, марки не повинні вводити в оману спожива-а, використовуватись для фальсифікованої реклами або нечесної конкуренції.

Варто зазначити, що хоч продавці і покупці (споживачі) як учасники ринко-юс відносин є протилежними сторонами, вони однаковою мірою заінтересовані недопущенні фальсифікації торговельних марок. Продавець прагне не допусти-л захоплення його ринку обманним шляхом, споживачеві не хочеться бути об-анутим, щоб при виборі товару він був захищений від підробки.

Розвиток тієї чи іншої країни визначається рядом факторів. Основними є ридбання і освоєння передових технологій, а також заохочення національних адрів до винахідницької та інноваційної діяльності. Успішне поширення і впро-здження нововведень істотно залежить від ситуації, яка складається у галузі ідприємництва. Ефективно діюча система торговельних марок може мати пози-4вний вплив на економічний розвиток країни, допомагаючи створенню у країні іриятливих для підприємництва умов, необхідних для придбання і впроваджен-я передових технологій.

Використання торговельних марок для позначення вироблюваних у країні то-арів і послуг, що надаються, зумовлює необхідність постійно піклуватися про їх исоку якість, про повсякденне підвищення ефективності і раціональності вироб-ицтва продукції. Зростання попиту на високоякісну продукцію і послуги у свою 2ргу зумовлює необхідність розширення виробництва, зайнятості населення тога. Усі ці фактори разом забезпечують рівень добробуту народу в цілому, сти-улюють виробництво сировини, потрібної для задоволення попиту на споживчі звари, що зумовлює поліпшення національного бюджету.

Торговельні марки безпосередньо впливають на технологічний розвиток країн через інновації, необхідні для постійного збереження якості товарів і послуг, акому розвиткові можуть сприяти ліцензії на торговельні марки тощо.

Як зазначалося вище, Україна до цього часу не мала законодавства про тор-вельну марку. Навіть у ЦК УРСР немає згадки про такий цивільно-правовий іститут. Існував лише союзний нормативний акт.

Правове регулювання суспільних відносин, що склалися у процесі створення використання товарних знаків, належало до компетенції колишнього СРСР. Со-зним республікам не дозволялося мати своє законодавство про товарні знаки, 5и вони не набували надмірної незалежності.

Тим часом роль і значення товарних знаків у міжнародній практиці швидко юстали. Вже в 1883 р. фабричні, або товарні, знаки було включено до Паризь-

Правові засоби індивідуалізації учасників товарного оборогу, товарів і послуг 593

кої конвенції про охорону промислової власності як один Із найважливіших об'єктів промислової власності. Пізніше було укладено Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію товарних знаків. Нарешті, 28 жовтня 1994 р. Україна підписала новий міжнародний Договір про закони щодо товарних знаків, який мав забезпечити гармонізацію законодавства у цій сфері і цим самим значно спростити реєстрацію знаків у зарубіжних країнах. Було прийнято ряд міжнародних угод про товарні знаки.

В Україні правова охорона товарних знаків здійснюється Законом " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (від 15 грудня 1993р. №3689-ХН, зі змінами та доповненнями; далі — Закон про товарні знаки). Отже, законодавствс України про товарні знаки перебуває у стадії становлення. Але є його стрижень, навколо якого розвиватиметься інше законодавство про торговельну марку.

Прийняття Закону про товарні знаки, як і прийняття інших законів про промислову власність, є визначною подією у законотворчій діяльності нашої держави. Прийняттям цих законів закладено міцний правовий фундамент у галузі інте лектуальної власності.

Закон України про товарні знаки своїм основним завданням має індивідуалі зацію товарів І послуг певними позначеннями. В умовах ринкової економіки так; індивідуалізація вкрай потрібна, оскільки вона дає змогу товари одного виробни ка чи послуги однієї організації відрізняти від однорідних товарів і послуг інши виробників чи осіб, які надають послуги. Саме цим Закон про товарні знаки від різняється від законодавства про комерційне найменування, завданням якого і індивідуалізація виробників, а не товарів чи послуг.

Закон про товарні знаки за своїм змістом відповідає основним вимогам Все світньої організації інтелектуальної власності. Його функції полягають не тількі в розрізненні товарів і послуг. Знак для товарів і послуг має значно ширше зна чення. Позначення певних товарів чи послуг товарним знаком накладає на йог володільця серйозні зобов'язання, дисциплінує виробника чи особу, що надає пс слуги. Жоден підприємець, який зареєстрував знак на своє ім'я, не ризикуватиме своєю діловою репутацією, виробляючи товари чи надаючи послуги нижче якості порівняно з товарами і послугами своїх конкурентів. В іншому разі йом треба залишити свою підприємницьку діяльність, бо він не витримає конкуренц в умовах ринку. Споживач дуже швидко розбереться у якості товарів чи послу хто їх виробляє чи хто надає послуги. Тому широке впровадження знаків для тс варів і послуг — це шлях істотного підвищення якості продукції у найширшом значенні цього слова. Під якістю товарів слід розуміти широкий спектр якісни характеристик товару, позначеного знаком певного виробника. Це його техні' ний рівень, зовнішній вигляд, якість конструктивного рішення і якість його ві готовлений, мала матеріаломісткість і енергоощадливість та багато інших п; раметрів.

Отже, товарний знак не просто позначення для розрізнення товару одної виробника від однорідного товару іншого. Це один із досить ефективних прав» вих засобів підвищення ефективності технічного рівня самого виробництва, і без належного технічного рівня виробництва виготовити товар, який би вІдпое дав сучасним вимогам, просто неможливо. Це засіб оновлення виробництва, пр ведення його технології до сучасного рівня, засіб істотного підвищення якості в роблюваної продукції чи надання послуг. За допомогою товарного знаї

594 __ Глава ЗО

досягається необхідний споживачеві асортимент товарів чи послуг, бо на ринку попит матиме той товар чи послуга, які потрібні споживачеві.

Закон про товарні знаки істотно відрізняється від законодавства про товарні знаки колишнього СРСР. Положення про товарні знаки колишнього СРСР мало скоріше символічний характер. Позначення за цим Положенням скоріше мали значення загальновживаних символів, а не товарних знаків. Це можна простежити на такому прикладі, як позначення "Київський торт". Важко визначити функціональне призначення цього позначення. У всякому разі ролі товарного знака воно не відігравало. Під цим позначенням міг випускати торти будь-який хлібозавод, і за якість торту виробник ніякої відповідальності не ніс. Таких прикладів можна навести чимало.

Основна позитивна риса нового Закону України про товарні знаки саме і полягає в тому, що за ним товарний знак наділений тими функціями, які він має виконувати, а саме: розрізняти товари одного виробника від подібних товарів чи послуг Іншого виробника чи особи, яка надає послуги.

Поняття та види знаків для товарів і послуг. Закон про товарні знаки не містить визначення підстав чи критеріїв, за якими те чи інше позначення можна визнати товарним знаком. Закон наводить лише перелік позначень, які не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Звідси можна зробити висновок, що всі інші позначення, які не містяться у переліку закону, можуть бути визнані знаком для товарів і послуг. Проте це не означає, що позначення, яке заявляється для реєстрації як знак для товарів і послуг, не повинно відповідати певним вимогам. Закон встановлює вимоги, яким має відповідати позначення, що заявляється для реєстрації як знак для товарів і послуг. Передусім правова охорона надається знаку, що не суперечить суспільним Інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені законом.

Якщо знак є стилізованим зображенням малого герба України у вигляді усміхненого дракона, а такий знак було подано на реєстрацію, то це, безумовно, суперечить суспільним інтересам. Образ дракона у фольклорі майже всіх народів асоціюється із силами зла, і його поєднання з державною символікою є не припустимим. Таке позначення порушує іншу норму охороноздатності, яка не допускає надання правової охорони знаку, що зображує державну символіку. Крім того, норми Паризької конвенції не допускають використання у знаках навіть стилізації державних символів¹.

Отже, вимоги до знака для товарів і послуг у згаданому законі викладені не в позитивній формі, а у вигляді переліку позначень, які не можуть одержати правову охорону. Проте певні вимоги встановлені самим законом або вироблені практикою.

Заявлене позначення має бути новим, невідомим у межах України, тобто новизна позначення обмежується лише територією України.

Позначення має бути корисним. Це випливає зі ст. 5 Закону про товарні знаки, відповідно до якої правова охорона надається позначенню, що не суперечить

¹ МошинськаН. Як одержати свідоцтво на знак для товарів і послуг? // Закон і бізнес. — 1995. — 17 травня. — №20.

Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг

суспільним інтересам. Воно має певним чином індивідуалізувати надійну к рентоспроможність і стабільність попиту на товар і послуги.

Знак повинен мати об'єктивне вираження, яке дає змогу маркувати ни пущені вироби й упаковку, використовувати його у технічній і супровідній ментації без зниження якості і зовнішнього вигляду товару, тобто бути тех гічним. Нарешті, позначення має відповідати вимогам промислової естети ергономіки, що включає благозвучність, у тому числі бути милозвучним і вимовним. Лише сукупність зазначених вимог дає підставу визнати заявлеї значення як знак для товарів і послуг.

Відповідно до закону основні функції знаків для товарів і послуг індивідуалізація вироблюваної продукції і надаваних послуг, захист і якості та інших достоїнств від зазіхань, забезпечення стійкості по захист інтересів сумлінних виробників і споживачів, реклама виробів п слуг, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і пос умовах ринкової економіки.

Закон чітко визначає, які позначення не можуть бути визнані знакам товарів і послуг. Перелік позначень, наведених у законі, що не можуть бу знані як знак для товарів і послуг, поділяється на чотири групи.

Першу групу становлять символи, позначення, відзнаки, що мають уж ційно визнане значення для держави чи суспільства. До цієї групи належат би, прапори, емблеми, офіційні назви держав; скорочені або повні наймену міжнародних міжурядових організацій, а також офіційні контрольні, гара та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

При згоді компетентних органів або власників позначень вони можуть тися до знака як елементи, що не охороняються.

Другу групу позначень становлять позначення, які не відповідають ви законодавства. Вони або не мають розрізняльної здатності, або є загальної ними як позначення товарів і послуг певного виду, або лише вказують н якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів І послуг, а та* місце і час виготовлення чи збуту товару або надання послуги. Так, не визі ся, зокрема, знаками для товарів і послуг позначення у вигляді чаші, об змією, оскільки це позначення є загальновживаним символом для фармаи них препаратів і взагалі для медицини. Численні словесні позначення т; "Укрторгреклама", "Промінвестбанк", "Українська біржа нерухомості" т, підпадають під зазначений виняток і можуть бути внесені до знака як еле що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого розташування раженні знака.

До цієї ж другої групи належать позначення, які не можуть бути визна ками, що можуть ввести в оману споживача щодо товару, послуги або осої виробляє товар чи надає послуги. Не визнаються знаками також позначен є загальновживаними символами і термінами.

До третьої групи позначень закон відносить такі, що є тотожними або ми настільки, що їх можна сплутати з:

• раніше зареєстрованими знаками чи заявленими на реєстрацію в 1на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і послуг;

• знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на гміжнародних договорів, учасником яких є Україна;

• фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать інші

596 Глава ЗО

бам, які одержали право на них, до дати подання до патентного відомства заявки стосовно однорідних товарів і послуг;

• зазначенням походження товарів, крім випадків, коли вони включені дознака як елементи, що не охороняються, І зареєстровані на ім'я Інших осіб, якімають право користуватися такими позначеннями;

• сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

Українським виробникам довелося відмовитися від вживання таких назв напоїв, як "Коньяк", "Шампанське", які майже зникли з етикеток. Така продукція походить з відповідних провінцій Франції — Коньяк і Шампань, і тому такі позначення в Україні не можуть бути визнані знаками для товарів.

Проте експертиза України відмовила американській фірмі "Сінгрен" у реєстрації знака "Київська Русь" для спиртних напоїв, тому що це історична назва місцевості, яка й сьогодні, і не лише для українського споживача, аж ніяк не асоціюється із Сполученими Штатами Америки. А згідно з постановою Київської міської ради депутатів на всі запозичення, що стосуються історичних цінностей, пов'язаних з містом Києвом, необхідно одержати дозвіл та сплатити значний податок¹.

Не визнаються знаками для товарів і послуг позначення, які підпадають під чинність інших законів:

• промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

• назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати іперсонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

• прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди.

Отже, знаки для товарів І послуг -— це зареєстровані у встановленому порядку позначення, за якими товари І послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Закон передбачає такі види знаків для товарів і послуг: словесні (слова й абревіатури, наприклад, Таврія, Славутич, КРАЗ); зображувальні (композиція ліній, плям; фігур, форм на площині); об'ємні (композиції фігур у трьох вимірах, тобто у формі самого виробу або його упаковки — флакони, пляшки тощо); комбіновані (сполучення зображувальних, словесних і об'ємних елементів). Знаки можуть бути виконані в будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Закон України про товарні знаки не згадує про звукові знаки, але такі знаки є, наприклад, музичні сигнали як позивні тієї чи Іншої організації радіомовлення. У законодавстві зарубіжних країн про товарні знаки звукові сигнали можуть визнаватися товарними знаками.

Суб'єкти прав на знаки для товарів і послуг. Варто розрізняти суб'єктів права на подання заявки на знак для товарів і послуг і суб'єктів права на знак для товарів і послуг. Суб'єктом права на подання заявки на знак для товарів І послуг може бути будь-яка особа. Це передусім громадянин України, громадяни іноземних держав та особи без громадянства. Це будь-які юридичні особи — юридичні особи України, юридичні особи, постійне місцеперебування яких у зарубіжних країнах. Це може бути будь-яке інше об'єднання тих чи Інших осіб.

¹ Зазн. стаття Н. Мошинської // Закон і бізнес. — 1995. — 17 травня. — № 20.

Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг 5'

Право на подання заявки на знак для товарів і послуг мають також правонаст ники зазначених осіб.

Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до патентного відомства Укр ни заявку на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг. Заявка може бу подана особисто заявником або через представника у справах інтелектуала власності або іншу довірену особу. Іноземні громадяни та юридичні особи, * проживають чи мають постійне місцеперебування поза межами України, у відь синах з патентним відомством реалізують права через представників у справ інтелектуальної власності.

Отже, право на одержання свідоцтва може мати будь-яка особа, об'єднай осіб або їх правонаступники за умови правильного оформлення заявочних мат ріалів¹. Якщо заявку на одне й те саме або тотожне позначення подали дві ⁽ більше осіб, то право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого м більш ранню дату подання, або якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату п оритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відклика або не відхилена.

Заявка складається українською мовою І повинна стосуватися лише одно заявника. Вона має містити такі документи: а) заяву про реєстрацію зна* б) зображення позначення, що заявляється; в) перелік товарів і послуг, для як заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифі* цією товарів і послуг для реєстрації знаків.

У заяві зазначаються прізвище, ім'я та по батькові заявника (заявників), я що заявку подає громадянин. Якщо заявка подається від імені юридичної осос" то в заяві зазначається її адреса.

Знак для товарів і послуг може бути заявлений у будь-якому кольорі чи г єднанні кольорів. У такому разі в заяві має бути вказаний колір чи поєднай кольорів, охорону яких заявник просить. До заяви в такому разі мають бути і дані кольорові зображення зазначеного знака в кількості примірників, що визь чається Установою.

Назви у знаках для товарів і послуг подаються українськими заявниками з раїнською мовою, якщо товари реалізуються, а послуги надаються виключно території України (ч. З ст. 36 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР").

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен і дійти до Установи разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подан заявки.

Дата подання заявки визначається за днем надходження до Установи заявс них матеріалів. Проте з метою закріплення зазначеної дати за заявником доп) кається подання заявки у неповному складі. Установа може визначити дату г дання заявки за днем її надходження, якщо в її складі будуть, принаймні, ті матеріали: а) клопотання в довільній формі про реєстрацію знака, викладене і раїнською мовою; б) відомості щодо заявника та його адреси, викладені укра ською мовою; в) частина, яка зовнішньо нагадує позначення, що може бути зь ком; г) відомості щодо переліку товарів і послуг, для яких заявляється знак.

Правила складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товаріві поа // Інновація. — 1997. — № 1—3.

598 Глава ЗО

Якщо заявку подано до Установи не у повному складі, то вона може бути доповнена протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи. Якщо протягом зазначеного строку заявка не буде приведена у відповідність до вимог закону, то датою подання заявки вважатиметься дата одержання Установою повністю оформленої відповідно до вимог закону заявки. Якщо цього не буде зроблено, заявка вважається неподаною, про що заявникові надсилається повідомлення.

Рішення установи про встановлення дати подання заявки надсилається заявникові після надходження документа про сплату збору за подання заявки. В іншому разі рішення заявнику не надсилається, а сама заявка вважається відкликаною.

Проте слід мати на увазі, що заявник може скористатися правом на пріоритет попередньої заявки на такий самий знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до патентного відомства чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Пріоритет знака може бути визначений також за датою відкриття офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставок, якщо знак був використаний в експонаті, що демонструвався на зазначених виставках. Проте для визнання пріоритету знака за цією датою необхідні дві неодмінні умови: 1) виставку проведено на території держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності; 2) заявка надійшла до установи не пізніше шести місяців від дати відкриття зазначеної виставки.

Правом пріоритету можна скористатися за умови, що заява про це надійшла до Установи не пізніше трьох місяців від дати подання заявки. В заяві має бути зазначено дату подання і номер попередньої заявки та додано копію заявки в перекладі українською мовою. Якщо ж йдеться про виставковий пріоритет, то має бути поданий документ, який підтверджує показ зазначеного знака на виставці. Право на пріоритет втрачається, якщо у встановлені строки не будуть представлені зазначені матеріали.

Експертиза заявки. Після встановлення дати подання заявки на знак для товарів і послуг заклад експертизи проводить експертизу заявки. За власною ініціативою або на запрошення Установи заявник може брати участь особисто або через свого представника в розгляді питань, що могли виникнути під час проведення експертизи. Протягом цього часу до прийняття рішення про реєстрацію знака або про відхилення заявки заявник може з власної ініціативи вносити до заявки виправлення та уточнення. Додаткові матеріали до заявки розглядаються, якщо вони не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення та переліку зазначених у заявці товарів і послуг. Додаткові матеріали вважаються такими, що виходять за межі розкритої у поданій заявці суті позначення, якщо вони містять ознаки, які слід включити до позначення, яке заявляється як знак.

Експертиза заявки на знак для товарів і послуг фактично складається із двох окремих експертиз — експертиза заявки за формальними ознаками та кваліфікаційної експертизи.

Перша експертиза має на меті встановити відповідність матеріалів заявки встановленим вимогам і наявність документа про сплату збору за подання заявки. У разі виявлення невідповідності матеріалів заявки встановленим вимогам про це повідомляється заявнику. Протягом двох місяців від дати одержання за-

Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг 59!

протягом цього строку заявку не буде приведено у відповідність до встановлени. вимог І заявник не подасть клопотання про подовження цього строку, заявка від хиляється, про що повідомляється заявнику.

За позитивними результатами експертизи заявки за формальними ознакам проводиться кваліфікаційна експертиза. Метою цієї експертизи є виявлення вц повідності заявленого позначення умовам надання правової охорони. Кваліфікг ційна експертиза заявки починається за наявності в матеріалах заявки правилі но оформленого документа про сплату збору за подання заявки. Установа ма право зажадати від заявника додаткових матеріалів, якщо без них проведенн експертизи по суті неможливо. Додаткові матеріали мають бути подані протяго двох місяців від дати одержання запиту Установи. Якщо протягом зазначеної строку заявник не подасть матеріали, заявка вважається відкликаною.

За позитивним результатом кваліфікаційної експертизи заявки Установа на_; силає заявникові рішення про реєстрацію знака¹. В іншому разі надсилається р шення про відхилення заявки.

До дати прийняття рішення про реєстрацію знака заявник має право в буд який час відкликати свою заявку.

Після прийняття рішення про реєстрацію знака Установа у своєму офіційн му бюлетені публікує відомості про видачу свідоцтва. Така публікація можлиі лише за наявності документа про сплату збору за видачу свідоцтва. Якщо ж т кого документа немає І протягом трьох місяців від дати надходження до заявниі рішення про видачу свідоцтва він не надійде до Установи, публікація не пров диться, а заявка вважається відкликаною.

На підставі публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа м. право ознайомитися з матеріалами заявки².

Водночас з публікацією відомостей про видачу свідоцтва установа здійсни державну реєстрацію знака³. Після внесення до реєстру відомостей про зн. будь-яка особа має право ознайомитися з ними.

На підставі державної реєстрації знака Установа України в місячний стр після цього видає заявникові свідоцтво. Якщо право на одержання свідоцт мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво.

Будь-яке рішення Установи за заявкою на знак може бути оскаржене за5 ником протягом трьох місяців від дати одержання рішення. Рішення може бу оскаржене до Апеляційної палати Установи. Скарга має бути розглянута Апе; ційною палатою протягом чотирьох місяців від дати її одержання. Скарга розп дається у межах мотивів, викладених у ній.

Рішення Апеляційної палати може бути оскаржене до суду протягом шес місяців від дати його одержання.

Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та поря видачі свідоцтв від 27 грудня 1995 р.

Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послу відомостями, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 22 листопада 1995 р. // Інновація. — 1996. — № 1—3.

Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та порі видачі свідоцтв від 27 грудня 1995 р.

600 Глава 30

Права та обов'язки, що випливають із свідоцтва на знак (марку).

Права, що надаються заявникові одержаним на знак свідоцтвом, діють від дати подання заявки, строк дії подовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво про реєстрацію знака надає його володільцю право власності на знак. Строк його чинності 10 років від дати подання заявки. Чинність свідоцтва за клопотанням його власника може бути подовжена щоразу на 10 років. Клопотання про подовження чинності свідоцтва має бути подано протягом останнього року його дії. Кількість разів подовження чинності свідоцтва не обмежена, тобто свідоцтво на знак для товарів і послуг може діяти необмежений строк, але для підтримання його в силі необхідно кожні 10 років подовжувати його чинність, безумовно, за умови сплати встановленого збору.

Свідоцтво надає його власникові виключне право користуватися і розпоряджатися знаком на свій розсуд.

Знак для товарів і послуг може бути використаний будь-яким способом, що не суперечить чинному законодавству. Це може бути застосування на товарах і при наданні послуг, для яких зареєстровано знак, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час демонстрації експонатів на виставках, ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та іншій документації, пов'язаній із запровадженням зазначених товарів і послуг у господарський оборот.

Якщо знак належить кільком власникам, то користування ним визначається угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний із співвласників має право користуватися знаком на свій розсуд. Але жоден з них не має права видавати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності іншій особі без згоди інших співвласників свідоцтва.

Власник свідоцтва має право забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу.

Право власності на знак на підставі договору може бути передано будь-якій іншій особі, яка стає правонаступником власника свідоцтва¹. Проте передача права власності на знак не допускається, якщо така передача може ввести в оману споживача щодо товару і послуг або щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги. Суб'єкту права власності на знак належить право видавати дозвіл (видавати ліцензію) будь-якій іншій особі на використання знака на підставі ліцензійного договору. В ліцензійному договорі має бути обов'язково передбачена умова, за якою ліцензіат бере на себе зобов'язання ні в якому разі не допустити зниження якості товарів і послуг. Ліцензіар зобов'язаний здійснювати контроль за додержанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на знак та ліцензійний договір під загрозою їх недійсності мають бути зареєстровані в Установі України. Для будь-яких третіх осіб зазначені договори набувають чинності лише після їх реєстрації².

Іноді проставляння знака на товарах буває недостатньо для його охорони. У такому разі власник свідоцтва має право поряд Із знаком проставляти попере-

Інструкція про розгляд та реєстрацію договору на передачу права власності на знак длятоварів і послуг та ліцензійного договору на використання знака для товарів і послуг.

Там само.

Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг і

джувальне маркування, яке застерігає потенційних порушників про те, що зі зареєстрований. Особи, що здійснюють посередницьку діяльність і мають с знак, на підставі договору з виробником товару або особою, що надає послу поряд із знаком зазначених осіб можуть проставляти свій знак або замість знака.

Використання знака для товарів і послуг має здійснюватися таким чин аби це не заподіювало шкоди іншим особам. Власник свідоцтва повинен доб совісно користуватися виключним правом, що випливає із свідоцтва.

Чинність свідоцтва може бути припинена або свідоцтво може бути визн; недійсним у встановлених законом випадках. Так, власник свідоцтва можі будь-який час відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, даної до Установи. Така відмова набирає чинності з моменту публікації відом тей про це в офіційному бюлетені Установи.

Свідоцтво на знак припиняє свою чинність у разі несплати збору за по вження строку його дії. Сплата збору за подовження строку його чинності на ступний строк має бути здійснена протягом останніх двох місяців його чинно' а документ має надійти до Установи до кінця останнього року чинності і доцтва.

Як уже зазначалося, чинність свідоцтва припиняється, якщо його дію не довжено. Збір за подовження дії може бути сплачено, а документ про його сг ту надійти до Установи протягом шести місяців після закінчення встановлен строку. У такому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків

Чинність свідоцтва може бути припинена за рішенням суду, якщо знак не користовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох ків від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли ву ристання знака було припинено. Проте при вирішенні цього питання суд мс зважити на подані власником свідоцтва докази того, що знак не використовуї ся з незалежних від нього причин.

Чинність свідоцтва може припинитися за рішенням суду також у разі п« творення знака на позначення, що стало загальновживаним як позначення тс рів І послуг певного виду після подання заяви.

Дія свідоцтва припиняється з першого дня, що настає за днем закінче строку чинності свідоцтва, за який було сплачено збір.

Свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі:

• невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охоро

• наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів іслуг, яких не було у поданій заявці.

Чинність свідоцтва може бути оспорена будь-якою особою протягом ше місяців від дня опублікування відомостей про видачу свідоцтва до Апеляції палати. Апеляційна палата зобов'язана розглянути цю скаргу протягом шести сяців від дати надходження скарги. Власник свідоцтва має право ознайомит зі скаргою. У розгляді скарги можуть брати участь скаржник і власник свід ва. Апеляційна палата розглядає скаргу в межах викладених мотивів, що тяться в ній.

Рішення Апеляційної палати за скаргою може бути оскаржено до суду.

Якщо видачу свідоцтва не була оскаржено у встановлений строк до Аш ційної палати, то свідоцтво може бути визнано недійсним тільки у судовому рядку.

602 Глава ЗО

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати подання заявки.

Знак може бути зареєстрований в іноземній державі будь-якою особою. Якщо реєстрація знака в іноземній державі здійснюється відповідно до Мадридської угоди про реєстрацію знаків, то заявка на зарубіжну реєстрацію подається через Установу України. Пов'язані з реєстрацією в іноземній державі витрати несе заявник або за його згодою інша особа.

Захист прав на знаки для товарів і послуг. Захист прав на знаки для товарів і послуг може здійснюватися в адміністративному, змішаному або судовому порядку.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається будь-яке посягання на них з боку третіх осіб. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинено. Якщо порушенням власникові свідоцтва були заподіяні майнові чи моральні збитки, їх має відшкодувати порушник.

Порушення прав власника може бути в будь-якій формі чи будь-яким способом. Тому І відповідальність порушника може бути різною. Зокрема, власник свідоцтва має право вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використовуваного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Виготовлені зображення знака або позначення можуть бути знищені на вимогу власника свідоцтва. Право на захист має також особа, яка користується знаком на підставі ліцензійного договору, якщо інше не передбачено в ньому.

Суди, відповідно до їх компетенції, розглядають спори про встановлення власника свідоцтва, укладення та виконання ліцензійних договорів, порушення майнових прав власника свідоцтва.

Суди розглядають також інші спори, пов'язані з охороною прав на знак для товарів і послуг.

При цьому важливо ознайомитися з деякою зарубіжною практикою захисту прав на товарні знаки. Чинність зареєстрованого товарного знака поширюється на всю державу, де або для якої цей знак зареєстрований. Вислів "для якої" стосується тих випадків, коли товарний знак зареєстрований для ряду країн у Міжнародному бюро ВОІВ або в регіональному відомстві з товарних знаків, зокрема в Африканській організації з охорони інтелектуальної власності. Реєстрація знака в одній країні не має сили в інших країнах. Щоб одержати правову охорону в інших країнах, товарний знак має бути зареєстрований у кожній країні, за винятком випадків реєстрації у відповідних міжнародних органах.

Як уже зазначалося, на відміну від винаходів, охорона товарного знака не обмежена часом. Прикладом може бути товарний знак винозаводчика П. А. Смир-нова'. Якщо охорона основана на реєстрації, то національні закони містять приписи, що реєстрація має силу тільки протягом того часу, на який його зареєстровано, наприклад, на 10 років. Проте його охорону можна подовжувати необмежену кількість разів, зокрема через кожні 10 років, сплачуючи при цьому встановлений збір. Таким чином, охорона товарного знака може бути необмеженою. Практиці відомі випадки, коли товарний знак охороняється понад сто років.

Використання знака. Виключне право на товарний знак, яке набувається

¹ Заявление потомков знаменитого винозаводчика П. А. Смирнова // Известия. — 1996. —21 февраля.

Правові засоби Індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг 6(К

через його реєстрацію, можна визначити як право заборони іншим особам вико ристовувати цей знак для комерційних цілей. Що означає "для комерційних ці лей"? Тут можливі два варіанти. Найпростіший випадок порушення виключноп права на товарний знак — це коли знак використовує інше підприємство для та ких самих товарів або послуг, що і сам володілець. Це явне порушення, і нема* потреби з'ясовувати, чи є в даному разі ризик обману споживачів.

Звичайно вважають, що "використання" знака означає відтворення його н, товарах або при наданні послуг, або при рекламуванні, продажу, імпорту товарі із незаконним використанням знака, або при пропозиції І наданні послуг під те ким знаком. У деяких законах згадуються навіть підготовчі дії, зокрема накош-чення товарів для продажу на складах.

Практично в усіх країнах визнається, що порушення має місце, якщо викс ристання товарного знака для аналогічних товарів вводить в оману споживачі Іншими словами, якщо рядовий споживач вважає, що товар чи послуга, для яки відповідач використав товарний знак, вироблені на підприємстві володільця зн; ка, то він уже введений в оману і, отже, володілець товарного знака має прав вимагати припинення такого використання.

Таким чином, у багатьох країнах визнається, що охороні підлягають тако; товари і послуги, які не перераховані в реєстраційному переліку, за умови, ш вони настільки близькі до перелічених, що це може ввести в оману споживач; Застосовуючи це правило, звичайно враховують масштаб використання захищ ного товарного знака, розмір підприємства володільця даного знака: чим більц підприємство і чим ширше використовується товарний знак, тим більший обсі охорони.

Національні закони багатьох країн, крім розглянутих, називають ще два в падки порушення прав на товарний знак: використання знака невідповідно до й го статусу або не за призначенням.

Перший випадок стосується використання охоронюваного товарного знаї для абсолютно інших товарів чи послуг. Наприклад, якщо товарний знак "Кок кола" використовується виробником джинсів і якщо при цьому складається вр ження, що запропонований товар підвищує репутацію "Кока-кола" як напої який вживає сучасна молодь, то це слугуватиме інтересам компанії "Кока-колг І навряд чи можна стверджувати, що може виникнути плутанина щодо поз дження джинсів, якщо виробник їх зазначить, що виробила їх компанія "Ко* кола". Він тільки одержить прибуток, скориставшись репутацією товарного зь ка "Кока-кола", не вводячи споживача в оману.

Другий випадок стосується використання охоронюваного знака в словникг енциклопедіях або інших подібних виданнях. Тут також складається ситуац коли відомі товарні знаки іноді використовуються як назви продуктів. Може т питися так, що редактори словника ненавмисне використовують товарний зн як назву продукту. Звичайно, таке використання не має комерційної мети і вважається порушенням. Проте, оскільки це використання завдає все ж во. дільцю товарного знака певної шкоди, бо виникає небезпека перетворення тов; ного знака на родову назву, то в ряді країн вважають, що володілець знака мо таке використання заборонити.

604 Глава ЗО