3.27. Володілець міжнародної реєстрації марки

Володілець міжнародної реєстрації марки — це фізична або юридична особа, на ім'я якої здійснено міжнародну реєстрацію в Міжнародному реєстрі відповідно до міжнародної угоди, зокре­ма Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

3.28. Попереджувальне маркування

Попереджувальне маркування - це спеціальне позначення, що супроводжує торговельну марку, вказує на факт реєстрації мар­ки і виконує рекламно-інформаційну функцію. Застосування по­переджувального маркування не є обов'язковим і належить до прав володільця марки, що їх визначає ст. 5 (D) Паризької кон­венції про охорону промислової власності, відповідно до якої для визнання прав не вимагають розміщення на товарі будь-якого позначення або вказівки на реєстрацію торговельної марки.

Попереджувальне маркування, що має вигляд великої літери R, вписаної в коло, вперше запроваджене в США, поширилося у

379

всьому світі, стало загальноприйнятим символом зареєстрова­ної торговельної марки. Нині для попереджувального маркуван­ня рекомендують використовувати саме цей символ.

Для попереджувального маркування використовують також символ «ТМ» (trademark) або «М» (mark), які засвідчують, що певне позначення є торговельною маркою, а іноді «reg ТМ» - «за­реєстрована торговельна марка», але використання цих позначень менш поширене.

§ 4. ПРАВА, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ЗІ СВІДОЦТВА ;■ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

4.1. Майнові права на торговельну марку

Відповідно до ст. 495 ЦК майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

• право на використання торговельної марки;

• виключне право дозволяти використання торговельної марки;

• виключне право перешкоджати неправомірному використан­ ню торговельної марки, у тому числі забороняти таке викорис­ тання;

• інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну мар­ку належать: володільцю відповідного свідоцтва; володільцю міжнародної реєстрації; особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Використанням марки визнать:

• нанесення її на будь-який товар, для якого марку зареєстро­ вано, упаковку, у якій міститься такий товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, збе­ рігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

• застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої марку зареєстровано;

• застосування її в діловій документації чи в рекламі та в ме­ режі Інтернету, у тому числі в доменних іменах.

380

4.2. Право на заборону використовувати торговельну марку

Свідоцтво надає його володільцеві виключне право забороня­ти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом:

• зареєстровану марку щодо наведених у свідоцтві товарів і

послуг;

• зареєстровану марку щодо товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок її використання можна ввести в оману з приводу особи, яка виробляє товари чи надає

послуги;

• позначення, схоже із зареєстрованою маркою, щодо наведе­ них у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок використання позначення та марку можна сплутати;

• позначення, схоже із зареєстрованою маркою, щодо товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок його використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє то­ вари чи надає послуги, або ці позначення та марку можна сплутати.

Виключне право володільця свідоцтва забороняти іншим осо­бам використовувати без його згоди зареєстровану марку не по­ширюється на:

• здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати встановлення

пріоритету заявки;

• використання марки для товару, введеного під цією маркою в цивільний оборот володільцем свідоцтва чи за його згодою, за умови, що володілець свідоцтва не має вагомих підстав забороня­ ти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема в разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

• використання кваліфікованого зазначення товару, який охо­ роняють відповідно до закону;

• некомерційне використання марки;

• усі форми повідомлення новин і коментарів до новин;

• добросовісне застосування користувачами своїх імен чи адрес

4.3. Право попереднього користувача на торговельну марку

Відповідно до ст. 500 ЦК будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет,

381

до дати встановлення пріоритету заявки в інтересах своєї діяль­ності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну та серйозну підготовку до такого використан­ня, має право на безоплатне продовження останнього або вико-, ристання, яке передбачала зазначена підготовка (право поперед­нього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або пе­реходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діло­вою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової прак­тики, у яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку до такого використання.

4.4. Передання права власності << ^fl! на торговельну марку ■.. ■ . х

Володілець свідоцтва може передати будь-якій особі право володіння маркою повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Передання права володіння маркою не допускають, якщо воно може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Володілець свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання марки на підставі ліцензійно­го договору.

У разі опублікування відомостей про передання права володін­ня на марку щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це пра­во, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

4.5. Ліцензування торговельної марки '

Загальні положення. Оскільки ліцензійне використання тор­говельної марки служить вказівкою на ім'я виробника та гаран­тією якості, примусове ліцензування вважають неприйнятним. У ст. 21 Угоди TRIPS зазначено, що «примусове ліцензування то­варного знака не дозволяється»¹.

Розпорядження торговельною маркою згідно з чинним україн­ським законодавством охоплює собою відступлення торговель­ної марки, видачу ліцензії на її використання.

¹ Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пере­говорів: Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С. 344. іль л

382

Відступлення торговельної марки означає передачу прав на торговельну марку іншій юридичній або фізичній особі щодо всіх або частини товарів, для яких її зареєстровано. Подібне передан­ня прав можна здійснювати як на оплатній, так і на безоплатній основі і реалізовувати на підставі цивільно-правового договору. За цим договором володілець торговельної марки відмовляється від подальшого її використання і передає всі права на марку прид-бавачеві, який, у свою чергу, приймає на себе всі права й обов'яз­ки володільця торговельної марки і надає відчужувачеві зустріч­не задоволення, якщо воно передбачене договором. Практично відступлення торговельної марки зазвичай обумовлене майбут­ньою ліквідацією або зміною профілю діяльності володільця тор­говельної марки.

Чинне законодавство містить лише одне, але суттєве обмежен­ня для укладання подібних угод. Згідно зі ст. 16 (7) Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» відступ­лення торговельної марки не допускають, якщо воно може стати причиною введення в оману споживачів щодо товару або його виробника.

Володілець торговельної марки може надати право на її вико­ристання іншій особі за ліцензійним договором. Такий договір пе­редбачає надання ліцензіату права на використання торговельної марки на обумовлений договором строк. При цьому сам володі­лець (ліцензіар) зберігає право на марку і має всі обов'язки її во­лодільця.

Умови ліцензійного договору визначають загалом самі сторо­ни. Проте закон запровадив дві взаємопов'язані обов'язкові умо­ви: ліцензійний договір має передбачати, що якість товарів ліцен-зіата буде не нижчою за якість товарів ліцензіара і що ліцензіар здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Якщо марко­вані ліцензіатом товари будуть гіршої якості, ліцензіар не тільки має право, а й зобов'язаний заборонити подальше маркування товару переданою за договором маркою.

Франчайзинг. Франчайзинг - це форма ліцензії на викорис­ тання торговельної марки, що супроводжується наданням допо­ моги з боку володільця торговельної марки (франчайзера) особі, яка володіє підприємством, що здійснює свою діяльність на умо­ вах укладеного з франчайзером договору (приклад - підприєм­ ства швидкого харчування). Ці договори мають, як правило, більш деталізований характер, уточнюють усі аспекти взаємовідносин сторін. . ,і

383

В українському законодавстві спеціальні правила про договір франчайзинга, який офіційно називають договором комерційної концесії, з'явилися порівняно недавно, із прийняттям ЦК (статті 1115-1129). Ці права розроблені із врахуванням світового досві­ду правового регулювання комплексу відносин, який виникає у зв'язку з наданням одним підприємством (правоволодільцем) іншому (користувачеві) права виступати в обороті під комерцій­ним іменем правоволодільця. Для цього користувачеві надають можливість використати у своїй господарській діяльності комп­лекс належних правоволодільцеві виключних прав, і в першу чергу прав на засоби індивідуалізації правоволодільця, включаючи і право на торговельну марку.

Особливі вимоги закон висуває до форми укладання і припи­нення договору комерційної концесії. Відповідно до ст. 1118 ЦК він має бути укладений у письмовій формі, підлягає реєстрації органом, що здійснює державну реєстрацію правоволодільця.

4.6. Використання необтяжливої марки

Деякі країни намагаються захистити свої внутрішні інтереси за рахунок введення обмежень на використання добре відомих марок, вимагаючи, наприклад, сполучати в назві місцеву і світову марки. Проте у ст. 20 Угоди TRIPS мовиться: «Використання іншого товарного знака у процесі торгівлі не має невиправдано ускладнюватися спеціальними вимогами, такими як використан­ня разом з іншим товарним знаком, використання у спеціальній формі або в такий спосіб, який шкодить здатності відрізняти то­вари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншо­го. Це не усуває вимоги, яка визначає використання товарного знака, що ідентифікує підприємство, яке виробляє товари або послуги, разом, але без поєднання з ним, з товарним знаком, що вирізняє специфічні товари або послуги такого підприємства»¹.

У деяких випадках може виникнути конфлікт між законодав­ством про торговельні марки і законодавством про охорону довкіл­ля або історичних пам'яток. Наприклад, мережа ресторанів може мати свою торговельну марку у вигляді певного спотвореного зоб­раження або позначення. Ст. 20 Угоди TRIPS не слід тлумачити як таку, що забороняє державним органам усувати спотворені

¹ Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пере­говорів: Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С. 344.

384

марки з історичних районів міст. Обмеження на використання таких марок не має дискримінаційного характеру, а тому нормаль­ний контроль за марками з погляду законодавства цілком допус­тимий.

4. 7. Обмеження прав володільця ^!' -

торговельної марки

Права володільця торговельної марки не є необмеженими. У ст. 17 Угоди TRIPS мовиться: «Члени можуть встановлювати об­межені винятки із прав, що їх надає товарний знак, таких як чес­не використання описових термінів, за умови, що такі винятки враховують законні інтереси власника товарного знака та третіх осіб»¹.

Як правило, обмеження прав запроваджує законодавство про торговельні марки, а стосуються вони в основному описових еле­ментів марки на «товари, що частково втратили свої властивості», і використання марок у рекламі порівняльного характеру.

4.8. Використання торговельних марок iv щодо товару, який частково втратив

свої властивості .-»т

Якщо роздрібний торгівець продає справжні товари, він може вільно використовувати їх торговельну марку у своїй рекламі. І, як правило, володільці прав на торговельну марку проти цього не заперечують, оскільки зростання обсягу продажу означає збільшення прибутку виробника. Питання виникає, коли йдеть­ся про товари не тієї якості, якщо це пошкоджені або використо­вувані товари. Міжнародне право у сфері торговельних марок не дає чіткої відповіді на питання, чи можна оригінальну торговель­ну марку використовувати в таких ситуаціях.

4.9. Використання торговельних марок ■*. > у рекламі порівняльного характеру

У минулому деякі країни забороняли використання торговель­них марок навіть у правдивій рекламі порівняльного характеру. Наприклад, незважаючи на справедливість оцінок, виробникові плівок Fuji забороняли писати в рекламі, що кольори плівок Fuji яскравіші, ніж кольори плівок Kodak. Поступово прийшло розу-

¹ Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пере­говорів: Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С. 344.

13 4-172 385

міння того, що подібні заборони мають антиспоживацький харак­тер, тому що позбавляють споживача можливості одержати важ­ливу інформацію про порівняльні якості товарів і ціни на них.

У 1977 р. Комісія ЄС прийняла Директиву, що дозволяє ши­роке використання порівняльної реклами. Ця Директива означає, що країни, які входять до ЄС, повинні змінити своє законодав­ство, щоб легалізувати порівняльну рекламу. Так, Директива за­бороняє рекламу, яка дискредитує, а також рекламу товару, який становить собою імітацію товару конкурента.

S 5. ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

5.1. Порушення прав на торговельну марку

Порушенням прав на торговельну марку є неправомірні дії будь-яких осіб, що обмежують виключне право володільця торговель­ної марки. Законодавство щодо торговельних марок містить нор­ми, відповідно до яких заборонено:

• використання ідентичного (тотожного) із зареєстрованою торговельною маркою позначення для однорідних товарів та по­ слуг, щодо яких надано правову охорону;

• використання схожого до ступеня сплутання позначення, включаючи ризик поєднання позначення та зареєстрованої мар­ ки в уяві споживача;

• використання ідентичного або схожого до ступеня сплутан­ ня позначення для неоднорідних товарів та послуг, якщо мова йде про добре відому у країні марку і використання такого позначен­ ня може недобросовісним чином вплинути на розрізняльну здатність добре відомого знака.

Поняття «використання» включає певні дії, визначені спеці­альним законодавством країни. Зловмисне порушення прав на торговельну марку включає поняття контрафакції.

На вимогу володільця торговельної марки порушення може бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати воло­дільцеві торговельної марки заподіяні збитки.

Володілець торговельної марки може також вимагати усунен­ ня з товару або його упаковки незаконно використаної марки або позначення, схожого з нею до ступеня сплутання, або знищення виготовлених зображень марки та позначень, схожих з нею до сту­ пеня сплутання. ,. ^ ,_(і ....-..:.; .„,,:.;.; О: .-.,„,..■.

386 -..-...♦ •

Вимагати поновлення порушених прав володільця торговель­ної марки може також ліцензіат, якщо інше не передбачено ліцен­зійним договором.

Положення щодо порушення прав володільця торговельної марки містить ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а спори, пов'язані з порушенням майнових прав володільця торговельної марки згідно зі ст. 21 зазначеного Закону розглядають суди.

5.2. Способи захисту прав на торговельну марку

Захист прав на торговельну марку може здійснюватися в ци­вільному, адміністративному, кримінальному порядку.

5.3. Як завадити іншим особам використовувати торговельну марку

Право перешкоджати іншим користуватися торговельною мар­кою на схожі товари або послуги є одним із найважливіших прав її правоволодільця. У ст. 16 (1) Угоди TRIPS мовиться: «Власник зареєстрованого товарного знака повинен мати виключне право забороняти всім третім сторонам, які не мають згоди власника, використовувати у процесі торгівлі позначення для товарів чи послуг, які є ідентичними або схожими на ті, щодо яких реєстру­ють товарний знак, бо таке використання призвело б у результаті до ймовірності плутанини. У разі використання ідентичного по­значення для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплута­ти їх має вважатися презумцією. Вищезгадані права не мають зав­давати жодної шкоди існуючим пріоритетним правам і впливати на можливість Членів визнавати ці права чинними в залежності від їхнього використання»¹.

Прикладом порушення прав володільця торговельної марки є використання аналогічної марки на аналогічний товар. Таке ви­користання часто має назву «підроблення торговельної марки».

Торговельні марки мають бути захищені не тільки від прямих підробок. їхня охорона має бути ширшою і розповсюджуватися також на схожі марки. При цьому відповіді вимагає питання про здатність викликати сплутання, а саме: чи схожі марки і товари

¹ Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пере­говорів: Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С 343.

387

_L"

₁

настільки, що це введе значну кількість споживачів в оману і вони переплутають марки?

5.4. Заходи проти «розмивання» ... торговельної марки

*' Ст. 16 (3) Угоди TRIPS містить положення щодо охорони торговельних марок від їх «розмивання». Вона стверджує: <<Ст. 6^bis Паризької конвенції (1967) застосовується mutatis mutandis щодо товарів або послуг, відмінних від тих, для яких зареєстровано товарний знак, за умови, що використання цьо­го товарного знака для таких товарів або послуг вказувало б на зв'язок між ними та власником зареєстрованого товарного зна­ка, і при цьому є ймовірність, що інтересам власника зареєст­рованого товарного знака буде завдано шкоди в результаті та­кого використання»¹.

Концепція «розмивання» торговельної марки виникла в Англії. Так, володільці відомої торговельної марки «Кодак» ви­грали справу за позовом проти компанії, що виробляла велоси­педи «Кодак».

Найбільшого розвитку ця концепція одержала в США. Після внесення відповідного положення до Угоди TRIPS вона пошири­лась на інші країни.

Спеціалісти часто говорять про два різновиди «розмивання» торговельної марки: про так звану втрату блиску і про запляму­вання репутації.

У США розглядали справу, у якій виробник інсектицидів ви­користовував слова, схожі з тими, що були використані у відомій торговельній марці пива, чим послабив блиск марки. І хоча по­купці, звичайно, знали різницю між отрутою для тарганів і пи­вом, реклама товарів компанії, що виробляла інсектициди, могла б викликати підсвідому асоціацію яду з пивом.

Ряд справ були пов'язані з «розмиванням» марки, коли в Інтер-неті було відкрито сайт однієї компації, що мала найменування іншої, добре розкрученої фірми. Навіть незважаючи на те, що в сайті не було ніяких негативних згадувань про цю фірму, слава відомої фірми «розмивалася». І фірма змогла успішно домогтися заборони використання свого найменування в Інтернеті.

¹ Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пере­ говорів: Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С 343. .%и

388

_k

5.5. Цивільно-правові засоби : і

охорони торговельних марок

Доказ порушення права на торговельну марку. У цивільних позовах із питань порушення прав на торговельну марку право-володілець повинен довести, що відповідач використав ту ж саму або подібну марку на такі самі або аналогічні товари таким чи­ном, що це цілком може викликати їх сплутання. Угода TRIPS передбачає презумцію сплутання при використанні однакових марок на однакові товари.

Складність виникає в тих випадках, коли торговельна марка і (або) сам товар схожі, але не ідентичні. Законодавство про торго­вельні марки може містити перелік факторів, які слід брати до уваги в таких випадках.

У деяких країнах визначення таких факторів відбувається на підставі судового тлумачення і прецедентів. Наприклад, у США у судових рішеннях, що містять тлумачення Федерального акта про торговельні марки, вказують перелік обставин, які підляга­ють розгляду:

• юридична сила торговельної марки позивача; ','

• схожість двох марок;

• схожість товарів;

• ймовірність того, що перший правоволоділець на торговель­ ну марку заповнює певну товарну нішу;

• реальність сплутання марок;

• добросовісність намірів володільця другої марки в його ви­ конанні;

• якість «більш молодого товару»;

• споживчий досвід покупців;

• порівняння шкоди, якої може бути завдано сторонам, якщо використання другої марки не буде заборонено.

Перелічені фактори, за винятком фактора реальної можливості сплутання марок, не є прямими методами виявлення можливості останнього.

Прямий метод, використовуваний у деяких країнах, полягає в науковому соціологічному обстежені репрезентативних груп спо­живачів. Результат, що показує значний відсоток сплутання ма­рок покупцями, є достатнім свідченням реальної загрози сплутан­ня марок. І навпаки, якщо ніхто або мала кількість опитаних вве­дена в оману схожістю марок, загрози їх сплутання нема.

Порушенням прав володільця торговельної марки визнають несанкціоноване виготовлення, застосування, пропозицію до

389

продажу, продаж, інше введення в господарський оборот або збе­реження з цією метою торговельної марки, товару, позначеного цією маркою, або позначення, схожого з нею до ступеня сплутан­ня, щодо однорідних товарів.

Спільною ознакою цих типових видів порушення прав на тор­говельну марку є введення торговельної марки або товару, позна­ченого нею, в господарський оборот. Якщо особа, яка використо­вує торговельну марку або товар, маркований нею, не переслідує такої мети, її дії не є порушенням.

Порушенням прав володільця торговельної марки є як несанк­ціоноване використання іншими особами тотожного позначення товарів, так і використання позначень, схожих із зареєстрованою торговельною маркою.

Доказ «розмивання» торговельної марки. У позовах у спра­вах про «розмивання» торговельної марки закон, як правило, ви­магає від позивача доведення того, що його торговельна марка -це відома марка. «Розмивання» марки виникає, коли у споживачів сплутується уявлення про виробника товару позивача і товару відповідача, навіть незважаючи на те, що це цілком різні товари. Якщо ж марка товару позивача не є відомою, то малоймовірно, що споживач, побачивши торговельну марку відповідача, сплу­тає виробників.

Судова заборона на використання торговельної марки. У су­дових процесах із питань використання торговельних марок одне з основних завдань позивача полягає в тому, щоб зупинити вико­ристання марки відповідачем. У ст. 44 (1) Угоди TRIPS мовить­ся, що «органи судової влади повинні мати права вимагати від сторони припинити порушення прав»¹. До Угоди введено поло­ження про застосування тимчасових заходів, які можуть призу­пинити появу в торгівлі незаконного товару. З метою захисту по­рушника від сваволі до Угоди включено положення про те, що «органи судової влади повинні мати право вимагати від заявника надати всі можливі прийнятні докази з метою забезпечити дос­татній рівень певності в тому, що заявник є власником права і що права заявника були порушені або невідворотно будуть порушені, і видати заявнику судове розпорядження щодо застави або екві­валентної гарантії, достатньої для того, щоб захистити відповіда­ча і запобігти зловживанню»².

¹ Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пере^; говорів: Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С. 357.

² Там само. - С 359. - ■ • ' "

390

Судова практика свідчить, що позови про припинення неза­конного використання торговельної марки можуть бути подані до кількох відповідачів як самостійно, так і в рамках однієї спра­ви, але кожен з останніх відповідає за свої неправомірні дії з вве­дення товару, маркованого торговельною маркою, в господарсь­кий оборот.

Відшкодування збитків. Порушення прав на торговельну мар­ку може завдати різні види збитків її володільцеві. Правоволоді-лець може зазнати збитків, а порушник його права незаконно зба­гатитися. У разі продажу правопорушником товарів низької якості може бути завдано шкоди діловій репутації правоволодільця. Втрата репутації може потягнути за собою зниження обороту та вимагати великих витрат на відновлення репутації. Усі збитки підлягають відшкодуванню.

5.6. Засоби адміністративного характеру

Важливу роль у запобіганні ввезенню фальсифікованих то­варів можуть відіграти митні органи.

Положення Угоди TRIPS про затримання підробних товарів на кордоні дуже важливі, оскільки контрафактне використання торговельних марок часто здійснюють з іншої країни, щоб уник­нути контактів із правоохоронною системою.

Особа, яка подала заявку на видачу свідоцтва на торговельну марку, може оскаржити будь-яке рішення Державного департамен­ту інтелектуальної власності за заявкою до Апеляційної палати Департаменту. Заперечення має бути подане протягом 3 місяців від дати отримання рішення і розглянуте Апеляційною палатою протягом 4 місяців від дати його надходження в межах мотивів, викладених у запереченні. Крім того, будь-яка особа протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва на тор­говельну марку може подати до Апеляційної палати заперечення проти видачі свідоцтва. Це заперечення має бути розглянуте про­тягом 6 місяців від дати його надходження. Володілець торговель­ної марки повинен бути ознайомлений із запереченням. Особа, яка подала заперечення, а також володілець охоронного документа можуть брати участь у його розгляді Апеляційною палатою.

Відповідно до ст. 51² Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне використання об'єкта права інтелек­туальної власності, у тому числі торговельної марки, привласнен­ня авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на нього тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 200

391

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання та мате­ріалів, призначених для ЇЇ виготовлення.

Згідно зі ст. 164³ Кодексу України про адміністративні право­порушення незаконне копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від ЗО до 44 неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої. Умисне ж поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.7. Кримінально-правові засоби ,"

" . . ' V- охорони торговельних марок

У ст. 61 Угоди TRIPS мовиться: «Члени повинні забезпечити застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака» з комерцій­ною метою. Далі зазначено, що «заходи покарання мають вклю­чати ув'язнення та (або) грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування відповідно до рівня покарання, який застосовують у випадках злочинів відповідної тяжкості. У відповідних випадках заходи покарання мають включати накла­дення арешту, конфіскацію, знищення товарів, що порушують пра­во, а також будь-яких матеріалів та обладнання, які значною мірою були використані при вчиненні порушення»¹.

Включення до Угоди TRIPS положень про санкції криміналь­но-правового характеру - це серйозний крок до виходу за межі традиційної орієнтації міжнародних договорів виключно на інструменти цивільного права.

Українське законодавство розглядає незаконне використання чужої торговельної марки як кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 229 Кримінального кодексу України неза­конне використання знака для товарів і послуг або інше умисне порушення права на цей об'єкт, якщо воно завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, карають штрафом у розмірі від 200 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправни-

¹ Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних пере­говорів: Тексти офіційних документів. - К.: Вимір, 1998. - С. 363.

392

ми роботами строком до 2 років або позбавленням волі на той са­мий строк із конфіскацією відповідної продукції, а також знарядь і матеріалів, які використовували для її виготовлення.

Збільшуються розміри штрафів (від 1 тис. до 2 тис. неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян) і строк позбавлення волі (від 2 до 5 років) за ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групи осіб або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Розмір матеріальної шкоди вважають великим, якщо він у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів гро­мадян, а особливо великим — якщо у 1 тис. і більше разів переви­щує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зазначені вище дії, вчинені службовою особою з використан­ням службового становища щодо підлеглої особи, карають штра­фом у розмірі від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян, арештом строком до 6 місяців або обмеженням волі строкрм до 2 років із позбавленням права обіймати певні по­сади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

5.8. Судова практика України ■

про захист прав на торговельні марки

Акціонерне товариство «Лекхім» (позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом про незаконне викори­стання знаків для товарів і послуг (справа № 20/10). У позовній заяві позивач зазначив, що він у встановленому законом поряд­ку зареєстрував чотири знаки для товарів і послуг: «Анестезол» (свідоцтво України № 14990); Anastesolum (свідоцтво Украї­ни № 14991); «Бетіол» (свідоцтво України № 14993) та BetioluM (свідоцтво України № 14992). Знаки зареєстровані для товарів 5-го (знеболювальні, спазмолітичні засоби, ліки для людини, фармацевтичні препарати) та послуг 42-го (консультування з питань фармацевтики, реалізація товарів 5-го класу) класу МКТП.

Позивачу стало відомо, що ТОВ «Мітек» (відповідач), здійсню­ючи господарську діяльність, розповсюджує лікарські засоби під назвами «Анестезол» та «Бетіол», причому позивач не давав відпо­відачеві дозволу на їхнє використання.

Під час розгляду справи було встановлено, що відповідач здійснює реалізацію лікарських засобів під вищезазначеними на­звами, зареєстрованими позивачем як знаки для товарів і послуг, про що отримано відповідні свідоцтва. Ст. 20 Закону України

393

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що порушення прав володільця, вказаних у ст. 16 Закону, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством та на ви­могу останнього вказане порушення має бути припинене.

Вимоги позивача суд визнав обґрунтованими, і ТОВ «Мітек» було зобов'язане припинити порушення-прав AT «Лекхім» як володільця свідоцтв на знаки для товарів і послуг №№ 14990, 14991, 14992 та 14993.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

1. Яких видів бувають торговельні марки?

2. Які позначення не можуть бути зареєстровані як торговельні марки?

3. Як охороняють права на добре відомі марки?

4. Які майнові права випливають зі свідоцтва на торговельну марку?

5. Які наслідки невикористання торговельної марки її володільцем?

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Охорона промислової власності в Україні: Монографія. — К.: Видав­ничий Дім «Ін Юре», 1999. - С. 88-112.

Мельник О. М. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні: Цивільно-правовий аспект. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. -135 с.

Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і ф-тів ун-тів. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С 133-150.

Мэгс П. Б., Сергеев А. П. Интеллектуальная собственность. — М.: Юрист, 2000. С. 329-378.

Право интеллектуальной собственности: Конспект лекций. - М.: ПРИОР, 1998. - С. 86-100.

Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). - М.: Норма, 2000. - С. 345-376.

Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная собствен­ность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. -М., Юрист, 2002. - С. 78-104.

Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. - СПб.: Питер, 2001. - С. 154-196.

Цивільне право України: Академічний курс: Підручник.: У 2-х т. -Т. 1. Загальна частина. - К: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - С. 437-442.