1. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно до законодавства України засвідчується патентом.

2. Відносини суб'єкта господарювання, що є роботодавцем для винахідника (вина­хідників) або автора (авторів) об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, щодо прав на одержання патенту і права використання зазначених об'єктів інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України та іншими законами.

3. Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері госпо­дарювання є:

виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комер­ційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;

застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України;

пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, за­стосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого без­посередньо способом, що охороняється відповідно до закону.

4. Суб'єктам господарювання належить право попереднього використання винахо­ду, корисної моделі чи промислового зразка за умов, передбачених Цивільним кодек­сом України.

5. Володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, ко­рисної моделі чи промислового зразка як вклад у статутний фонд підприємства.

6. Правила цієї статті застосовуються також до регулювання відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією у сфері господарювання прав на сорти рослин та породи тва­рин.

1. Патент - це охоронний документ встановленої відповідним нормативно-правовим ак­том форми, що містить передбачені законом та зазначеним актом відомості щодо права інте­лектуальної власності на певний винахід, корисну модель чи промисловий зразок.

За законами України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [363] та «Про охо­рону прав на промислові зразки» [367] патент видається в установленому ними порядку цен­тральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. Цим же органом визначаються форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей.

Виходячи з Указу Президента України від 7 червня 2000 р. № 773/2000 [323], централь­ним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності в сенсі вказаних законів є Міністерство освіти і науки України (МОН України) як головний (провід­ний) орган у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації дер­жавної політики у сфері інтелектуальної власності.

У патенті на винахід (корисну модель) зазначаються, зокрема, дата подання заявки та її номер, винахідник(и), формула винаходу (корисної моделі), власник(и) патенту, дата набут­тя майнових прав на винахід (корисну модель).

У патенті на промисловий зразок зазначаються, зокрема, дата подання заявки та її номер, автор(и), зображення промислового зразка, власник(и) патенту, дата набуття майнових прав на промисловий зразок.

2. ГК, ЦК та КЗпП України не містять визначення терміна «роботодавець». Разом з тим статтею 429 ЦК визначено, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановле­но договором. Спираючись на цю статтю, термін «роботодавець» слід розуміти як юридичну або фізичну особу, де або у якої працює винахідник (автор).

Отже, право на одержання патенту та право на використання винаходу (корисної моделі, про­мислового зразка), створеного винахідником (автором) як найманим працівником, належать ви­нахіднику (автору) та його роботодавцеві спільно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статті 429 ЦК особливості здійснення зазначених прав можуть бути вста­новлені законом. Такими можуть бути, наприклад:

обставини, за яких винахід (корисна модель, промисловий зразок) вважається створеним у зв'язку з виконанням трудового договору;

істотні умови договору про передання права на одержання патенту від винахідника (авто­ра) до роботодавця та наслідки їх порушення;

порядок реалізації права на подання заявки на винахід (корисну модель, промисловий зра­зок), створений у зв'язку з виконанням трудового договору, та наслідки порушення цього порядку.

3. Зазначені у частині третій даної статті правомочності щодо використання винаходу, ко­рисної моделі та промислового зразка не розподілені між цими об'єктами. Проте це не озна­чає, що усі ці правомочності притаманні кожному об'єкту.

Наприклад, відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моде­лі» і «Про охорону прав на промислові зразки» «спосіб» є об'єктом лише винаходу і корисної моделі. Тому зазначені у частині третій статті 156 ГК правомочності щодо способу та про­дукту, виготовленого безпосередньо способом, не поширюються на промислові зразки.

З іншого боку, відповідно до статей 459 та 460 ЦК об'єктом винаходу і корисної моделі є «процес» у будь-якій сфері технології, під яким, як правило, розуміється «спосіб», а також «нове застосування відомого продукту чи процесу».

Доречно звернути увагу і на те, що згідно з Законом України «Про охорону прав на про­мислові зразки» під терміном «продукт» стосовно промислового зразка розуміється промис­ловий виріб стійкої форми.

4. Одним з первинних джерел права попереднього використання винаходу, корисної мо­делі та промислового зразка є Паризька конвенція про охорону промислової власності [44].

Згідно з пунктом «В» статті 4 цієї Конвенції права, набуті третіми особами до дати подання первинної заявки на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, яка є підставою набут­тя права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства країни.

Зміст права попереднього користування як права особи викладено у статті 470 ЦК. Згідно з нею будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки, в інтересах своєї діяль­ності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підго­товкою. Це право може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підпри­ємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

На практиці ж доволі часто виникають питання щодо того, який зміст мають терміни «добросовісне використання» та «таке використання».

Винахід, корисна модель та промисловий зразок використовуються, як правило, під час здійс­нення підприємницької (комерційної) діяльності на засадах конкуренції. Отже, добросовісним використанням у сенсі права попереднього користування є будь-яка з дій, зазначених у частині З коментованої статті, виконувана до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисло­вий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки в інтересах своєї ді­яльності, якщо ця дія не підпадає під ознаки недобросовісної конкуренції, тобто не суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Термін «використання» є узагальнюючим терміном, що охоплює дії, зазначені у частині З цієї статті. Отже, термін «таке використання» означає будь-яку з цих дій чи будь-яку сукуп­ність цих дій, які виконувались до виникнення права попереднього користування та кожна з яких за обсягом не виходить за межі того, що передбачалося значною і серйозною підготов­кою, здійсненою до виникнення права попереднього користування.

5. Визначаючи можливість передання прав володільця патенту щодо використання вина­ходу, корисної моделі чи промислового зразка як вкладу в статутний фонд підприємства, частина п'ята коментованої статті не встановлює умов, підстав та порядку такого передання. Вони врегульовані іншим законом. Так, за статтею 427 ЦК зазначені права можуть бути пе­редані відповідно до закону повністю або частково на умовах, які визнаються договором, що укладається відповідно до ЦК та іншого закону. Деякі істотні умови укладання такого дого­вору та здійснення пов'язаної з ним державної реєстрації встановлені главою 75 ЦК. Інші відносини з передання прав щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка регулюються зазначеними вище законами про охорону прав на ці об'єкти.

6. Правила коментованої статті застосовуються до відносин щодо використання прав на сорти рослин та породи тварин з урахуванням особливостей, визначених стосовно цих об'єк­тів главою 42 ЦК, Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» та іншими законами.

Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної марки

1. Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом.

2. Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосу­вання її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці то­варів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на ви­ставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у госпо­дарський (комерційний) обіг.

3. Свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використову­вати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків право­мірного використання торговельної марки без його дозволу.

4. Суб'єкти права на торговельну марку можуть проставляти попереджувальне мар­кування, яке вказує на те, що торговельна марка, яка застосовується, зареєстрована в Україні.

5. Суб'єкти права на торговельну марку, які здійснюють посередницьку діяльність, можуть на підставі договору з виробником товару (послуг) використовувати свою тор­говельну марку з торговельною маркою виробника, а також замість його торговельної марки.

6. Право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до статутного фонду суб'єкта господарювання.

7. У разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оці­нюється разом з іншим майном цього суб'єкта.

1. Поняття торговельної марки дане у статті 492 ЦК. Згідно з ним торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокре­ма, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Це поняття не пов'язує статус позначення як торговельної марки з тим, видане на неї свідоцтво чи ні, що співпадає з поняттям торговельної марки, встановленим статтею 15 Уго­ди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [501], прийнятої Світовою орга­нізацією торгівлі. Воно також відповідає статті 6 bis Паризької конвенції про охорону про­мислової власності [44], якою встановлено спеціальний режим правової охорони добре ві­домої торговельної марки.

Опосередковано на те саме вказує і стаття 500 ЦК, що визначає право попереднього ко­ристувача на торговельну марку, та частина перша статті 157 ГК, якою наголошується, що право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках, передбачених законом.

Такі випадки, а також порядок видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг, який є синонімом торговельної марки, встановлено Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [366]. Згідно з ним свідоцтво видається на підставі належно поданої за­явки, її експертизи на відповідність встановленим цим законом умовам правової охорони та державної реєстрації знака.

У свідоцтві зазначаються, зокрема, дата подання заявки та її номер, власник свідоцтва, а також наводяться визначники обсягу правової охорони знака - його зображення та перелік товарів і послуг.

Відповідно до частини третьої статті 494 ЦК набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не потребує засвідчення зазначеним свідоцтвом.

2. У частині 2 коментованої статті наводиться перелік об'єктів, застосування торговельної марки щодо яких визнається фактом використання торговельної марки. Поряд з цим викорис­танням торговельної марки є дії з впровадження у господарський (комерційний) обіг товару з застосованою на ньому торговельною маркою. Зокрема, відповідно до пункту 4 статті 16 За­кону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» такими діями є зберігання то­вару із застосуванням на ньому торговельної марки з метою пропонування для продажу, про­понування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Крім того, в зазначений пункт Закону імплементована норма підпункту 2 пункту «С» статті 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності, згідно з якою торговельна марка визнається використаною також у разі застосування її у формі, що відрізняється від зареє­строваної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності марки.

3. Право володільця свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його дозво­лу торговельну марку є виключним правом, тобто це право належить лише володільцеві і нікому іншому. Відповідно до статті 495 ЦК виключно володільцеві свідоцтва належить та­кож право дозволяти використання торговельної марки.

Разом з тим володілець свідоцтва не має права забороняти використання торговельної марки, якщо таке використання відповідно до закону може здійснюватися іншими особами без його дозволу.

Зокрема, відповідно до статті 500 ЦК будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торго­вельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право по­переднього користувача).

На підставі пункту 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право володільця свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється також на:

здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

використання знака для товару, введеного під цим знаком в господарський (комерційний) обіг володільцем свідоцтва чи за його згодою, за умови, що володілець свідоцтва не має ва­гомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокре­ма у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповід­но до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [365];

некомерційне використання знака;

усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

4. Норми про попереджувальне маркування містяться в законодавстві різних держав. Зо­крема, суб'єкт прав на торговельну марку для привернення уваги до марки та попередження потенційних порушень права може проставляти поряд з нею попереджувальне маркування у вигляді латинської літери «К» чи К у колі ® або словесного позначення «торговельна марка» чи «зареєстрована торговельна марка», яке вказує на те, що торговельна марка, яка застосо­вується, зареєстрована в Україні. Як випливає, зокрема, зі статті 5D Паризької конвенції про охорону промислової власності, нанесення такого позначення є правом, а не обов'язком су­б'єкта прав на торговельну марку.

5. Виробник, як правило, позначає товар (послугу) лише своєю торговельною маркою. Проте є випадки коли для кращого просування товару (послуги) на ринку доцільно застосо­вувати торговельну марку виробника разом з торговельною маркою посередника чи замість марки виробника марку посередника. Це можливо, наприклад, коли виробник поставляє свій товар у великогабаритній тарі, а фасує його для продажу населенню посередник. У будь-яко­му разі посередник може застосовувати свою торговельну марку лише на підставі договору з виробником, за умови, що такий договір відповідатиме правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

6. Частина 6 коментованої статті не встановлює умов, підстав та порядку передання права інтелектуальної власності на торговельну марку як вкладу до статутного фонду суб'єкта гос­подарювання. Вони мають бути врегульовані іншим законом. Так, за статтею 427 ЦК зазна­чені права можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково на умовах, які визначаються договором, що укладається відповідно до ЦК та іншого закону. Деякі істотні умови укладання такого договору та здійснення пов'язаної з ним державної реєстрації вста­новлені главою 75 ЦК. Подальша деталізація відносин з передання права інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється законами України та міжнародними догово­рами. Наприклад, згідно з пунктом 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» таке передання не допускається, якщо воно може стати причиною вве­дення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи на­дає послугу.

7. Вартість права на торговельну марку нерідко є істотною частиною сукупної вартості майна і майнових прав суб'єкта господарювання, особливо якщо ця марка є добре відомою. У зв'язку з цим вимога частини 7 коментованої статті про оцінку права на торговельну марку збанкрутілого суб'єкта господарювання разом з іншим його майном є велінням часу. Належ­не дотримання цієї норми сприятиме більш повному задоволенню вимог кредиторів.

Оцінка права на торговельну марку має проводитись суб'єктами професійної оціночної діяльності відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [371] та виданих на його підставі відповідних норматив­но-правових актів з оцінки майна.

Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної марки, право на яку належить кільком особам

1. Торговельна марка, право на яку належить кільком особам, - це марка, що відріз­няє товари і послуги учасників об'єднання підприємств (торговельна марка об'єднан­ня, спільна торговельна марка) від однорідних товарів і послуг інших суб'єктів господа­рювання, або використовується спільно кількома суб'єктами в інших випадках, пе­редбачених законом.