6.3.2. Экспертиза международной заявки в Украине.

Рассмотрение международной заявки на национальном этапе происходит соответственно национальному законодательству той страны, на территории которой испрашивается охрана. В Украине рассмотрение этих заявок проводится в соответствии со ст. 14 Закона, а особенности экспертизы регламентирует п. 11.3 Правил рассмотрения. Следует отметить, что последние прямо не разделяют экспертизу международной заявки на формальную и экспертизу по существу, а в этом пункте только указывается, что "международная заявка рассматривается в порядке, предусмотренному этими Правилами".

В Украине для заявок, поданных по национальной процедуре, устанавливается дата подачи заявки, для чего достаточно (ст. 13 Закона) подать в произвольной форме заявление о выдаче патента, привести сведения о заявителе, подать материал, который внешне напоминает описание, оплатить соответствующий сбор. После этого проводится в соответствии с п. 9 ст. 16 Закона, формальная экспертиза. Закон в ст. 1 определяет формальную экспертизу (экспертизу по формальным признакам) как "экспертизу, в процессе которой устанавливается принадлежность отмеченного в заявке объекта к перечню объектов, которые могут быть признаны изобретениями (полезными моделями), и соответствие заявки и ее оформления установленным требованиям". Проведение формальной экспертизы заявок, поданных по национальной процедуре (в том числе и иностранными лицами), подробно изложено в п. 3 Правил рассмотрения.

Для национальных заявок правила оформления и рассмотрения определены только национальными нормативно-правовыми актами. Как уже указывалось выше, они разработаны на основании Закона и учитывают конкретные условия и особенности выполнения его норм. И если заявитель или его полномочный представитель (патентный поверенный) подает в Укрпатент материалы заявки, которые не удовлетворяют требованиям Правил, то он нарушает требования п.п. 1-3 ст. 6, ст. 12, Закона, а также, если заявка подана через патентного поверенного - п. 16 Правил составления.

Так как положения Договора выше рангом, чем требования национального законодательства, рассмотрим, что же говорит Договор о допустимости требований к форме и содержанию международных заявок на национальной фазе ?

Ст. 26 Договора предусматривает предоставление отмеченными ведомствами заявителю возможности исправить материалы заявки, если они не отвечают требованиям Договора и Инструкции (т.е., если Получающее ведомство пропустило ошибку). Исправления вносятся таким же образом, как и в национальные заявки в такой же ситуации.

Ст. 27 Договора в п. 1 четко утверждает, что национальные законодательства не могут ставить другие или дополнительные требования относительно формы или содержания международной заявки кроме тех, которые предусмотрены в Договоре и Инструкции. В то же время определен, ряд допустимых требований к форме или содержанию международной заявки, которые может поставить национальное законодательство после начала рассмотрения заявки в выбранном ведомстве. Так, п. 2 ст.7 позволяет выбранному ведомству требовать предоставления в определенный срок чертежа, если характер изобретения допускает иллюстрацию в виде чертежей. Кроме того, п. 2 ст. 27 позволяет национальному законодательству требовать:

- упоминание имени должностного лица, уполномоченного представлять заявителя, который является юридическим лицом;

- предоставление документов, которые не являются частью международной заявки, но служат доказательством утверждения заявлений, приведенных в этой заявке, включая подтверждение международной заявки подписью заявителя в тех случаях, когда заявка при предоставлении была подписана его представителем или агентом национальных заявок.

В соответствии с п. 5 ст.27 Договор на этапе национальной процедуры позволяет любому Договорному государству применять критерии своего законодательства, которые касаются уровня техники и других условий патентоспособности. Но в то же время отмечает, что это не; касается требований к форме и содержанию заявок. Национальное законодательство может требовать, соответственно п.6 ст. 27 Договора, от заявителя доказательств всего того, что касается любых материально-правовых условий, установленных этим законодательством.

Т.е. для международных заявок п. 19 Правил рассмотрения, а, следовательно, и требования п.п. 6-9 Правил, должны толковаться и применяться, исходя именно из этих позиций. В частности, при проверке изобретения на соответствие условиям патентоспособности экспертиза имеет право, при необходимости, требовать от заявителя предоставления сведений, касающихся сути объекта, который заявляется.

Определимся, какие же именно требования национальных нормативно-правовых документов правомерны относительно международной заявки, принимая во внимания ст. 4 Закона. Она регламентирует применение правил международного договора Украины в том случае, когда им установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Украины.

Сравнительный анализ требований Договора и нормативно-правовых актов Украины к форме и содержанию документов заявки на изобретение, ст.ст. 3-7 Договора и правил 5-11 Инструкции, которые касается требований к сущности изобретения, формулы изобретения, чертежей и реферата международной заявки, можно прийти к выводу, что, по существу, они совпадают с требованиями, определенными национальным законодательством Украины и не вступают с ними в противоречие. Инструкция, например, содержит достаточно либеральные требования «к непосредственному указанию задачи и технического результата: заявленное изобретение должно быть раскрыто таким образом, чтобы можно было "понять техническую задачу (даже если она не изложена четко как таковая) и ее решение". В описании также должен быть раскрыт положительный эффект изобретения со ссылкой на предыдущий уровень техники, но указывать причинно-следственную связь между совокупностью признаков изобретения и техническим результатом, как того требуют национальные Правила, не обязательно. В описании, в соответствии с этим правилом Инструкции, должен быть изложен, по меньшей мере, лучший из вариантов осуществления заявленного изобретения. Это правило содержит также пожелание предоставлять заглавие каждому разделу описания. Кроме того, Инструкция не содержит никаких требований к последовательности указания в тексте описания нумераций позиций чертежей.

Правило 6 Инструкции касается требований относительно формулы изобретения и, в отличие от Правил, приписывает, в основном, формальные требования к составлению формулы изобретения. Отмеченное правило не содержит никаких требований к особенностям составления формулы изобретения в зависимости от вида объекта (способ, вещество или устройство). Национальные Правила также не содержат жестких требований относительно применения признаков для характеристики объекта: например, устройство должно быть охарактеризовано, в частности, признаками в соответствии с п. 10.1 Правил (наличие конструктивных элементов, наличие связей между ними, форма выполнения элементов, параметры и другие характеристики элементов, материал, из которого изготовлены элементы). Не допускается характеристика устройства в динамике.

Особенности составления формулы изобретения на "вещество" (п. 11 Правил) предусматривают обязательное указание для индивидуального соединения его назначения. Не допускают Правила и использования признаков, которые характеризуют различные объекты, для характеристики одного объекта.

Еще одно из отличий заключается в том, что в соответствии с этим правилом Инструкции желательно, чтобы технические признаки в формуле изобретения сопровождались ссылкой на нумерацию позиций чертежей. Кстати, в реферате также допустимы ссылки на позиции. Еще одно отличие касается принципа составления формулы изобретения, который предусматривает составление формулы как с делением на ограничительную и отличающую части, так и без такого деления, т.е. так называемый "американский" тип формулы. Правило 6.3 (b) "Принцип составления формулы" говорит: "В случаях, когда это целесообразно, формула содержит часть, где отмечены те технические признаки изобретения, которые необходимы для определения объекта, которое заявляется, однако, которые в совокупности являются частью предыдущего уровня техники" (подпункт (и), и "отличающую часть, которая начинается словами "который отличается тем, что", «который характеризуется тем, что», "усовершенствование которого заключается в том, что" или любыми другими аналогичными словами, и которая конкретно указывает технические признаки, на которые в совокупности с признаками, приведенными в подпункте (i), испрашивается охрана" (подпункт (ii). Если национальное законодательство отмеченного государства не требует разделения формулы на ограничительную и отличительную части, то несоблюдение пункта (b) этого Правила не будет иметь последствий в этом государстве, если фактически примененный принцип составления формулы удовлетворяет требования национального законодательства этого государства. Подпись заявителя (поверенного) под описанием и формулой не нужна, п. 6.9 и п. 7.4 Правил требуют подписи заявителя под этими документами.

Правило 11 Инструкции "Требования к оформлению международной заявки" содержит, в частности требования к качеству текстового материала и чертежей, которые в общем аналогичные национальным требованиям. Основное разногласие, которое приводит к большому количеству запросов со стороны экспертизы, это нумерация позиций. Инструкция не содержит никаких требований к виду и порядку нумерации позиций на чертежах и упоминанию их в описании, и потому в международной заявке мы часто видим нумерацию элементов, которая начинается с цифры 100.

Следовательно, можно констатировать, что проведение экспертизы по существу международной заявки, составленной в соответствии с положениями правил 5-8 Инструкции, даже с несоответствием некоторым формальным требованиям национальных Правил, возможно, хотя связано с определенной трудностью и дополнительными расходами времени для эксперта, который привык к определенной форме и порядку изложения материалов заявки. Как уже указывалось раньше, национальные Правила содержат широкий спектр требований к заявке и включают как формальные требования, так и требования, которые касаются сущности изобретения. Учитывая это, а также то, что правила составления международной заявки и правила составления национальной заявки подобны, можно констатировать, что требования Правил являются обязательными для заявителей в части, которое касается раскрытия и понимания сущности изобретения. Кроме того, следует отметить, что часто трудность для экспертизы связана с неудовлетворительным качеством материалов, которые направляются в Укрпатент, что, кстати, противоречит и требованиям Инструкции. Экспертиза не может игнорировать, например, такие формальные требования, которые содержатся в п. 3 Правил "Оформление документов заявки", если текст поданной заявки или чертежи нечеткие, или не выполнено требование пунктов "Подписи", если заявление не подписано заявителем или его уполномоченным представителем. Однако, безусловно, основным критерием возможности проведения экспертизы международной заявки есть: являются ли нарушения национальных формальных требований препятствием для определения соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности или нет.