Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
констититуция и адм право.docx
Скачиваний:
68
Добавлен:
08.05.2015
Размер:
655.79 Кб
Скачать

Л.А. Новоселова наследование прав на товарный знак

Новоселова Л.А., доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Переход в порядке наследования исключительного права на товарный знак и знак обслуживания обсуждался в публикациях достаточно активно: допустимость перехода права на товарный знак или знак обслуживания от наследодателя - индивидуального предпринимателя к наследникам, у которых имеется соответствующий статус индивидуального предпринимателя, в принципе ни у кого из специалистов не вызывает сомнений <1>.

--------------------------------

<1> См.: Гаврилов Э.П. Наследование интеллектуальных прав в свете Постановления Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 // Патенты и лицензии. 2012. N 9; Димитриев М.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Общие положения. Постатейный комментарий к главе 69 ГК РФ // СПС "КонсультантПлюс"; Лабзин М. Наследование права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2007. N 8; Шилохвост О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008. N 1. С. 27.

Тем не менее в судебной практике такой переход иногда ставится под вопрос.

Игнатьев А.П. обратился в арбитражный суд к гражданину И., ООО "Формат", ООО "Камская долина-плюс" с иском о признании недействительными договоров об отчуждении права на товарный знак "ФОРМАТ".

Товарный знак "ФОРМАТ" зарегистрирован на имя Игнатьева А.А. в сентябре 2008 г. В декабре того же года зарегистрирован договор между Игнатьевым и И. об отчуждении исключительного права на товарный знак в полном объеме. В 2010 г. исключительное право на товарный знак передано (отчуждено) ООО "Формат", а последним - ООО "Камская долина-плюс". В сентябре 2008 г. Игнатьев А.А. погиб. Игнатьев А.П. подал в арбитражный суд иск о признании недействительными договоров об отчуждении права на товарный знак "ФОРМАТ" между Игнатьевым и И., между И. и ООО "Формат", между ООО "Формат" и ООО "Камская долина-плюс".

Истец, будучи законным наследником Игнатьева А.А. (и предпринимателем), полагал, что к нему перешло право на товарный знак, и просил в судебном порядке признать недействительными договоры об отчуждении права на товарный знак "ФОРМАТ".

Суд первой инстанции в иске отказал, указав, что "ст. 1514 ГК РФ содержит перечень оснований прекращения правовой охраны товарного знака. Согласно подп. 4 п. 1 упомянутой статьи Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя.

Наследование исключительного права на товарный знак ГК РФ не предусмотрено, следовательно, иск заявлен ненадлежащим истцом" <1>.

--------------------------------

<1> Решение Арбитражного суда Пермского края от 7 декабря 2010 г. N А50-22259/2010. В арбитражном суде дело прекращено апелляционной инстанцией на основании п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.

Суд общей юрисдикции при рассмотрении дела указал, что из содержания ст. 1241 ГК РФ вытекает, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя. Следует иметь в виду, что осуществлять наследственные имущественные права наследники могут в пределах срока действия исключительного права. Переход исключительного права должен осуществляться по общим правилам перехода имущественных прав.

Нормы ГК РФ, регулирующие правоотношения, связанные с защитой и использованием интеллектуальных прав, в их взаимосвязи с нормами, регламентирующими наследственные правоотношения, не содержат запрета или исключения для перехода исключительных прав на товарный знак в порядке наследования.

По смыслу приведенных норм закона исключительное право на товарный знак не относится к правам, неотделимым от их обладателя, является имущественным и возможность его перехода по наследству согласуется с положениями, закрепленными в ст. 1112 ГК РФ.

Доводы о том, что право на товарный знак подлежало прекращению после смерти Игнатьева А.А., не могут быть приняты во внимание, поскольку такого основания для прекращения исключительных прав на товарный знак действующее законодательство не предусматривает.

В п. 3 ст. 1514 ГК РФ содержится отсылочная норма о переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем к ст. 1241 ГК РФ, предусматривающей переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации к другому лицу в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства <1>.

--------------------------------

<1> Решение Дзержинского районного суда г. Перми от 12 мая 2011 г. по делу N 2-679.

В ситуации, когда на момент открытия наследства среди наследников нет предпринимателей либо наследники-предприниматели отказываются от принятия прав на товарный знак в счет своей доли, в качестве одного из возможных решений в доктрине предлагалось исходить из признания факта прекращения права на товарный знак в день открытия наследства (день смерти). Такой вывод можно попытаться обосновать указанием на недопустимость существования права без субъекта (наследник-непредприниматель таковым не признается со ссылкой на то, что закон исключает возможность принадлежности права на товарный знак физическому лицу - непредпринимателю).

По мнению Э. Гаврилова, смерть гражданина-предпринимателя может входить в круг случаев прекращения его предпринимательской деятельности, а потому по букве закона на эту ситуацию распространяется действие п. 1 ст. 1514 ГК РФ <1> (прекращение по решению уполномоченного органа).

--------------------------------

<1> Гаврилов Э.П. Указ. соч.

Другой вариант предлагался М. Лабзиным, который полагал, что наследник, не являющийся на день открытия наследства предпринимателем, имеет возможность принять в качестве наследства в счет своей доли право на товарный знак. Для этого ему надо зарегистрироваться в качестве предпринимателя. Он также правомочен уступить право на товарный знак, не становясь предпринимателем.

Обосновывая такое решение, названный автор ссылался на положения ГК РФ о наследовании ограниченно оборотоспособных вещей (ст. 1180) и о прекращении права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать (ст. 238) <1>.

--------------------------------

<1> Лабзин М. Указ. соч. С. 6.

Если исходить из логики приведенных норм, право на товарный знак должно считаться перешедшим наследнику в момент открытия наследства на общих основаниях, без каких-либо ограничений. Но при неполучении наследником соответствующего статуса право должно быть им отчуждено в течение года со дня возникновения права. В противном случае имущество подлежит принудительной продаже с передачей правообладателю вырученной суммы или передаче "в государственную или муниципальную собственность" с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом затраты на отчуждение имущества вычитаются из вырученных при реализации сумм.

Показательно, что автор предлагает применять изложенный подход по аналогии права, поскольку отмечает невозможность применения норм о праве собственности по аналогии закона к отношениям, объектом которых являются исключительные права на средства индивидуализации.

На правомерность применения в данном случае по аналогии ст. 1180 ГК РФ указывает и О. Шилохвост <1>, но ввиду отсутствия особых оговорок, скорее всего, в его статье речь идет об аналогии закона.

--------------------------------

<1> Шилохвост О.Ю. Указ. соч. С. 27.

Практические выводы из изложенной позиции в определенной степени нашли закрепление в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 9), в п. 85 которого предусмотрено, что принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (п. 1 ст. 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства <1>.

--------------------------------

<1> По мнению В. Еременко, данное разъяснение по существу содержит новую норму права (Еременко В.И. Указ. соч.).

Таким образом, руководящие разъяснения: 1) признается возможность перехода исключительного права на товарный знак к гражданину, не имеющему статуса предпринимателя в момент открытия наследства; 2) авторы исходят из возможности приобретения наследником соответствующего статуса и (или) отчуждения указанным лицом принадлежащего ему исключительного права на товарный знак.

Приведенные выводы не вызывают каких-либо сомнений и могут быть обоснованы ссылкой на нормы ГК РФ, который по общему правилу допускает переход в порядке наследования исключительного права на средства индивидуализации (ст. 1241) и не предусматривает такого основания для прекращения указанного права, как смерть гражданина-предпринимателя, которому право принадлежало.

Вместе с тем указание, обязывающее гражданина отчуждать приобретенное в порядке наследования право на товарный знак в течение года, аргументировать затруднительно. Не указывается также, какие последствия возникают при неисполнении им этой обязанности.

Процитированные ссылки на теоретические работы, где обсуждается возможность применения к рассматриваемым отношениям норм ГК РФ о наследовании ограниченно оборотоспособных вещей, малоубедительны. Одно из слабых мест предлагаемого решения - то, что норма о наследовании ограниченно оборотоспособных вещей не касается ситуаций, когда наследник может получить право на подобные объекты, в отличие от наследования рассматриваемых прав на товарный знак.

Если в отношении предложения М. Лабзина прослеживается стремление устранить путем применения аналогии права законодательный пробел (статья написана до принятия части четвертой ГК РФ, автор оперирует нормами Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"), то в работах, написанных после вступления в силу разд. VII ГК РФ, предложения о применении ст. 1180 Кодекса по аналогии представляются недостаточно обоснованными.

Возможность возникновения ситуации, когда обладатель исключительного права на товарный знак утрачивает статус индивидуального предпринимателя, учтена в нормах ГК РФ о правах на средства индивидуализации.

В ГК РФ (подп. 4 п. 1 ст. 1514) предусмотрено, что в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака <1>.

--------------------------------

<1> Порядок прекращения права на товарный знак регламентирован Правилами принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак, утвержденными Приказом Роспатента от 3 марта 2003 г. N 28.

По мнению Э. Гаврилова, приведенная норма закона для наследника "является несправедливой и нелогичной", поэтому Постановление Пленума ВС РФ N 9 дало ей новое толкование, не соответствующее ее букве, но соответствующее ее духу <1>. Однако это замечание можно отнести к самому законодательному решению, позволяющему лишить лицо (не только наследника) принадлежащего ему исключительного права: 1) без предоставления ему возможности передать право другому лицу; 2) без предоставления какой-либо компенсации; 3) без установления сроков и условий лишения такого права - только в связи с фактом утраты лицензии.

--------------------------------

<1> Гаврилов Э.П. Указ. соч.

Однако рассматриваемое положение Кодекса применительно к наследникам-непредпринимателям может толковаться и иным образом. Прежде всего из него вовсе не вытекает, что при смерти правообладателя-предпринимателя право на товарный знак не переходит в порядке наследования. Вывод о переходе такого права в порядке наследования следует из положений ст. 1241 ГК РФ.

Основанием для прекращения правовой охраны по подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ служит не сам факт утраты гражданином статуса предпринимателя, а решение уполномоченного органа. Соответственно, если исходить из того, что правовую охрану в случае смерти гражданина-предпринимателя и отсутствия у него наследников с соответствующим статусом прекращает уполномоченный орган, он и должен в административном порядке установить возможность или невозможность регистрации права за наследниками с учетом их статуса.

Практически в этом случае при наличии у наследников соответствующего статуса они вправе требовать в обычном порядке внесения изменений в данные государственного реестра.

При отсутствии такого статуса у наследников на день открытия наследства лицо, осуществляющее управление наследственным имуществом, должно иметь возможность распорядиться исключительным правом на товарный знак и распределить вырученные от его реализации суммы между наследниками, а последние должны иметь возможность приобрести такой статус.

Закон действительно не определяет срок, в течение которого исключительное право должно быть отчуждено, если наследники не приобретают статуса предпринимателя, и в течение которого они должны решить вопрос о приобретении необходимого статуса. Отсутствие срока - это пробел, который, собственно, в принципе может быть восполнен путем применения положений ст. ст. 238, 1180 ГК РФ о сроке. Правда, можно предложить и иное решение: исходить из срока, установленного для случаев прекращения права в связи с неиспользованием товарного знака и составляющего три года.

Если исключительное право на товарный знак не было отчуждено в этот срок и вопрос о приобретении соответствующего статуса не был наследниками решен, прекращать исключительное право можно в порядке, установленном для случаев прекращения у правообладателя статуса предпринимателя, а не путем принудительного его отчуждения, что вытекает из норм ст. 238 ГК РФ. В противном случае наследник почему-то оказывается в более выгодном положении, чем обычный правообладатель при утрате им соответствующего статуса (вопрос о справедливости правового решения, предлагаемого подп. 4 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, как было указано ранее, требует самостоятельного рассмотрения).

Кроме того, можно указать на еще одно основание прекращения права: в п. 3 ст. 1514 Кодекса предусмотрено, что при переходе исключительного права на товарный знак без договора с правообладателем (ст. 1241) правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Это положение дает основание требовать прекращения правовой охраны товарного знака, если наследники (это будет касаться и предпринимателей) не обеспечивают выпуск надлежащего товара.

Представляется, что разъяснения по такому востребованному практикой вопросу, как наследование прав на средства индивидуализации, должны вносить определенность в отношения по поводу правовой охраны товарного знака, а не порождать новые проблемы, которые неизбежно возникают при применении п. 85 Постановления Пленума ВС РФ N 9, когда неясно, кем, в каком порядке и в какие сроки изменяются данные государственной регистрации при переходе прав к наследникам и от них - к другим лицам (в случае отчуждения права), какие последствия наступают в случае пропуска наследниками годичного срока для реализации права.

В заключение напрашивается очевидный вывод о необходимости устранения пробелов и неясностей в части регулирования наследования исключительных прав на средства индивидуализации. Это возможно только путем изменения и дополнения законодательства. Указанные отношения исключительно важны и затрагивают широкий круг граждан. Оставлять разрешение столь болезненных вопросов на усмотрение судебной практики недальновидно.