Как уже отмечалось, секрет производства (ноу-хау) можно рассматривать в качестве объекта исключительного права лишь условно. По существу, на данный объект распространяется режим фактической монополии разработчика данной информации, которая имеет ценность до тех пор, пока является недоступной и неизвестной другим лицам. В отличие от лицензионных договоров в отношении других объектов интеллектуальных прав смысл лицензионных договоров, объектом которых является секрет производства (ноу-хау), состоит в передаче информации. Предоставление прав в отношении способов использования по лицензионному договору без раскрытия сущности секрета производства (ноу-хау) не имеет значения, поскольку для пользователя ценность представляет именно неизвестность информации и возможность получения дохода при ее использовании.

Согласно п. 2 ст. 1469 ГК РФ лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок. Кроме того, срок действия лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства ограничен действием фактической монополии.

Втом случае, если информация становится известной третьим лицам, теряется смысл договора. Если секрет производства перестает быть конфиденциальной информацией по вине ее приобретателя, возможно взыскание причиненных убытков, а также применение иных предусмотренных договором санкций.

Внаучной литературе высказывалось мнение, что в целях сохранения конфиденциальности информации необходимо предусмотреть обязанность сторон не только не разглашать указанную информацию, но и не передавать сведения по наследству <1>. Однако такое положение договора ограничивает правоспособность граждан в части наследования имущества и в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ является ничтожным.

--------------------------------

<1> Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М., 1984. С. 134.

§ 4. Принудительное лицензирование и открытые лицензии

Наряду с исключительными, неисключительными, смешанными, полными, единственными лицензиями объекты патентного права, селекционные достижения могут быть предметом предоставления на основании открытой, принудительной и других лицензий.

Принудительные лицензии представляют собой одно из исключений из общего принципа свободы договора. В части четвертой ГК РФ принудительные лицензии предусмотрены для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений. Во всех этих случаях между правообладателем и пользователем заключается лицензионный договор, но помимо воли правообладателя. Отсутствие его воли восполняется решением суда.

Принудительная лицензия в области патентного права предоставляется при наличии следующих оснований (ст. 1362 ГК РФ):

-изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента;

-факт неиспользования приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке;

-инициатором является любое лицо, желающее и готовое использовать такие объекты патентного

права;

-патентообладатель отказывается от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

Решение о выдаче принудительной лицензии принимает суд.

При выдаче принудительных лицензий важное значение имеют гарантии для правообладателя, а именно:

-вид лицензии - неисключительная;

-принудительная лицензия не может быть безвозмездной, за некоторыми исключениями;

-если патентообладатель докажет, что неиспользование или недостаточное использование им объекта патентного права обусловлено уважительными причинами, принудительная лицензия не предоставляется;

-законодательством предусмотрено право на получение соответствующей компенсации патентообладателем (например, согласно ст. 1362 ГК РФ суммарный размер платежей по принудительной лицензии, выданной в связи со злоупотреблением патентообладателем исключительными правами, должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах);

-возможность прекращения принудительной лицензии, выданной при злоупотреблении правообладателем исключительным правом, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

Другим основанием принудительного лицензирования в сфере патентного права является патентование зависимого изобретения. Данный вид лицензирования не распространяется на промышленные образцы, а заявителем может быть лишь обладатель исключительного права на изобретение. Основанием для принудительного лицензирования является невозможность патентообладателем использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретения или полезные модели. Необходимым условием является отказ обладателя первого патента от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

Особый режим применяется для технологии полупроводников. Принудительные лицензии допускаются исключительно для их некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства Российской Федерации (абз. 4 п. 1 ст. 1362 ГК РФ).

Принудительные лицензии в отношении селекционных достижений предусмотрены ст. 1423 ГК РФ. Их цель - создание условий для максимального использования новых сортов растений и животных. В отличие от изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для получения принудительной лицензии нет необходимости доказывать неиспользование или недостаточное использование селекционного достижения.

Принудительная лицензия на селекционные достижения выдается при наличии следующих

оснований:

а) заявление о выдаче принудительной лицензии поступило по истечении трех лет с даты выдачи патента;

б) патентообладатель отказал заявителю в праве производить или реализовывать семена, племенной материал или не готов предоставить такое право.

Предмет принудительной лицензии на селекционные достижения, в отличие от объектов патентного права, определен ГК РФ более узко. Это лишь производство или реализация семян или племенного материала на территории Российской Федерации. Пределы использования селекционного достижения не только определены качественно, но и должны быть явным образом ограничены количественно;

в) отсутствуют уважительные причины, препятствующие патентообладателю предоставить

заявителю право на использование его селекционного достижения;

г) реальная техническая и физическая готовность лица использовать селекционное достижение. В литературе отмечается, что "требовать принудительной лицензии вправе любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное достижение. В данном случае имеется в виду именно реальная техническая, физическая готовность - наличие необходимых посевных площадей, производственных мощностей, оборудования, подготовленного персонала, в крайнем случае - наличие необходимых финансовых ресурсов и предварительных договоренностей с поставщиками и подрядчиками" <1>.

--------------------------------

<1> См.: комментарий к ст. 1423 ГК РФ в кн.: Право на селекционное достижение: Постатейный комментарий главы 73 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.

Порядок предоставления принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения или полезной модели обладателя первого патента - судебный.

Условия предоставления лицензии, указанные истцом, должны включать в себя объем использования объекта, размер, порядок и сроки платежей. Кроме того, в исковом заявлении должно быть обосновано, что зависимое изобретение (полезная модель) представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента. Полученное по этой лицензии право использования изобретения не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Всоответствии с п. 18 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. Предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом требовании (п. 1 ст. 1362 и п. 1 ст. 1423 ГК РФ). Суд же, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии.

Вотличие от обычной лицензии, когда лицензиар может при нарушении лицензиатом обязанности по выплате лицензионного вознаграждения отказаться от договора (п. 4 ст. 1237 ГК РФ), по принудительной лицензии такое право у лицензиара отсутствует. Расторжение в этом случае возможно по решению суда.

Прекращение принудительных лицензий производится в судебном порядке по требованию лицензиара.

Принудительная лицензия в отношении секретного изобретения, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) не предоставляется.

Как и в отношении других охраняемых объектов, применительно к топологиям предусматривается выдача обязательных лицензий. Вашингтонский договор 1989 г. по интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем (не вступил в силу, но его положения используются в ТРИПС) предусматривает принудительную лицензию для охраны национальной цели, рассматриваемой в качестве жизненно важной, на возмездной основе. Любая недобровольная лицензия выдается в судебном порядке и отзывается, когда условия ее предоставления отпадают.

Обязательная лицензия (п. 1 ст. 1462 ГК РФ) предоставляется заказчику в отношении топологии интегральной микросхемы, созданной по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, исключительное право на которую принадлежит исполнителю. Лицензия выдается на условиях неисключительности и безвозмездности. Аналогичное право имеет исполнитель, если исключительное право на созданную им топологию ему не принадлежит.

В отношении топологий интегральных микросхем не предусмотрены открытые лицензии.