оригинальные товары по европейским ценам и импортировать их в Россию. Даже при стандартной наценке стоимость их товаров может оказаться ощутимо ниже, чем цена, установленная для России оригинальным производителем.

§ 5. Принудительная лицензия

Сущность принудительной лицензии

Принудительная лицензия представляет собой разрешение третьему лицу использовать патентоохраняемый объект без согласия правообладателя. Она выступает инструментом восполнения воли правообладателя на осуществление при разумных и справедливых условиях взаимодействия с иными участниками рынка интеллектуальной собственности.

Основным назначением исключительных прав на патентоохраняемые объекты является стимулирование инновационной деятельности: создание и коммерциализация новых разработок. Обеспечение научно-технического прогресса в конкретной сфере требует активного взаимообмена патентоспособными решениями. Особую опасность в такой ситуации представляет пассивная модель реализации патентных прав: отказ от предоставления лицензии на справедливых условиях при неспособности правообладателя обеспечить спрос на инновационный продукт и (или) блокировании возможности иных субъектов использовать свои разработки.

Общее средство пресечения злоупотребления правом - отказ в защите права в таком случае неэффективно. Необходимо восполнить волю патентообладателя на предоставление иным субъектам доступа к разработке. Отказ в предоставлении доступа к патентоохраняемому решению оправданно преодолевать посредством правонаделительных, а не пресекательных действий. Эту задачу и решает институт принудительной лицензии.

Принудительная лицензия служит гибким правовым механизмом взвешивания разнонаправленных частных и общественных интересов. Однако необходимо, чтобы условия ее предоставления изначально учитывали подобные интересы, а также четко определяли объектный критерий (особое социально-экономическое значение патентоохраняемых объектов) ее предоставления.

Международно-правовое регулирование принудительного лицензирования

На международном уровне институт принудительной лицензии был предусмотрен еще в Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). Согласно ст. 5 (А (2)) Конвенции "каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае неиспользования изобретения" <1>.

--------------------------------

<1> Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.).

Предусмотрен институт принудительного лицензирования и в Соглашении ТРИПС. Сам термин в нем не используется - в ст. 31 устанавливаются так называемые другие (по отношению к ст. 30) виды использования без разрешения правообладателя. В содержательном плане в данной статье говорится об условиях, на которых может выдаваться принудительная лицензия.

Во-первых, разрешение третьему лицу на использование запатентованного объекта должно основываться на индивидуальных характеристиках объекта (п. "а" ст. 31). Речь в данном случае идет об объектном критерии допустимого вмешательства в господство правообладателя. Выдача принудительной лицензии возможна лишь в отношении патентоохраняемых объектов, обладающих особым экономико-социальным назначением.

Во-вторых, такое использование может быть разрешено только в том случае, если до его начала

предполагаемый пользователь делал попытки получения разрешения от правообладателя на разумных коммерческих условиях и в течение разумного периода времени эти попытки не завершились успехом. Из данного правила Соглашение ТРИПС предусмотрело исключение: в случае чрезвычайной ситуации в стране или других обстоятельствах крайней необходимости или в случае некоммерческого использования государством рассматриваемое условие может отсутствовать.

Посредством данного исключения ст. 31 Соглашения ТРИПС, а с ней и институт принудительной лицензии был распространен на две принципиально различные между собой ситуации, что требует дополнительных пояснений. Классическая принудительная лицензия выдается в ответ на конкретную правореализационную практику со стороны правообладателя - отказ правообладателя выдать добровольную лицензию на патентоохраняемый объект. Потенциальный лицензиат в таком случае пытается действовать правомерно. Он не начинает без согласия на то правообладателя использовать объект, а обращается в управомоченный орган, с тем чтобы тот восполнил волю правообладателя на выдачу лицензии. Последний заранее определяет условия использования патентоохраняемого объекта.

В-третьих, предоставляемое право на использование должно носить неисключительный характер. Объем и продолжительность такого использования ограничиваются целями, для которых оно было разрешено. Ограничение господства правообладателя допустимо до тех пор, пока оно отвечает актуальным общественным интересам в расширенном использовании патентоохраняемого объекта. У патентообладателя должна сохраниться возможность эффективной коммерциализации патентоохраняемых объектов, в том числе посредством предоставления лицензии иным лицам. Соглашение ТРИПС последовательно исходит из того, что ограничения патентных прав не должны приводить к утрате исключительными правами коммерческой ценности.

В-четвертых, принудительная лицензия выдается на возмездных началах. При установлении размера выплачиваемого правообладателю вознаграждения учитываются конкретные обстоятельства и экономическая стоимость разрешения. Данное условие имеет принципиальную значимость. Принимая решение о предоставлении принудительной лицензии, уполномоченный орган должен сконструировать ту ситуацию, которая имела бы место, если бы правообладатель не действовал оппортунистическим образом. Иными словами, он конструирует правореализационную модель, в рамках которой учитывается вся совокупность связанных с патентоохраняемым объектом интересов. Подобная модель предполагает, в свою очередь, не только обеспечение общественных интересов в доступе к инновации, но и получение правообладателем справедливой прибыли от его "вклада" в научно-технологическое развитие.

Исчерпывающий перечень конкретных случаев выдачи принудительных лицензий в законе не установлен. Упомянуты лишь две возможные ситуации: невозможность использовать зависимый патент - усовершенствование; антиконкурентные практики правообладателя. Это породило активные споры в различных правовых системах относительно возможных оснований вмешательства в сферу господства правообладателя.

Условия и основания выдачи принудительной лицензии в российском праве

Российское законодательство предусматривает институт принудительной лицензии. На практике он до сих пор не получил существенного применения.

Закон (ст. 1362 ГК РФ) устанавливает два основания (случая) выдачи принудительной лицензии.

Первым основанием является отказ патентообладателя предоставить принудительную лицензию на условиях устоявшейся практики при одновременном наличии следующих условий: 1) сам

правообладатель не использовал (недостаточно использовал) изобретение в течение четырех лет, полезную модель - трех лет; 2) такое поведение правообладателя привело к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ и услуг на рынке.

Условия выдачи принудительной лицензии в данном случае сформулированы недостаточно четко. Например, указание на устоявшуюся практику как основной критерий оценки допустимости отказа в выдаче лицензии на добровольных началах. Непонятно, о чьей и какой практике в данном случае идет речь. Можно предположить, что имеется в виду практика самого правообладателя. Но в таком случае,

во-первых, вряд ли получится говорить о втором обязательном условии - недостаточности товаров на рынке. Если разработки активно лицензируются правообладателем, то можно предположить, что они используются в различных продуктах.

Во-вторых, возникает вопрос: что делать, если в выдаче лицензии отказывает субъект, который сам никакими способами (в том числе посредством лицензий) не коммерциализует патентоохраняемый объект? Если спорный патентоохраняемый объект не имеет близких аналогов, то каким образом определять устоявшуюся практику?

Сам по себе критерий недостаточности товаров также является спорным. Как было отмечено выше, п. "а" ст. 31 Соглашения ТРИПС предусмотрел, что выдача принудительной лицензии должна основываться на индивидуальных характеристиках объекта. В то же время в п. 1 ст. 1362 ГК РФ такой критерий не сформулирован. Закон говорит лишь о недостаточности неких инновационных товаров, создаваемых с использованием патентоохраняемого объекта, и не уточняет, есть ли в таких товарах потребительский спрос, не говоря уже об их существенном социально-экономическом значении.

С другой стороны, установлен дополнительный в сравнении с ТРИПС временной критерий - продолжительность неиспользования.

Дополнительные проблемы может создать положение абз. 2 п. 1 ст. 1362 ГК РФ, согласно которому суд принимает решение о выдаче принудительной лицензии, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование обусловлено уважительными причинами. Что следует понимать под такими причинами?

Затраты на коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности как процесс трансформации таких объектов в товар и последующего их вовлечения в хозяйственный оборот <1> иногда в 10 - 100 раз превышают затраты на разработку новых технологий <2>. Очевидно, что во многих случаях изобретатели не обладают необходимыми ресурсами и оборудованием для подобного использования объекта. Привлечь средства извне для них, как правило, также весьма проблематично. Допустимо ли в таком случае говорить об уважительной причине? Представляется, что ответ должен быть утвердительным.

--------------------------------

<1> Jolly A., Philpot J. The Handbook of European intellectual property management. L., 2004. P. 420.

<2> Reamer A., Icerman L., Youtie J. Technology transfer and commercialization: Their role in economic development. USA, 2003. P. 19.

Однако такое решение вопроса делает норму п. 1 ст. 1362 ГК РФ недейственной и препятствует реализации ее функции в системе законодательства - обеспечить динамичное обращение ОИС, имеющих значение для развития экономики.

Второе основание для выдачи принудительной лицензии закреплено в п. 2 ст. 1362 ГК РФ. Речь в данном случае идет также об отказе правообладателя выдать лицензию на условиях, соответствующих установившейся практике. Отличаются лишь условия: 1) иной патентообладатель

не может использовать свой патентоохраняемый объект, на который он имеет исключительное право, без согласия на то первого правообладателя; 2) зависимое изобретение представляет собой важное техническое достижение, имеющее преимущество перед первым патентоохраняемым объектом.

В указанной ситуации в качестве предела осуществления права будет выступать нарушение общественного интереса в развитии инновационной системы, а также частного интереса.

Законодатель прямо указал, что в силу п. 2 ст. 1362 ГК РФ принудительную лицензию может получить лишь обладатель прав на зависимый патентоохраняемый объект, представляющий существенное усовершенствование основной разработки. Понятие зависимых патентоохраняемых объектов раскрыто в ст. 1358.1 ГК РФ. Оно в полной мере соответствует определению патентоохраняемых объектов, на которые может быть выдана принудительная лицензия в соответствии с

п. 2 ст. 1362 ГК РФ.

Компания A получает патент на важное изобретение. Затем компания B существенно усовершенствует изобретение и получает патент на это усовершенствование. Однако она не может использовать свой патент, так как без патента A усовершенствование не работает, а нарушать патент A компания B не вправе. Зависимым, в частности, может быть признано изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение; изобретение, формула которого отличается от формулы другого запатентованного изобретения, имеющего более ранний приоритет, только назначением продукта или способа.

Ситуация касается так называемых кумулятивных инноваций, под которыми понимаются разработки, опирающиеся на изобретения предыдущих поколений <1>. Данную норму в целом следует признать конструктивной. Отказывая в доступе к использованию основного патента, правообладатель пресекает возможности по практическому внедрению значимых усовершенствований, разработанных правообладателем зависимого патента. Тем самым он создает препятствия на пути научно-технологического прогресса. Институт принудительной лицензии, основывающийся на объектном критерии, в данном случае служит обеспечению кумулятивного процесса. Принципиально важно при этом, чтобы лицензия выдавалась только в том случае, когда подобное зависимое изобретение представляет собой существенное преимущество. На практике должен поддерживаться высокий стандарт соответствия. В ином случае возможны различные злоупотребления со стороны "последователей".

--------------------------------

<1> Carrier M. Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law. Oxford, 2009. P. 26.

Исследование института принудительной лицензии в России не следует ограничивать ст. 1362 ГК РФ. Российское законодательство предусматривает и иной случай выдачи принудительной лицензии. Статья 1360 ГК РФ закрепляет право Правительства РФ разрешать в интересах обороны и

безопасности использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.

Содной стороны, механизм вмешательства правительства в сферу господства патентообладателя установлен по аналогии с институтами реквизиции и изъятия земель для государственных и муниципальных нужд.

Сдругой стороны, названная статья не указывает на переход к государству исключительного права на объект. Патент сохраняется у прежнего правообладателя. Он вправе сам использовать патентоохраняемый объект и запрещать такое использование всем иным лицам. Правительство РФ лишь ограничивает подобную его монополию, позволяя иному (по отношению к патентообладателю) субъекту использовать разработку.

Таким образом, предусмотренный ст. 1360 ГК РФ механизм обладает одинаковым эффектом с принудительной лицензией: расширяется число лиц, использующих разработку, при сохранении у правообладателя патента. Правительство вторгается в патентную монополию иного субъекта, позволяя использовать разработку.

Зарубежный опыт. В США и ЕС (а также с недавнего времени и в развивающихся государствах - Индии и Китае) институт принудительной лицензии применяется главным образом в соответствии с доктриной основного ресурса (essential facilities doctrine). Речь идет о запатентованных решениях, которые необходимы для производства комплексного инновационного продукта. При отсутствии доступа к ним иные участники рынка не смогут производить конкурентоспособный продукт <1>. Как было отмечено судом апелляционной

инстанции по делу Alaska Airlines, доктрина применяется, когда "одна компания, которая контролирует "необходимый элемент", отказывает второй компании в разумном доступе к продукту или услуге, который вторая фирма должна получить, чтобы конкурировать с первой" <2>

. Сходным образом данная доктрина была раскрыта Верховным судом США, постановившим по делу Otter Tail Power Co. <3>: "...компания, контролирующая инфраструктуру и активы, которые

другие компании могут использовать для того, чтобы конкурировать, обязана предоставить лицензию".

--------------------------------

<1> MCI v. ATT 512 U.S. 218; 114 S. Ct. 2223; 129 L. Ed. 2d 182 (1994).

<2> Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc., 948 F. 2d 536, 542 (9th Cir. 1991).

<3> Otter Tail Power Co. v. United States, 331 F. Supp. 54, 58 (D. Minn. 1971), 410 U.S. 366 (1973).

Прежде всего к подобным существенным элементам относят патенты, включенные в стандарт (standard essential patent). Как отметил Европейский институт стандартизации в области телекоммуникации (ETSI), при отсутствии таких патентоохраняемых решений невозможно по техническим основаниям, принимая во внимание нормальную техническую практику и существующий на момент принятия стандарта уровень развития техники, производить, продавать, ремонтировать, эксплуатировать и иным образом распоряжаться устройством или методом, соответствующим стандарту.

На рынках комплексных инноваций (телекоммуникации, цифровые технологии, аудиовизуальные и компьютерные технологии) активно разрабатываются и принимаются стандарты - набор технических спецификаций, которым должны соответствовать производимые продукты или процессы <1>. Стандарты определяют оптимальную совокупность характеристик и

элементов, необходимых для создания конкретного продукта и его взаимодействия с иными продуктами, обеспечивая тем самым совместимость и функциональность сложных технологических систем.

--------------------------------

<1> Например, приняты стандарты LTE, Wi-Fi или Bluetooth GSM, UMTS, Wi-Fi, DVD, Blue-Ray, MPEG, etc.

Очевидно, что, когда речь идет об инновационных продуктах, необходимыми элементами таких стандартов часто становятся патентоохраняемые разработки. Возникает вопрос: как обеспечить доступ всех участников рынка к таким технологиям? Правообладатели, как правило, заинтересованы во включении их объектов в стандарт. Стандарт - необходимый патент приобретает значительную ценность не сам по себе, а как важный, незаменимый элемент комплексной инновации. Доходы патентообладателя возрастают по мере увеличения числа компаний, основывающих свой продукт на соответствующей разработке.

У патентообладателей в такой ситуации существует большой соблазн поднять роялти и (или) установить для потенциальных лицензиатов дополнительные обязательства, получив тем самым сверхвыгоду. Если иные участники рынка хотят производить продукт, соответствующий стандарту, они будут вынуждены пойти на такие условия либо отказаться от своего бизнеса. Очевидно, что оппортунистическое поведение патентообладателя негативно сказывается и на конкуренции, и на инновационном развитии. Оно должно пресекаться.

Патентообладатели при включении их разработок в стандарт принимают на себя так называемые (F)RAND-обязательства <1>.

--------------------------------

<1> Обязанность выдавать лицензии всем заинтересованным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условиях.

(F)RAND-обязательства могут быть зафиксированы применительно к конкретным стандартам в специальных документах, устанавливающих стандарты организаций. Так, например,

Международный телекоммуникационный союз принял документ "Общая патентная политика". В соответствии с данным документом "патент, включенный в стандарт, должен быть доступным для всех без каких-либо ограничений". Любой правообладатель при включении в стандарт должен сделать декларацию о своей готовности предоставлять лицензии иным лицам на справедливых, недискриминационных и разумных условиях <1>.

--------------------------------

<1> http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx

Обязательства (F)RAND нацелены на то, чтобы предотвращать прямой отказ от выдачи лицензии или установление в договоре чрезмерных роялти или иных невыгодных условий, которые фактически означают невозможность заключения сторонами соглашения. В связи с этим (F)RAND-обязательства включают в себя обещание правообладателя добросовестно вести переговоры со всеми компаниями, желающими применять стандарт в своей деятельности, о заключении лицензионного договора.

В доктрине не всегда проводится разграничение между требованиями разумности и справедливости. Считается, что термин "справедливость" больше свойствен праву Европейского союза. В США устанавливающие организации, как правило, требуют от правообладателей соблюдать принципы (F)RAND <1>.

--------------------------------

<1> Geradin D., Rato M. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND (April 2006) // https://ssrn.com/abstract=946792 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.946792.

Требования разумности и справедливости не налагают конкретных ограничений на лицензиара в отношении фактического уровня роялти или любых других условий. Конкретные условия в конечном итоге определяются сторонами. Если все-таки разграничивать данные принципы, то следует отметить, что разумность характеризует главным образом обоснованность размера вознаграждения за предоставление лицензии в отношении необходимого для стандарта патента. Требование справедливости касается преимущественно различных ограничений и дополнительных требований, которые предъявляются к лицензиату <1>. Требование

недискриминационных условий (non-discriminatory) предполагает, что условия выдачи лицензий должны быть изначально равными для всех лицензиатов. Патентообладатель не может менять их произвольно <2>.

--------------------------------

<1> Rahnasto I. Intellectual Property, External Effects and Anti-trust Law, Oxford University Press, 2003, para. 4. 105.

<2> Geradin D., Rato M. Can Standard-Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND (April 2006). Available at https://ssrn.com/abstract=946792 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.946792.

Нарушение правообладателями подобных обязательств: отказ выдать лицензию, установление несправедливых и неразумных условий - является основанием для выдачи принудительной лицензии либо отказа в защите исключительного права (при обращении правообладателем с иском к потенциальному лицензиату).

Вмешательство в сферу господства правообладателя в таком случае можно объяснить несколькими причинами. Отказ в предоставлении лицензии на условиях (F)RAND противоречит основному назначению патентных прав - стимулированию инновационной деятельности. Один "стандарт - необходимый патент" может блокировать производство комплексного продукта, объединяющего в себе сотни - тысячи разработок других лиц <1>. Иными словами, реализация

права одного приведет к невозможности коммерциализации объектов (в том числе