патентоспособных) иных лиц и нарушению конкуренции. Если при этом вести речь о сфере, где существенные патенты принадлежат разным лицам, то неспособность одного договориться может привести к прекращению производства соответствующих продуктов.

--------------------------------

<1> См., например, дела: Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012); Case AT.39985-Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/489), and Case AT.39939-Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents, Commission Decision of 29 April 2014 (see IP 14/490).

В то же время включение патента в стандарт с последующим предоставлением всем иным лицам (F)RAND-лицензий (в том числе в принудительном порядке) не нарушит правомерных коммерческих интересов патентообладателя. Напротив, патентообладатели в таком случае могут рассчитывать на стабильный поток отчислений от всех участников данного рынка.

Весьма показателен в рассматриваемом аспекте спор Microsoft v. Motorola <1>. В конце

октября 2010 г. Motorola направила Microsoft два письма, предлагая заключить лицензионное соглашение в отношении ее патентоохраняемых разработок, включенных в стандарты H.264 и 802.11 <2>.

--------------------------------

<1> Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).

<2> Стандарт H.264 охватывает технологии кодирования и сжатия аудио- и видеоинформации; стандарт 802.11 (Wi-Fi) - набор стандартов связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2.4, 3.6 и 5 Ггц.

Предложенный компанией Motorola проект лицензионного договора предусмотрел обязанность Microsoft выплачивать Motorola за использование патентоохраняемых объектов 2,25% от стоимости окончательного продукта (игровой консоли Xbox, системы Microsoft Windows) вне зависимости от того, использовал ли лицензиат все патентоохраняемые объекты.

Компания Microsoft подала иск о нарушении Motorola своих (F)RAND-обязательств.

Суд удовлетворил данные требования Microsoft. Он исходил из того, что подготовленный ответчиком проект лицензионного соглашения включал в себя несправедливые условия. Обозначенный размер роялти был завышен. Обладателями существенных для стандартов H.264 и 802.11 патентов являются более 140 компаний. Если каждая из них установит подобный предложенному Motorola размер роялти, то общая сумма выплачиваемых Microsoft платежей превысит стоимость предлагаемых им товаров.

Суд определил справедливые максимально возможные роялти, которые Microsoft должен выплачивать Motorola за использование входящих в стандарт разработок: 0,16389 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт H.264, и 0,195 долл. за каждую единицу товара для патентов, включенных в стандарт 802.11.

§ 6. Признание патента недействительным

Основания признания патента недействительным

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ выделяются несколько оснований для признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным.

1. Несоответствие таких объектов критериям патентоспособности. Так, например, заявитель может предоставить сведения, что запатентованное изобретение не отвечает требованию абсолютной мировой новизны. Доказательством в таком случае служат ранее выданные патенты, любые иные источники (на практике, как правило, письменные), содержащие сведения о средстве, которому присущи

все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Судебная практика. Компания ООО "Научно-производственное объединение Верхнерусские Коммунальные Системы" подала возражение против выдачи патента на полезную модель "Котельная установка наружного применения" в связи с ее несоответствием критерию "новизна". Изобретение имело следующую формулу: "Котельная установка наружного применения, содержащая теплоизолированный жаротрубный котел с патрубком для удаления продуктов сгорания, патрубками для прямой и обратной линии воды, камерой сгорания, в которую введена горелка, помещенный в теплоизолированный кожух, имеющий проемы для забора наружного воздуха, отличающаяся тем, что котел внутри теплоизолированного кожуха имеет участки, свободные от теплоизоляции".

По результатам рассмотрения указанного возражения решением Роспатента патент Российской Федерации на полезную модель признан недействительным полностью. Суд по интеллектуальным правам поддержал данное решение. В частности, было установлено, что из патента Российской Федерации N 2349844, выданного ранее на иное лицо, известно средство того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы спорной полезной модели: "...изобретение по патенту Российской Федерации N 2349844, так же как и полезная модель по оспариваемому патенту, содержит теплоизолированный жаротрубный котел (поз. 2), помещенный в теплоизолированный кожух (поз. 11); котел (поз. 2) в противопоставленном патенте также снабжен патрубком (поз. 10) для удаления продуктов сгорания, патрубками для прямой (поз. 4) и обратной (поз. 3) линии воды, а также камерой сгорания (поз. 5), в которую введена горелка (поз. 7); теплоизолированный кожух (поз. 11) в техническом решении по противопоставленному патенту, так же как и в решении по оспариваемому патенту, имеет проемы (поз. 13) для забора наружного воздуха" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума СИП от 29 января 2016 г. N С01-1074/2015 по делу N СИП-355/2015.

При оспаривании патента ввиду несоответствия технического решения промышленной применимости заявители могут ссылаться на несколько обстоятельств: 1) в описании и формуле заявки на изобретение (полезную модель) не раскрыто его назначение; 2) в документах и чертежах, приложенных к заявке, не определены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения (полезной модели) в том виде, в каком оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения (полезной модели), при том что не были такие решения описаны и в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения; 3) реализация указанного заявителем назначения невозможна, заявленное техническое решение противоречит законам природы и знаниям современной науки о них.

Судебная практика. ООО "Протера" подало возражение против выдачи патента на изобретение "Композиция для инъекций на основе таксоидов", мотивированное несоответствием его условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна". Роспатент удовлетворил данное возражение - патент признан недействительным. Суд по интеллектуальным правам подтвердил правильность данного решения. Отсутствие промышленной применимости в данном случае мотивировалось следующим образом: "Согласно описанию к патенту Российской Федерации N 2144356 изобретение относится к новой форме терапевтического агента с противоопухолевой и антилейкемической активностью. В формуле и описании изобретения по патенту Российской Федерации N 214435 отсутствуют данные, подтверждающие противоопухолевую (антилейкемическую) активность композиции и ее пригодность для лечения онкологических больных; не указаны параметры, отражающие как количество и концентрацию веществ, необходимых для установления конкретного соотношения между антигелевой добавкой и поверхностно-активным агентом, так и конкретные вещества, содержащиеся в двух разных растворах. Принцип выбора данных веществ, исходя из того, что они находятся в двух разных растворах, не раскрыт. В этой связи при смешивании двух растворов неустановленного состава получится некий раствор или смесь также неустановленного состава" <1>.

--------------------------------

<1> Решение СИП от 26 ноября 2014 г. по делу N СИП-186/2013.

Оспаривание патента ввиду несоответствия изобретения критерию изобретательского уровня, как правило, требует установления, во-первых, технических решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, близких аналогов запатентованного решения; во-вторых, очевидности для специалиста запатентованного объекта исходя из уровня техники, способности его сформировать данное решение на основе известных ему сведений о близких решениях.

Судебная практика. ООО "МЕКО-Н" подало возражение против патента на изобретение "Демонстрационный торговый стенд" ввиду его несоответствия критерию "изобретательский уровень". Роспатент удовлетворил возражение. Суд по интеллектуальным правам признал такое решение правомерным. Из противопоставленного спорному патенту патента США N 4615448, опубликованного 7 октября 1986 г., известен демонстрационный стенд, состоящий из панелей, т.е. средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту. При этом каждая демонстрационная панель имеет пазы, позволяющие без труда вставлять и вынимать основания кронштейнов, на которые устанавливаются выставляемые предметы. Панель по этому противопоставленному патенту, так же как и по оспариваемому патенту, характеризуется наличием симметричных Т-образных пазов для установки навесных держателей, расположенных на расстоянии друг от друга.

Суд, основываясь в том числе и на выводах эксперта, пришел к выводу, что из противопоставленных в возражении общества "МЕКО-Н" против предоставления правовой охраны патенту Российской Федерации источников информации известны все признаки, которыми изобретение по названному патенту в том виде, в каком оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, и отличается от ближайшего аналога <1>.

--------------------------------

<1> Решение СИП от 23 марта 2016 г., Постановление СИП от 11 июля 2016 г. по делу N СИП-925/2014.

2. Несоответствие документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных

на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники.

Одной из функций патентной системы является раскрытие информации о новых технических решениях. Гарантируя эксклюзивный период использования патентоохраняемого объекта, государство предполагает, что сущность соответствующих объектов перестанет быть тайной, как это могло бы быть при установлении режима ноу-хау. В таком случае изобретения или полезная модель начнут формировать существующий уровень техники. В установленных законом целях они смогут свободно использоваться любым лицом (ст. 1359 ГК РФ). Создастся база для лицензионных отношений: потенциальные лицензиаты будут знать, в чем именно состоит запатентованное решение.

Используя данное основание, заявители могут оспаривать так называемые "зонтичные" патенты, охватывающие "немыслимое количество вариантов, образующихся за счет использования в патентной формуле связующих союзов "или" и "и/или" между признаками, но описание при этом не содержит примеров каждого из возможных вариантов изобретения (отдельных совокупностей признаков каждого варианта)" <1>.

--------------------------------

<1> Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

3. Наличие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о

выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Данное основание признания патента недействительным основано на ст. 1378 ГК РФ, согласно которой заявитель вправе внести в документы заявки на получение патента исправления и дополнения, которые, однако, не должны изменять сущность заявленного объекта.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения или заявленной полезной модели, если они обладают признаками (или хотя бы одним признаком), подлежащими включению в их формулу, которые не были раскрыты в приоритетных документах.

4. Выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные

модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета.

Действующее законодательство исключает возможность выдачи патентов на идентичные решения. В соответствии с п. 1 ст. 1383 ГК РФ если в процессе экспертизы становится известно, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, то патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.

Заявителям предоставляется 12 месяцев на то, чтобы достичь соглашения. В случае если соглашение не было достигнуто и в Роспатент соответственно не поступило сообщение о сделанном заявителями выборе, обе заявки признаются отозванными.

5. Выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не

являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

В данном случае ситуации могут быть разными. Например, в патенте на служебное изобретение указаны не все соавторы - участники коллектива, творческий труд которых привел к созданию объекта, либо патент на созданную в рамках служебного задания полезную модель получил сам работник. Компания-работодатель в таком случае может обратиться с требованием о признании патента недействительным в части указания правообладателем работника.

Порядок признания патента недействительным в российском праве

Патент на изобретение или полезную модель может быть оспорен в течение срока действия патента любым лицом, которому стало известно об указанных выше нарушениях при регистрации патента (п. 2 ст. 1398 ГК РФ). Из буквального толкования данной нормы следует, что заявителю в таком случае не надо доказывать свою заинтересованность в оспаривании патента, раскрывать мотивы и т.п. Заинтересованность заявителя устанавливается лишь при оспаривании действительности патента после того, когда срок действия исключительного права истек.

Верховный Суд РФ отмечал, что, "как следует из содержания положений пункта 2 статьи 1398 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 29 Патентного закона, законодатель преследовал в данном случае цель - дать возможность любому лицу, независимо от того, есть ли у такого лица собственный интерес в признании патента недействительным, оспорить патент в течение всего срока его действия" <1>.

--------------------------------

<1> Определение ВС РФ от 29 января 2015 г. по делу N 300-ЭС14-1301.

Патент может быть оспорен в течение всего срока его существования. Исковая давность в таком случае не применяется. Признанный недействительным полностью или частично патент аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в

какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

В соответствии со ст. 1398 ГК РФ по четырем из пяти оснований признания патента недействительным предусмотрена обязательная процедура рассмотрения спора в административном порядке - в Палате по патентным спорам. Лишь в одном случае (при оспаривании патента в связи с указанием в нем в качестве автора и (или) патентообладателя ненадлежащих лиц) дело о признании патента недействительным рассматривается сразу в суде.

Российскому правопорядку традиционно присуща раздельная система рассмотрения патентных споров о нарушении исключительного права и споров о признании патента недействительным. Данные дела рассматриваются в рамках самостоятельных процессов. Основываясь на ст. 1398 ГК РФ, отечественные суды не принимают к рассмотрению в рамках процесса о нарушении исключительных прав встречный иск (возражение) о недействительности патента по основаниям, предполагающим административное оспаривание.

В судебной практике исходят из того, что "доводы ответчика о несоответствии объекта промышленной собственности истца условиям патентоспособности не имеют значения для правильного рассмотрения дела о прекращении нарушения патента... Поскольку действие патента не оспорено в установленном статьей 29 Патентного закона порядке, право истца на промышленный образец подлежит судебной защите. Споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам. Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента" <1>.

--------------------------------

<1> См. п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" (СПС "КонсультантПлюс").

Невозможность подачи встречного требования о признании патента недействительным (прежде всего в связи с его несоответствием критериям патентоспособности) в рамках рассмотрения спора о нарушении исключительного права на практике порождает определенные сложности. Длительное время сохраняется состояние правовой неопределенности. Если речь идет об участниках стремительно развивающихся инновационных рынков, за период разбирательства о правах на патент, нарушении исключительного права, действии мер процессуального обеспечения может самым радикальным образом измениться соотношение сил конкурентов. Большинство государств в той или иной мере столкнулось с проблемой "легковесных патентов", выданных на объекты, не обладающие подлинной инновационностью. Зачастую их получают на себя недобросовестные субъекты с целью последующего предъявления исков о нарушении исключительного права. В конечном итоге такие патенты аннулируются. Но до этого интересам добросовестных предпринимателей может быть причинен существенный вред. Они будут вынуждены прекратить или приостановить производство, использование некоторых продуктов, выплатить компенсацию (убытки).

Зарубежный опыт. Опыт Германии. Немецкому правопорядку, подобно российскому, присуща раздельная (дисперсивная) система рассмотрения патентных споров.

Иски об аннулировании действующих немецких патентов или европейского патента относительно территории Германии рассматриваются Федеральным патентным судом в рамках самостоятельного производства. Истцом в рассматриваемом случае может быть любое лицо. Для принятия его заявления не требуется доказательств заинтересованности в признании патента недействительным.

В доктрине внимание уделяется следующей распространенной ситуации.

Конкуренты патентообладателя - заинтересованные в оспаривании патента субъекты - зачастую стремятся остаться в стороне от судебного разбирательства, а потому действуют через третьих лиц. Последние соответственно и выступают в качестве непосредственных истцов. На

практике подобные "схемы" признаются правомерными. Исключение составляет ситуация, когда конкуренты действуют через подставных лиц, потому что связаны договорной обязанностью (в рамках лицензионного соглашения) не оспаривать действительность патента. В таком случае в иске может быть отказано <1>.

--------------------------------

<1> Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. N.Y., 2011. P. 97.

Иски о нарушении исключительных прав патентообладателей, в свою очередь, рассматриваются судами по гражданским делам. При этом ввиду разделения процессов (и судов, рассматривающих соответствующие споры) в Германии принципиально отрицается возможность предъявления ответчиком в рамках спора о нарушении исключительного права возражений, связанных с действительностью патента. Ставить под вопрос действительность патентов суды по гражданским делам не могут.

В ситуации параллельных процессов согласно § 148 немецкого Гражданского процессуального кодекса суд, рассматривающий дело о нарушении исключительного права, может приостановить соответствующий процесс, если попытки признать патент недействительным ставят под угрозу правомерность позиции истца. Необходимо, однако, подчеркнуть, что на практике реализация подобной возможности является скорее исключением, чем общим правилом. Из всех процессов о нарушении патентов приостанавливаются 10 - 15%. Основанием для реализации данной нормы при этом служит исключительно установление известного уровня техники, что указывает на отсутствие новизны ОИС <1>.

--------------------------------

<1> Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. P. 102.

Процесс о недействительности, как правило, длится на год дольше, чем рассмотрение спора о нарушении исключительного права. Возможности патентообладателя добиться судебного запрета, таким образом, значительны. Отчасти по данной причине <1>, как отмечается экспертами,

Германия стала таким же привлекательным местом для эффективных (с позиции правообладателя) патентных разбирательств, как Британия для споров о клевете, а штат Делавэр для регистрации корпораций <2>. Как было отмечено профессором менеджмента в техническом

университете Мюнхена Йоахимом Хенкелем, "крупные международные компании часто стремятся использовать немецкую патентную систему для стратегического преимущества" <3>.

--------------------------------

<1> Другой значимой причиной является тот факт, что немецкий закон, как правило, "работает" на пользу правообладателя: кроме возмещения убытков, в случае установления нарушения правообладатели автоматически приобретают право на судебный запрет (Maister F. German courts sees first signs of European Patent troll // www.law.com).

<2> Schuermann S. Is Germany's system of litigating disputes over patents bad for business // Business tech news (http://business-tech.findtechnologynews.com/german-courts-at-center-of-tech-rivals-patent-fights/).

<3> Ibidem.

В ситуации, когда патент был аннулирован после завершения процесса о нарушении исключительного права, который закончился в пользу патентообладателя, бывший предполагаемый нарушитель может начать отдельный новый процесс в целях "корректировки" несоответствия между результатами процессов по нуллификации и нарушению исключительного права. Таким образом, даже если патентообладатель выиграл все инстанции в процессе о нарушении исключительного права, он все равно в конечном итоге может проиграть, если патент был аннулирован <1>. Вместе с тем очевидно, что в такой ситуации разрешение споров вокруг

конкретного патентоохраняемого объекта займет не один год, что, как было отмечено выше, может крайне негативным образом сказаться на инновационном бизнесе одной из сторон.

--------------------------------

<1> Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. N.Y., 2011. P. 108.

В качестве преимуществ дисперсивной системы рассмотрения патентных споров немецкие исследователи называют следующее <1>.

--------------------------------

<1> Patent nullity proceedings and costs for patent litigation in Germany: overview of proceedings and costs estimates of court fees and representative fees // http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13072.pdf.

Во-первых, то, что сторона, которая считает патент препятствием для хозяйственной деятельности, не должна ждать, пока патентообладатель подаст иск о нарушении исключительного права для того, чтобы оспорить действие данного патента. Вместо этого субъект может взять на себя инициативу и подать иск о признании патента недействительным.

Возможность оспаривания патента при отсутствии иска о нарушении исключительного права существует и в рамках системы, допускающей предъявление встречного иска в процессе о нарушении исключительного права (англо-американский подход). В этой связи указанный признак следует рассматривать в качестве "достижения" всех развитых патентных систем, а не преимущества немецкого подхода.

Во-вторых, при разделении производств по оспариванию действительности патента и о нарушении исключительного права уменьшается опасность объединения аргументов относительно двух данных споров.

Представляется, что данный аргумент в пользу дисперсивной системы является в значительной мере надуманным. Правоприменители являются профессиональными, квалифицированными юристами. Следовательно, смешения аргументов по поводу хотя и связанных, но различных по сути правовых явлений происходить у них не должно.

Кроме того, нельзя не задаться вопросом: почему опасность такого смешения влияет только на порядок рассмотрения патентных споров, но не на реализацию института встречных исков в целом? Так, не возникает вопросов к оправданности подачи встречных исков о недействительности сделок в рамках споров об их нарушении.

Более того, в некоторых случаях объединение аргументов будет являться даже оправданным. Речь идет, в частности, об обнаружении судами при решении вопроса о нарушении двух идентичных патентов с разными датами приоритета. Подтверждение данного факта одновременно свидетельствует и о том, что обладателем патента на второе (с более поздней датой приоритета) изобретение используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, и о том, что второе изобретение не отвечает признаку новизны.

В-третьих, споры о недействительности патентов в Германии рассматриваются специфическим составом - два судьи, имеющие высшее юридическое образование, и три специалиста, имеющие техническую подготовку.

Привлечение последних, несомненно, является конструктивным шагом. Ввиду того что вопрос действительности (недействительности) решается как лицами, имеющими юридическую подготовку, так и лицами, обладающими специальными знаниями, нет необходимости в привлечении многочисленных экспертов, что, несомненно, оптимизирует и убыстряет процесс рассмотрения спора. Вместе с тем сам по себе данный признак характеризует скорее судоустройственный подход, чем судопроизводственный.

Примечательно, что установление на законодательном уровне строго дисперсивной системы в Германии не исключает того, что на практике суды учитывают при рассмотрении одного патентного спора между сторонами, принятии процессуальных решений то, как протекает параллельный процесс.

Так, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является решение по делу Olanzapin. Решение Федерального патентного суда о признании патента недействительным было оспорено в Верховном суде ФРГ. Данная апелляционная жалоба находилась на рассмотрении, когда суд Дюссельдорфа в рамках спора о нарушении указанного выше патента принял решение о наложении временного запрета на использование ответчиком спорного объекта. При этом он аргументировал оправданность применения подобной обеспечительной меры тем, что, как представляется, Федеральный патентный суд допустил ошибку при рассмотрении спора о признании патента недействительным и Верховный суд пересмотрит такое решение <1>.

--------------------------------

<1> Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. N 7 (www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/078 54be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends_sept12.pdf).

Опыт США. Исторически признание патентов недействительными рассматривалось в США в качестве неотъемлемой функции суда. Подобное оспаривание долгое время было возможным исключительно в качестве ответа (встречного иска) на претензии патентообладателя к лицу, использующему, по мнению последнего, спорный патентоохраняемый объект.

ВDeclaratory Judgment Act 1934 (28 USC § 2201) была предусмотрена возможность обратиться

всуд с требованием о признании патента недействительным в том случае, если между сторонами возник правовой спор в отношении патентоохраняемого объекта, но до предъявления патентообладателем иска о нарушении его исключительного права.

Таким образом, сложилось правило: для того, чтобы оспорить действительность патента в американских судах, необходимо: 1) либо являться ответчиком в процессе о нарушении исключительного права, инициированного патентообладателем, и подать возражение или встречный иск о признании патента недействительным; 2) либо обратиться с иском в деле о признании права (его отсутствия) (declaratory judgment) о признании патента недействительным. При этом в любом случае со стороны патентообладателя в отношении таких заявителей должны быть осуществлены определенные действия, требования, связанные с правами на спорный патент.

Как указал Верховный суд США в деле MedImmune, "для того, чтобы действительность патента рассматривалась в рамках процесса о признании права, необходимо, чтобы между истцом и патентообладателем был непосредственный и реальный спор". К подобным спорам при этом была отнесена ситуация, когда лицензиат не расторг лицензионного соглашения с патентообладателем до подачи иска о признании, а патентообладатель-лицензиар угрожает применить свой патент, если лицензиат прекратит выплачивать роялти <1>.

--------------------------------

<1> MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

Проблемным на практике оказался вопрос о возможности рассмотрения требования о признании патента недействительным в ситуации, когда суд констатировал отсутствие нарушения исключительного права.

Первоначально американскими судами был сформулирован принцип: если правоприменитель приходит к выводу об отсутствии нарушения исключительного права, он не должен рассматривать вопрос о действительности патента. Так в деле Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987) суд первой инстанции отказал в удовлетворении как иска о

нарушении исключительного права, так и встречного требования о признании патента недействительным. Суд апелляционной инстанции подтвердил отсутствие нарушения исключительного права, аннулировав при этом решение по встречному иску: "Ответчик не допустил нарушений исключительного права. Следовательно, не остается какого-либо спора между сторонами. Мы не должны рассматривать вопрос о действительности патента" <1>.

--------------------------------

<1> Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed. 1987).

Впоследствии данный подход был изменен. Как отметил Окружной суд в деле Morton International, Inc. v. Cardinal Chemical Company, "очевидно, что суд федерального округа даже после установления ненарушения патента обладает юрисдикцией рассмотреть апелляционную жалобу относительно признания патента недействительным. Сторона, которая заинтересована в признании патента недействительным, обладает самостоятельным требованием (от иска о нарушении исключительного права)".

В качестве аргументов в пользу подобной позиции указано, что, во-первых, "в вынесении финального решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес... Из двух вопросов: нарушение исключительных прав и недействительность патента последний имеет даже большее публичное значение". Во-вторых, "наиболее значимым интересом стороны в споре может являться именно сохранение в силе решения о признании патента недействительным... Компания, однажды столкнувшись с обвинением в нарушении исключительного права, сохранит обеспокоенность относительно новых обвинений, если она планирует развивать и производить схожие продукты. Признание патента недействительным решит эту проблему" <1>.

--------------------------------

<1> Cardinal Chem. Co. v. Morton Int'l, Inc., 508 U.S. 83, 100-01 (1993).

В соответствии с правовой логикой в случае двух споров о нарушении исключительного права и недействительности патента рассмотрение отношений сторон оправданно начинать с последнего, а не с первого. Удовлетворение требования о недействительности патента исключает удовлетворение первоначального иска. Устанавливается, что у истца не возникло исключительное право. Следовательно, ответчик не мог его нарушить.

Только в 1980 г. Конгресс США ввел самостоятельную административную процедуру пересмотра патента. Подобные изменения были призваны решить задачи преодоления сомнений всех третьих лиц в действительности патентов, укрепления уверенности инвесторов в стабильности интеллектуальных прав, обеспечения менее затратного (чем судебный) способа признания патента недействительным и в целом повышения доступности процедуры признания патента недействительным.

Сегодня в соответствии со ст. 311 Патентного закона США лицо, не являющееся патентообладателем, может подать в Патентное ведомство ходатайство для назначения пересмотра между сторонами в отношении выданного патента.

Ходатайствующее лицо в производстве по пересмотру между сторонами может просить об аннулировании как непатентоспособных одного или более притязаний патента только по основаниям, предусмотренным в § 102 (новизна) или § 103 (неочевидность предмета изобретения), и только на основании предшествующего уровня техники, состоящего из патентов или печатных изданий.

Глава 32 Патентного закона США, в свою очередь, закрепляет процедуру так называемого пересмотра после выдачи патента: в течение первых девяти месяцев после выдачи патента любое лицо, кроме патентообладателя, может оспорить действительность патента на основании его несоответствия любым условиям патентоспособности, используя при этом любой вид предшествующего уровня техники, а также формальным требованиям, предъявляемым к