--------------------------------

<1> Introduction to Intellectual Property, Theory and Practice. World Intellectual Property Organization. Kluwer Law International, 1997. P. 137.

Первое. Оба правообладателя имеют право подать возражение против выдачи патента в отношении идентичного решения. В этом случае патентный офис, выдавший патент, должен будет проверить доводы, приведенные каждой из сторон, и принять решение о признании недействительным одного из патентов либо об отклонении ходатайства одного из правообладателей о признании патента недействительным. При этом каждая из сторон в случае несогласия с решением патентного ведомства может обратиться в суд с требованием о признании патента недействительным.

Второе. Правообладатели могут договориться о совместном использовании запатентованных решений <1>. В этом случае наиболее предпочтительной правовой формой оформления отношений патентообладателей является соглашение о совместном использовании запатентованных решений.

--------------------------------

<1> Selection of Reports and Papers of the House of Commons: Arts connected with trade. 1836. Vol. 37.

P. 24.

Третье. Правообладатели могут использовать так называемое перекрестное лицензирование (от англ. cross-licensing), которое предоставит каждой из сторон возможность использовать запатентованное решение, в том числе осуществлять его коммерциализацию, не нарушая при этом прав другой стороны <1>. Практика перекрестного лицензирования особенно часто используется патентообладателями технических решений в области компьютерных технологий, где существует большое количество схожих решений, защищенных патентами <2>.

--------------------------------

<1> Teece David J. Transfer And Licensing Of Know-how And Intellectual Property. Understanding The Multinational Enterprise In The Modern World. Law Journal Press, 2011, 6 - 24.3.

<2> Edward A. Pisacreta, Seth H. Ostrow, Kenneth A. Adler. Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis // World Scientific. 2008. P. 90.

В любом случае выбор той или иной стратегии в случае наличия схожих запатентованных решений является управленческим решением, принимаемым индивидуально с учетом всех обстоятельств дела.

Переход изобретения, полезной модели, промышленного образца в общественное достояние

Исключительное право ограничено во времени: оно прекращается с истечением срока его действия. При этом после прекращения срока действия исключительного права объект промышленной собственности переходит в общественное достояние (п. 1 ст. 1364 ГК РФ).

Словосочетание "общественное достояние" говорит само за себя: переход в общественное достояние означает, что объект промышленной собственности может свободно использоваться любым лицом без получения согласия или разрешения патентообладателя и без выплаты вознаграждения за использование.

В этом смысле выдача патента, по сути, представляет собой "социальный договор" <1>, в соответствии с которым государство в обмен на раскрытие сведений об изобретении гарантирует его защиту при помощи патента. При этом после истечения срока действия патента и перехода его в общественное достояние уже общество в лице его членов получает выгоду от бесплатного и неограниченного использования объекта промышленной собственности <2>.

--------------------------------

<1> Sterckx, Sigrid (2006). The Moral Justifiability of Patents. Ethical Perspectives 13 (2): 261.

<2> Technology and infrastructures policy in the knowledge-based economy - Alternatives to the patent system (https://cordis.europa.eu/result/rcn/34613_en.html).

Судебная практика. 1. В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ ограничение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности определенным сроком, по истечении которого запатентованные объекты промышленной собственности переходят в общественное достояние, "отражает компромисс между интересами патентообладателя, для которого монопольное право создает определенные преимущественные условия для вложения средств в освоение новых технологий, и интересами общества, которое всегда заинтересовано в широком использовании технических достижений, т.е. в свободном доступе к результатам научно-технической деятельности" <1>.

--------------------------------

<1> Определение КС РФ от 5 марта 2014 г. N 501-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Грефенштейна Анатолия Александровича, Чарушниковой Нины Васильевны и Шенфельда Владимира Иосифовича на нарушение их конституционных прав положениями пункта 2 статьи 1364 и статьи 1399 Гражданского кодекса Российской Федерации".

2. Восьмой арбитражный апелляционный суд в решении по делу указал, что, поскольку срок действия патента на дату вынесения решения истек, "полезная модель, запатентованная истцом, перешла в свободный доступ и ее использование... не влечет наступления гражданско-правовой ответственности для третьих лиц" <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17 мая 2016 г. N 08АП-3550/2016 по делу N А70-4040/2015.

Вместе с тем помимо истечения срока действия исключительного права существует два других основания, по которым объект промышленной собственности также может перейти в общественное достояние: 1) на основании заявления, поданного патентообладателем в Роспатент. При этом объект промышленной собственности считается перешедшим в общественное достояние со дня поступления заявления; 2) при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе. В данном случае объект промышленной собственности переходит в общественное достояние по истечении установленного для уплаты патентной пошлины срока (ст. 1399 ГК РФ).

Указанные основания, в отличие от истечения срока действия исключительного права, которое носит объективный характер и не зависит от патентообладателя, носят субъективный характер и целиком зависят от волеизъявления патентообладателя.

Так, только патентообладатель может обратиться с заявлением о прекращении срока действия патента и только на патентообладателе лежит обязанность по своевременной уплате пошлин за поддержание патента в силе. При этом в случае с подачей заявления о прекращении срока действия патента патентообладатель в активной форме выражает свое волеизъявление. В случае с неуплатой патентных пошлин за поддержание патента в срок волеизъявление патентообладателя выражено в пассивной форме, а именно в форме воздержания от совершения юридически обязывающих действий. Однако в обоих случаях правовые последствия и активного, и пассивного волеизъявления патентообладателя будут одинаковыми: переход принадлежащего ему объекта промышленной собственности в общественное достояние.

Судебная практика. Президиум Верховного Суда РФ указал, что "досрочное прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское решения, на режим общественного достояния в период до окончания установленного законом срока действия патента" <1>.

--------------------------------

<1> Пункт 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

При этом в том случае, если патент на изобретение принадлежал патентообладателю, являющемуся работодателем авторов объекта промышленной собственности, обязанность патентообладателя по выплате соответствующего вознаграждения авторам прекращается с переходом объекта промышленной собственности в общественное достояние - в день поступления в Роспатент заявления патентообладателя о досрочном прекращении срока действия патента <1>.

--------------------------------

<1> См.: Там же. Пункт 27.

Содержание исключительного права обладателей патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы

Как было отмечено ранее, в отечественной доктрине исключительное право воспринимается с точек зрения его негативной (право исключить всех и каждого из зоны легальной монополии) и позитивной составляющих (право использовать результат интеллектуальной деятельности любым незапрещенным способом).

При этом исключительное право выражается в конкретных правомочиях правообладателя объекта промышленной собственности, которые он может реализовывать в отношении принадлежащего ему результата интеллектуальной деятельности.

Патентообладатель объекта промышленной собственности может использовать принадлежащее ему исключительное право любыми не противоречащими закону способами (ст. 1358 ГК РФ). Другими словами, усмотрение патентообладателя в данном случае не ограничено ничем, кроме рамок закона. Например, нельзя использовать изобретение для производства наркотических средств и психотропных веществ, так как такое использование противоречит общественным интересам и запрещено уголовным законодательством.

Конкретные правомочия правообладателя патента, которые он может осуществлять в рамках реализации своего исключительного права, перечислены в п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Данное законодательное положение полностью соответствует ст. 28 Соглашения ТРИПС, посвященной правам патентообладателя.

Необходимо понимать, что перечень, закрепленный в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, не является исчерпывающим. В частности, правообладатель также может ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать, продавать, хранить продукт, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделие, в котором использован промышленный образец.

Зарубежный опыт. В законодательстве многих зарубежных государств воспринят подход, в соответствии с которым исключительное право обладателя патента - это право исключить всех третьих лиц из зоны своей легальной монополии.

Например, в ст. L613-3 Кодекса промышленной собственности Франции без согласия владельца патента запрещено, в частности, "производить, предлагать к продаже, вводить в

гражданский оборот или использовать" <1> запатентованный объект.

--------------------------------

<1> Code de la intellectuelle (version au 1er septembre 2012) (http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/fr/fr209fr-part1.pdf).

В п. 42 Патентного закона Бразилии указано, что "патент предоставляет его правообладателю право препятствовать любому третьему лицу без его согласия производить, использовать, предлагать к продаже, продавать или ввозить" <1> продукт или процесс, защищенный патентом.

--------------------------------

<1> Brazilian Industrial Property Code (N 9.279, 14 May 1996) (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125397).

В соответствии с § 9 Патентного закона Германии "патент имеет такой эффект, что только патентообладатель имеет право использовать запатентованное изобретение в соответствии с действующим законодательством. Любому другому лицу без согласия патентообладателя запрещено..." <1> использовать запатентованное изобретение.

(http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=461309).

В США в соответствии со ст. 154(а) раздела 35 Свода законов США "каждый патент должен содержать краткое название изобретения и предоставлять патентообладателю, его наследникам или правопреемникам право исключить других лиц от создания, использования, предложения к продаже или продажи изобретения на территории всех Соединенных Штатов Америки или импорта изобретения на территорию Соединенных Штатов Америки" <1>.

--------------------------------

<1> United States Code Title 35 - Patents (https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf).

Таким образом, исключительное право обладателя патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец предоставляет правообладателю право использовать принадлежащий ему результат интеллектуальной деятельности любым не запрещенным законом способом, в том числе распоряжаться им по своему усмотрению путем заключения любых гражданско-правовых договоров (п. 1 ст. 1358 ГК РФ).

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца, в частности, считается:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продуктов, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Ввозом на территорию Российской Федерации считается импорт объекта промышленной собственности, защищенного патентом Российской Федерации.

Изготовлением запатентованного объекта считаются действия, в результате которых запатентованный объект промышленной собственности производится другим лицом, отличным от патентообладателя.

Применением запатентованного изобретения считается использование изобретения в соответствии с его назначением <1>.

--------------------------------

<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под ред. А.П. Сергеева. Ч. 4: Учебно-практический комментарий. М.: Проспект, 2015 (СПС "КонсультантПлюс").

В качестве предложения к продаже можно рассматривать как предложение о заключении договора, адресованное конкретному лицу или неопределенному кругу лиц, так и рекламу соответствующих продуктов, включая рекламу в журналах, буклетах, а также в сети Интернет.

Иное введение в гражданский оборот может иметь место в случае заключения сделок, как связанных с отчуждением объекта промышленной собственности, так и не связанных с отчуждением, например сделок по аренде или доверительному управлению.

Хранение имеет место не только в том случае, когда осуществляется запас запатентованных объектов, но и в том случае, когда лицом осуществляется хранение отдельных частей, устройств и деталей, которые необходимы для изготовления запатентованного объекта либо которые представляют собой и (или) содержат в себе составные части запатентованного объекта. Например, использованием изобретения будет считаться хранение отдельных частей двигателя, с помощью которых можно собрать целый двигатель.

Судебная практика. Президиум Верховного Суда РФ указал, что разработка проектной документации, в которой использован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована как использование изобретения <1>.

--------------------------------

<1> Пункт 31 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

В данном случае суд кассационной инстанции поддержал решение суда апелляционной инстанции, который на основании ст. ст. 15, 1350 ГК РФ и заключения судебной экспертизы признал изготовление обществом спорной проектной документации для строительства здания введением в гражданский оборот продукта, изготовленного с использованием запатентованных технических решений (изобретений).

При этом согласно заключению судебной экспертизы спорный проект здания содержал девять признаков изобретения и один эквивалентный признак из десяти приведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, исключительное право на который принадлежало истцу. В результате суд признал факт нарушения исключительного права истца на патент и взыскал с нарушителя убытки за нарушение исключительного права;

2) совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

В данном случае речь идет о нарушении патента на способ изготовления продукта. В соответствии со ст. 5quater Парижской конвенции, "если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охраняющий способ производства указанного продукта, патентообладатель имеет в отношении ввезенного продукта все права, какие ему предоставляет законодательство импортирующей страны на основе патента на способ производства в отношении продуктов, изготовленных в данной стране".

По общему правилу совершение действий по введению в оборот и хранению для этих целей продукта будет считаться нарушением патента на способ, если патентообладатель докажет, что продукт изготовлен запатентованным способом.

Однако если речь идет о продукте, отсутствовавшем на рынке и не известном из уровня техники до появления запатентованного способа, то представления доказательств того, что продукт изготовлен запатентованным способом, не требуется. Предполагается, пока не было доказано иное, что запатентованный способ был использован при изготовлении данного продукта.

Как отмечает профессор Георг Хендрик Христиан Боденхаузен, решение о включении ст. 5quater в текст Конвенции было принято на конференции по пересмотру положений Парижской конвенции в г. Лиссабоне в 1958 г. До 1958 г. "Конвенция предоставляла государствам-членам полную свободу в определении в текстах национальных законодательств того, какие действия третьих лиц будут считаться нарушением патента" <1>.

--------------------------------

<1> Bodenhausen Georg Hendrik Christiaan. Op. cit. P. 85.

При этом на конференции в Лиссабоне было предложено существенным образом изменить данную ситуацию и включить в текст Парижской конвенции правило, в соответствии с которым "патент на способ производства будет нарушен в случае ввоза, продажи или использования продуктов, полученных запатентованным способом в другой стране" <1>. Однако данное предложение не получило поддержки государств-членов, и поэтому ст. 5quater была принята в существующей редакции.

--------------------------------

<1> Ibid.

Как справедливо отмечает профессор Боденхаузен, нарушением исключительного права обладателя патента на способ должно признаваться не только изготовление продукта запатентованным способом на территории страны, где существует и поддерживается в силе патент на способ изготовления, но также и импорт продукта, изготовленного с применением запатентованного способа, даже если данный способ не имеет патентной защиты на территории страны, из которой осуществляется ввоз продукта <1>.

--------------------------------

<1> Bodenhausen Georg Hendrik Christiaan. Op. cit. P. 85.

Например, на территории Российской Федерации действует патент на способ изготовления элементов ограждающих конструкций. При этом на территории Китая отсутствует патентная защита данного способа изготовления, и одновременно с этим на территорию Российской Федерации из Китая ввозятся ограждающие конструкции, изготовленные с применением данного способа. В этом случае ввоз на территорию Российской Федерации указанных ограждающих конструкций будет считаться нарушением исключительного права обладателя патента Российской Федерации на способ изготовления элементов ограждающих конструкций;

3) совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

В данном случае речь идет о ввозе на территорию Российской Федерации, изготовлении, применении, предложении к продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении для этих целей устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ.

Например, в том случае, если патент выдан на способ геолокации без использования GPS-сигнала, то необходимо получить разрешение у патентообладателя на изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, введение в гражданский оборот и иные способы использования в отношении навигаторов, видеорегистраторов и иных подобных устройств, в которых данный способ геолокации осуществляется автоматически;

4) совершение действий, предусмотренных п. 1, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению.

В данном случае речь идет о так называемом патенте на применение. Большинство изобретений, как правило, относятся к созданию нового продукта или способа. Новизна изобретения на применение достигается за счет выявления неизвестного свойства уже известного объекта, что позволяет использовать данный уже существующий объект по новому назначению. По этой причине в сравнении с изобретением на продукт объем правовой защиты, предоставляемый изобретениям на применение, как

правило, . Это связано с тем, что патент на продукт защищает весь продукт целиком, а патент на

применение защищает конкретное, описанное в заявке применение определенного продукта по новому назначению.

В качестве примера изобретения на применение может быть приведен следующий пример из Руководства Роспатента по экспертизе заявок на изобретения <1>: "применение 0,3 - 0,5% водного

раствора "А" в качестве антибактериального средства для лечения верхних дыхательных путей".

--------------------------------

<1> Раздел 8.1 "Изобретения, заявляемые в виде применения по определенному назначению" Руководства по экспертизе заявок на изобретения (утв. Приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. N 87).

Таким образом, фактически в данном случае в подп. 4 п. 2 ст. 1358 ГК РФ законодатель предоставил изобретению на применение равнозначную защиту по сравнению с изобретениями на продукт и способ его получения;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Данный подпункт также относится к патентам на способ и в отличие от подп. 3 п. 2 ст. 1358 ГК РФ охватывает также иные формы осуществления способа, включая его применение.

Таким образом, неисчерпывающий перечень п. 2 ст. 1358 ГК РФ определяет способы использования изобретения. Фактически это означает, что использование изобретения способами, указанными в данном пункте, а также иными способами, прямо не поименованными в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, должно осуществляться только с согласия патентообладателя.

Вместе с тем действующее законодательство Российской Федерации содержит важное уточнение, в соответствии с которым изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Судебная практика. Верховный Суд РФ указал, что для установления факта использования изобретения "необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения"

<1>.

--------------------------------

<1> Пункт 27 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

С учетом того что любое изобретение описывается соответствующей формулой, при ответе на вопрос о том, используется ли изобретение в данном случае и необходимо ли получать согласие патентообладателя, необходимо прежде всего сравнивать независимые пункты формулы запатентованного изобретения и используемого объекта.

При этом законодателем сделано еще одно важное уточнение: использованием изобретения признается использование не только каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте формулы, но и признаков, которые эквивалентны (идентичны) признакам, содержащимся в независимом пункте формулы и ставшим известными в качестве эквивалентных признаков в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Дискуссия. В настоящее время определение эквивалентности признаков формулы изобретения является одним из наиболее сложных вопросов в теории и практике применения патентного права. В научной литературе данный комплекс проблем также именуется теорией эквивалентности.

На наш взгляд, основная сложность, связанная с определением того, какие признаки являются эквивалентными, а какие нет, заключается в том, что, во-первых, в настоящее время отсутствует легальное либо широко распространенное в теории патентного права определение понятия "эквивалентный признак"; во-вторых, в данном случае большую роль играет субъективная интерпретация наличия или отсутствии эквивалентности; в-третьих, отсутствуют

правила применения и сравнения эквивалентных признаков.

Так, например, М.В. Пантелеев и М.А. Серова приводят следующие определения эквивалентных признаков: 1) эквивалентные признаки - это признаки, совпадающие по выполняемой функции и обеспечивающие достижение одинакового технического результата; 2) эквивалентные признаки - признаки, совпадающие по выполняемой функции, достигаемому техническому результату и способам достижения этого результата <1>.

--------------------------------

<1> Пантелеев М.В., Серова М.А. Теория эквивалентов и ее использование // Патенты и лицензии. 2002. N 2. С. 18 - 26.

Н.Н. Аверченко предлагает считать признак эквивалентным, если сущность изобретения при замене признака не изменится, а достигаемый результат останется прежним <1>.

--------------------------------

<1> Абрамова Е.Н., Сергеев А.П., Аверченко Н.Н. и др. (автор главы - Н.Н. Аверченко). Указ. соч.

В.Н. Дементьев, В.М. Рыбаков, А.А. Христофоров предлагают считать эквивалентными признаками такие признаки, при замене которых сущность изобретения не меняется, при этом "достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области" <1>.

--------------------------------

<1> Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках // Патентный поверенный. 2016. N 3.

Зарубежный опыт. Как отмечает Robert C. Kahrl, в Соединенных Штатах Америки при определении эквивалентности признаков изобретения используется так называемый трехступенчатый тест, в соответствии с которым необходимо получить последовательные ответы на следующие вопросы: 1) "выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию?"; 2) "выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию преимущественно одним и тем же способом?"; 3) "выполняют ли данные признаки преимущественно одну и ту же функцию преимущественно одним и тем же способом и при этом достигается одинаковый результат?" <1>.

--------------------------------

<1> Robert C. Kahrl. Patent Claim Construction. Aspen Publishers Online, 2001. 9-9.

Как отмечают Craig Allen Nard, Michael J. Madison, Mark P. McKenna, "эквивалентность в патентном праве - это не заложник формулы изобретения и поэтому она не должна рассматриваться в вакууме. Эквивалентность не требует полной идентичности для каждой цели использования и в каждом признаке. При определении эквивалентности признаки, идентичные другим признакам, могут быть не эквивалентны друг другу, и в то же время признаки, которые для достижения большинства целей являются эквивалентными, могут не являться эквивалентными в данном случае. Необходимо учитывать цель использования признака в патенте, характеристики, которые он проявляет при взаимодействии с другими признаками, а также функцию, которую он выполняет" <1>.

--------------------------------

<1> Craig Allen Nard, Michael J. Madison, Mark P. McKenna. The Law of Intellectual Property. Wolters Kluwer Law & Business, 2017.

Немецкие авторы Rudolf Nirk, Karl Bruchhausen, Eike Ullmann считают, что об эквивалентности