объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ), которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (п. 6 ст. 1350 ГК РФ) и которые не являются изобретениями в смысле п. 5 ст. 1350 ГК РФ. По таким заявкам поиск не проводится.

--------------------------------

<1> См.: ст. ст. 1381, 1382 ГК РФ.

Если же заявитель, исходя из целей патентования, наоборот, не заинтересован в скорейшем проведении экспертизы по существу по заявке на изобретение, он может воспользоваться правом отсрочить начало проведения экспертизы по существу. ГК РФ установлен трехлетний срок, исчисляемый с даты подачи заявки, в течение которого заявитель, исходя из преследуемых им целей патентования, может решать, следует ли проводить по заявке экспертизу по существу.

До подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу заявитель вправе подать ходатайство о проведении информационного поиска (п. 4 ст. 1386 ГК РФ). Эта особенность процедуры позволяет заявителю решить вопрос о целесообразности подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу с учетом результатов информационного поиска.

Если заявителем ходатайство так и не будет подано, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной. Производство по заявке прекращается и уже не может быть восстановлено.

Отсроченная экспертиза интересна заявителям, которые применяют стратегическое патентование, подавая в короткий период много заявок, развивающих и уточняющих первое заявленное на патентование крупное изобретение. Применяя такую стратегию патентования перспективных разработок, их создатели перекрывают для конкурентов целые сегменты рынков.

Ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано третьим лицом, если оно заинтересовано в скорейшем проведении экспертизы по существу (п. 1 ст. 1386 ГК РФ). Третьими лицами, входящими в неопределенный круг лиц, ходатайства о проведении экспертизы по существу обычно подаются после публикации сведений о заявке (ст. 1385 ГК РФ). Иногда ходатайства о проведении экспертизы по существу подаются до публикации сведений о заявке. В эти сроки ходатайства подают лица, входящие в определенный круг лиц, например авторы служебных изобретений.

Третье лицо, которому стало известно о поданной заявке, в частности, в связи с публикацией сведений о заявке (п. 4 ст. 1386 ГК РФ) и которое заинтересовано только в скорейшем получении результатов информационного поиска, но не в проведении экспертизы по существу, также может подать ходатайство о проведении информационного поиска.

Таким образом, российское законодательство предоставляет заявителю и заинтересованным третьим лица возможность в определенной степени управлять сроками начала экспертизы по существу и проведением информационного поиска по заявке.

Экспертиза заявки на изобретение по существу

Основанием для начала экспертизы заявки на изобретение по существу является выполнение трех условий: завершение формальной экспертизы с положительным результатом, удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы по существу, поданного заявителем, и уплата пошлины за проведение экспертизы по существу в установленном размере.

Экспертиза заявки на изобретение по существу - это комплексная проверка соблюдения требований, предъявляемых к изобретению и к раскрытию изобретения в описании, включающая несколько различных проверок. Проверка начинается с исследования документов заявки на изобретение, включает приведенные ниже этапы проверки и завершается в большинстве случаев принятием по заявке решения о выдаче патента на изобретение и существенно реже - решения об отказе в выдаче патента на изобретение или решения о признании заявки отозванной.

"По существу" означает, что при проведении экспертизы по существу выявляется сущность изобретения - совокупность существенных признаков изобретения, обеспечивающих получение

технического результата при использовании изобретения. Сущность изобретения принимается во внимание при проведении различных проверок на стадии экспертизы по существу. Для того чтобы выявить сущность изобретения, эксперт исследует материалы заявки, знакомится с выбранным заявителем прототипом - объектом, в котором воплощено ближайшее к патентуемому изобретению техническое решение, уясняет техническую проблему (задачу), которую решил изобретатель, и технический результат, который ожидается от использования изобретения, после чего приступает к проверкам.

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

1)проверку соблюдения требования единства изобретения (п. 1 ст. 1375 ГК РФ);

2)проверку соответствия изобретения требованиям, установленным п. 4 ст. 1349 ГК РФ;

3)проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 6 ст. 1350 ГК РФ;

4)проверку соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным п. 5 ст. 1350 ГК РФ;

5)проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

6)проверку соответствия формулы изобретения требованиям, предусмотренным подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК РФ;

7)проверку соответствия заявленного в качестве изобретения объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем, условию патентоспособности "техническое решение" (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);

8)проверку промышленной применимости заявленного изобретения (п. 4 ст. 1350 ГК РФ);

9)проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям новизны и изобретательского уровня в соответствии с п. п. 1 - 3 ст. 1350 ГК РФ;

10)проверку новизны изобретения;

11)проверку изобретательского уровня изобретения.

Приведенная последовательность проверок не является обязательной при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, но часто используется в практике экспертизы как наиболее рациональная.

Первая проверка - проверка соблюдения требования единства изобретения - осуществляется по формуле изобретения. Дальнейшая экспертиза по существу проводится в отношении формулы изобретения, соответствующей требованию единства изобретения.

На втором этапе проводятся однотипные проверки, которые целесообразно осуществлять одновременно, так как методология их проведения едина. Эксперт должен убедиться в том, что заявленный объект не относится к объектам, не патентуемым в качестве изобретения, в том числе:

-не относится к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ);

-не относится к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (п. 6 ст. 1350 ГК РФ);

-не относится к решениям, которые не являются изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК РФ).

Случаи, когда заявка относится к объектам, исключенным из охраны в качестве изобретений, редко встречаются в правоприменительной практике. Если второй этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к третьему этапу.

На третьем этапе эксперт должен убедиться в том, что:

-сущность изобретения раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи (подп. 1 - 4 п. 2 ст. 1375 ГК РФ), с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

-формула изобретения соответствует требованиям, предъявляемым к ней подп. 3 п. 2 ст. 1375 ГК

РФ;

-объект, заявленный в качестве изобретения, выраженный формулой, предложенной заявителем, соответствует условию патентоспособности "техническое решение" (п. 1 ст. 1350 ГК РФ);

-изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

Если третий этап завершился с положительным результатом, эксперт переходит к проведению информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники (четвертый этап), после чего осуществляется проверка новизны (пятый этап) и изобретательского уровня изобретения (шестой этап).

Если все этапы завершены с положительным результатом, Роспатент принимает по заявке решение о выдаче патента и выдает патент (п. 1 ст. 1387 ГК РФ).

Если в ходе экспертизы по существу будет установлено, что необходимо запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых невозможно дальнейшее проведение экспертизы по существу, заявителю направляется запрос, ответ на который должен быть представлен заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса (п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Если заявителем не представлены запрашиваемые сведения или сведения представлены с нарушением установленного срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной (п. 6 ст. 1386 ГК РФ). Производство по заявке прекращается. Срок представления запроса может быть продлен или восстановлен в том же порядке, который предусмотрен для стадии формальной экспертизы.

Несоответствие изобретения хотя бы одному требованию или условию патентоспособности или документов заявки требованию достаточности раскрытия сущности изобретения является препятствием для выдачи патента. Если в процессе экспертизы такое препятствие выявлено, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Заявителю предоставляется шестимесячный срок, исчисляемый со дня направления такого уведомления, в течение которого заявитель может представить свои доводы по мотивам уведомления. Доводы заявителя могут изменить предварительный вывод экспертизы о невозможности выдать патент на противоположный вывод, если будут признаны убедительными. По результатам рассмотрения доводов принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке.

Решение Роспатента о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в Роспатент (п. 3 ст. 1387 ГК РФ).

Процедурные особенности экспертизы заявки на изобретение по существу

Сведения о заявке на выдачу патента на изобретение по истечении 18 месяцев, исчисляемых с даты подачи заявки, публикуются в официальном бюллетене Роспатента (ст. 1385 ГК РФ). По заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном ст. 1385 ГК РФ, публикуется отчет об информационном поиске, если поиск проведен на дату публикации сведений о заявке. Если поиск еще не проведен, то он публикуется позднее, сразу после его проведения.

Со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента (ст. 1394 ГК

РФ) изобретению предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения (ст. 1392 ГК РФ).

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе ознакомиться с документами этой заявки и вправе представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным ст. 1350 ГК РФ. Замечания учитываются при принятии решения по заявке (п. 5 ст. 1386 ГК РФ).

По ходатайству заявителя, поданному не позднее 12 месяцев, исчисляемых с даты подачи заявки, сведения о заявке могут быть опубликованы до истечения 18 месяцев.

Если же до истечения 15 месяцев с даты подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения, сведения о заявке не публикуются.

Проверка соблюдения требования единства изобретения

Проверка соблюдения требования единства осуществляется на основании п. 6 ст. 1386 ГК РФ.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на группу изобретений, не объединенных единым изобретательским замыслом (п. 1 ст. 1375 ГК РФ).

Проверка соблюдения требования единства в первый раз проводится на стадии формальной экспертизы. Однако поскольку формальная экспертиза осуществляется без анализа сущности изобретения, проверка соблюдения требования единства, проведенная на стадии формальной экспертизы, как правило, является неполной, и поэтому на стадии экспертизы по существу проводится дополнительная проверка.

Требование единства изобретения признается выполненным, если заявка на изобретение относится к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. Правила объединения изобретений в группу приведены выше в § 3 "Заявка на изобретение" данной главы и в п. 2 Требований ИЗ. Проверка соблюдения правил объединения изобретений в группу проводится в отношении формулы изобретения.

Если заявителем правила не учтены и изобретения объединены в группу произвольно либо допущены ошибки при объединении изобретений в группу, заявителю направляется уведомление, в котором предлагается представить скорректированную формулу изобретения, соответствующую требованию единства изобретения. Если заявитель не сообщит, какое из заявленных изобретений следует рассматривать эксперту, экспертом рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым, или группа изобретений, соответствующих требованию единства с первым изобретением. Чтобы не был утрачен приоритет других изобретений, неправомерно включенных в группу, заявитель уведомляется о возможности подать на другие изобретения выделенную заявку (заявки) с сохранением по ним приоритета, установленного по первоначальной заявке (п. 6 ст. 1386 в части отсылки к п. 4 ст. 1384 ГК РФ).

Проверка возможности отнесения заявленного в качестве изобретения объекта к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ)

Проверка возможности отнесения заявленного в качестве изобретения объекта к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ, осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на результат интеллектуальной деятельности, который не может быть объектом патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ.

Проверка состоит в исследовании сущности заявленного объекта, раскрытой в документах заявки, и подтверждении (либо не подтверждении) возможности отнесения объекта, выраженного формулой

изобретения, к результатам интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ.

Проверка включает два этапа <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 2(2) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.

Цель первого этапа состоит в исследовании сущности заявленного в качестве изобретения объекта

иподтверждении либо неподтверждении возможности его отнесения к:

1)способам клонирования человека и его клону;

2)способам модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3)использованию человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.

Проведение этой проверки требует от эксперта понимания биологической природы объектов, указанных в п. п. 1 - 3, так как не всегда по названию изобретения можно однозначно сделать вывод о том, что этот объект относится к указанным в п. п. 1 - 3.

В российской практике предоставления патентной охраны различным техническим решениям под способом клонирования человека понимают любой процесс, разработанный для создания человека с той же самой ядерной генетической информацией. При этом исходят из того, что способы клонирования человека (равно как и продукты, полученные такими способами, т.е. клоны человека) не могут быть объектами патентных прав. Вместе с тем патентоспособными могут быть способы клонирования клеток и тканей человека, а также продукты (клетки и ткани), полученные такими способами.

К способам модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека относят способы, направленные на получение организма, состоящего из наследственно различных зародышевых или тотипотентных клеток и тканей людей и животных.

Под использованием человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях понимают способы, направленные на получение эмбрионов для их использования в промышленных масштабах и коммерческих целях или продукта, содержащего человеческий эмбрион в целом или в разрушенном виде или его применение по новому назначению. Вместе с тем могут получить патентную охрану соответствующие условиям патентоспособности способы получения эмбрионов и их пересадки в целях экстракорпорального оплодотворения для устранения бесплодия.

Проверка на первом этапе состоит в анализе заявленного в качестве изобретения объекта и соотнесении его назначения и сущности с результатами интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав (подп. 1, 2 и 3 п. 4 ст. 1349 ГК РФ).

Если в результате этого этапа проверки сделан вывод о том, что заявленный в качестве изобретения объект относится к одному из результатов интеллектуальной деятельности, которые не могут быть объектами патентных прав, имеются основания для вывода о том, что этому объекту не может быть предоставлена правовая охрана (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Дальнейшая проверка патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта не осуществляется.

Цель второго этапа состоит в исследовании сущности заявленного в качестве изобретения объекта, проверке и подтверждении (либо не подтверждении) возможности отнесения этого объекта к результатам интеллектуальной деятельности, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При проверке соблюдения этого требования в практике экспертизы рассматривается возможность восприятия обществом этого объекта как противоречащего общественным интересам, принципам гуманности и морали. При решении вопроса о том, может ли быть заявленный в качестве изобретения объект так воспринят, экспертам рекомендовано исходить из общего представления об общественных

интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях. С учетом этих оценок при проведении проверки прогнозируется возможность негативной реакции общественности на регистрацию заявленного в качестве изобретения объекта в Государственном реестре изобретений либо на использование заявленного в качестве изобретения объекта. Окончательное мнение формируется на основе этого прогноза.

К противоречащим принципам морали могут быть отнесены решения, относящиеся к объектам, связанным с эвтаназией, орудиями пыток, казни и т.п. Противоречащим принципам гуманности с учетом подхода современного общества к обращению с животными может быть признано, например, средство для эвтаназии животных, представляющее собой препарат, действие которого вызывает медленное удушье животного.

При проведении проверки рекомендуется учитывать также положение ст. 4.quater Парижской конвенции, устанавливающей, что "в выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям". Поэтому ссылка на какой-либо действующий нормативный правовой акт Российской Федерации, предусматривающий ограничение или сокращение продажи продукта (устройства, вещества и т.д.), в котором может быть воплощен заявленный в качестве изобретения объект, не может служить основанием для признания заявленного в качестве изобретения объекта противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Исключение из этого правила составляют случаи, когда сам запрет введен ввиду противоречия этого объекта какому-либо из указанных требований. В этом случае ссылка на нормативный правовой акт может быть использована в качестве аргумента в совокупности с другими аргументами, подтверждающими противоречие заявленного в качестве изобретения объекта общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Если в результате этого этапа проверки сделан вывод о том, что заявленное изобретение, группа признаков, характеризующая изобретение, или отдельные признаки изобретения относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которые могут быть восприняты обществом как противоречащие общественным интересам, принципам гуманности или морали, имеются основания для вывода о том, что заявленному в качестве изобретения объекту не может быть предоставлена правовая охрана (п. 1 ст. 1387 ГК РФ). Дальнейшая проверка соответствия заявленного в качестве изобретения объекта требованиям и условиям патентоспособности не осуществляется.

Проверка возможности отнесения заявленного в качестве изобретения объекта к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения

(п. 6 ст. 1350 ГК РФ)

Проверка возможности отнесения заявленного в качестве изобретения объекта к объектам, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения в соответствии с п. 6 ст. 1350 ГК РФ, осуществляется на основании п. 2 ст. 1386 ГК РФ и при условии завершения предыдущей проверки с положительным результатом.

Цель проверки состоит в предупреждении выдачи патента на объект, которому не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения в соответствии с п. 6 ст. 1350 ГК РФ.

Проверка состоит <1> в исследовании сущности заявленного объекта, раскрытой в документах заявки, в том числе в формуле изобретения, и подтверждении (либо не подтверждении) возможности отнесения объекта, выраженного формулой изобретения к:

--------------------------------

<1> См.: п. 2(3) разд. V ч. II Руководства ИЗ 2018.

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, т.е. способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора;