общественным интересам и соответствует зарубежному опыту.

§ 2. Прекращение и восстановление действия патента

По общему правилу действие патента прекращается по истечении срока существования исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Вместе с тем действие патента может быть прекращено и досрочно.

Досрочное прекращение действия патента означает прекращение правовой охраны технического или художественно-конструкторского решения и его переход в общественное достояние в период до окончания установленного законом срока действия патента.

Основаниями для досрочного прекращения действия патента на изобретение и полезную модель или промышленный образец, согласно ст. 1399 ГК РФ являются:

1) заявление, поданное самим правообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Патент прекращается со дня поступления заявления.

В случае если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, патентообладатель может подать заявление о досрочном прекращении действия не всех входящих в группу объектов патентных прав, а только в отношении конкретных пунктов формулы изобретений или полезных моделей либо в отношении конкретных промышленных образцов;

2) неуплата в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе.

Патент прекращается по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Роспатент в таких случаях не принимает никакого правоустанавливающего решения и обязан только внести соответствующие изменения о статусе патента в государственный реестр и известить общественность об этом через свои официальные публикации (бюллетени) <1>.

--------------------------------

<1> См.: Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 "Патентное право" Гражданского кодекса РФ (постатейный) // СПС "КонсультантПлюс", 2014.

В соответствии со ст. 1400 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица.

Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины. Такое ходатайство не подлежит удовлетворению, если оно подано после истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента.

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть также прекращено путем признания этого патента недействительным. Признание патента недействительным не прекращает его действие, а аннулирует со дня подачи заявки (п. 5 ст. 1398 ГК РФ).

§ 3. Право преждепользования и право послепользования

Согласно ст. 4 (B) Конвенции по охране промышленной собственности (Парижской конвенции) "права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством страны Союза".

Российское право признает право преждепользования. В соответствии со ст. 1361 ГК РФ право

преждепользования определяется как право лица, не являющегося правообладателем, на безвозмездное использование технического решения, тождественного запатентованному объекту или отличающегося от него только эквивалентными признаками (для изобретений), после того, как на такие патентоохраняемые объекты был получен патент иным лицом.

Условием возникновения такого права является факт добросовестного использования разработки пользователем указанного технического решения или совершение необходимых приготовлений к такому использованию. После получения иным субъектом патента преждепользователь не должен расширять объем использования разработки.

Правовая природа преждепользования

В российской доктрине право преждепользования, как правило, рассматривается в контексте ограничений патентных прав, наряду с действиями, не являющимися нарушениями исключительного права. Подобный подход является верным лишь отчасти.

Если рассматривать исключительное право через призму правомочия запрета всем иным лицам использовать патентоохраняемый объект, то право преждепользования действительно ограничивает господство правообладателя в отношении конкретного субъекта - он не может запретить ему использовать соответствующий объект. Между тем обозначенные институты являются разными по своей правовой сути.

Действия, не являющиеся нарушением исключительного права (случаи свободного использования), представляют собой содержательные границы исключительного права.

Под границами субъективного гражданского права следует понимать "установленные действующим законодательством абсолютно определенные (императивные) предписания, четко регламентирующие меру свободы управомоченного лица" <1>, за рамками которых субъект перестает действовать на основании права.

--------------------------------

<1> Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом как юридический феномен: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 10.

Содержание исключительного права в общем виде составляют правомочия эксклюзивного использования патентоохраняемого объекта и запрета всем иным лицам использовать такой объект. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права, определяют способы использования патентоохраняемого объекта, на которые не распространяется господство правообладателя, его возможность запрещать всем иным лицам использовать патентоохраняемый объект. Каждый может использовать патентоохраняемый объект не потому, что у него возникают самостоятельные субъективные права, а потому, что на данные способы использования не распространяется патентная монополия.

Право преждепользования между тем является самостоятельным имущественным правом, возникающим в отношении патентоохраняемого объекта. Содержание его образует правомочие ограниченного использования объекта. Речь идет именно о коммерческом использовании. Преждепользователь действует в той же плоскости, что и правообладатель, - в содержательных границах исключительного права. Сферы их господства над патентоохраняемым объектом пересекаются, при том что у патентообладателя объем субъективных правомочий, бесспорно, больше.

Другое принципиальное отличие права преждепользования от границ исключительного права в том, что оно возникает всегда относительно конкретного исключительного права, иными словами, является частным случаем, обусловленным особыми обстоятельствами, в то время как границы исключительного права являются универсальными для всех субъективных исключительных прав.

Право преждепользования в связи с этим может быть квалифицировано в качестве обременения, а не границы исключительного права. Точно так же должны быть квалифицированы, к примеру, лицензия, выданная на использование патентоохраняемого объекта, право залога на исключительное право. Все подобные права следуют за исключительным правом при его отчуждении. В их основе лежит стеснение,

затруднение правообладателя в осуществлении отдельных правомочий (прежде всего правомочия запрета) в границах исключительного права.

Назначение права преждепользования

В первую очередь институт преждепользования служит восстановлению справедливости в ситуации, когда один субъект самостоятельно разработал патентоспособное решение, использовал его, но по каким-то причинам так и не подал заявку на получение патента. Он внес свой вклад в научно-технологическое развитие, в связи с чем заслуживает предоставления ему права на использование соответствующей разработки.

Не случайно данный институт зародился и получил наибольшее распространение в германской правовой системе. Патентные права в рамках данной системы традиционно легитимируются с позиции естественно-правового подхода, согласно которому каждый имеет неотъемлемое право на результаты своего труда. Следовательно, независимо от факта получения патента создатель патентоохраняемой разработки должен получить возможность использовать ее как плод собственных интеллектуальных и материальных усилий.

Между тем можно найти обоснования преждепользования и с позиции утилитаристского подхода, характерного для англо-американской системы. Как было отмечено британским исследователем М. Спенсом, с позиции общественных интересов достаточно трудно обосновать запрет независимым изобретателям, создавшим техническое решение раньше патентообладателя, использовать результат их усилий. В доктрине можно встретить мнение, что патентный режим нацелен на создание гонки за изобретение. Потому победитель (тот, кто первый подал патентную заявку) должен получить все. Однако данное утверждение не выдерживает критики с позиции теории стимула, получившей наибольшее распространение в рамках утилитаристского подхода. Как подчеркнул М. Спенс, признание за преждепользователем права на использование изобретения создает дополнительные стимулы к вложениям в R&D (НИОКР). Инновационная деятельность является, с одной стороны, рискованной и непредсказуемой, с другой - затратной. Тот факт, что в случае опоздания с подачей заявки субъект не сможет использовать разработку, может отпугнуть его от вложений в создание соответствующего интеллектуального продукта <1>.

--------------------------------

<1> Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 200 - 201.

Как справедливо было отмечено В. Калятиным, право преждепользования способствует развитию экономического оборота бизнес-компании, с тем чтобы при внедрении новых технологий не возникало чрезмерных рисков, связанных с тем, что кто-то подаст заявку раньше <1>.

--------------------------------

<1> Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 4 апреля 2014 г.

Право преждепользования часто служит способом обеспечения интересов субъектов, установивших в отношении технического решения режим ноу-хау. С раскрытием информации о техническом решении прекращается исключительное право таких субъектов на разработку.

Право преждепользования может возникнуть и у лиц, открыто использующих патентоохраняемый объект. В таком случае закономерен вопрос: соответствует ли запатентованное изобретение критерию новизны? На данный вопрос должен быть дан отрицательный ответ. Если преждепользователь не только совершил подготовительные к использованию действия, но и начал открыто использовать разработку, соответствующее решение стало известно из уровня техники. В таком случае преждепользователь соответствующего объекта может оспорить действительность патента в связи с его несоответствием критерию новизны.

Однако на практике так происходит далеко не всегда: зачастую для субъекта, ранее использовавшего техническое решение, более выгодно потребовать признать за ним право

преждепользования, чем бороться с патентом иного лица. Это объясняется рядом причин.

Во-первых, при оспаривании действительности патента в связи с его несоответствием требованию новизны техническое решение переходит во всеобщее использование. Возможность его использования приобретает не только преждепользователь, но и иные лица. В то же время при установлении права преждепользования у преждепользователя возникнет возможность эксклюзивного использования разработки, хотя и в ограниченном виде. Патентообладатель в таком случае, вероятно, продолжит защищать разработку от посягательства иных лиц.

Во-вторых, предъявление требования об установлении права преждепользования является эффективным механизмом защиты ответчика в рамках спора о нарушении исключительного права.

Представим себе ситуацию. К компании предъявлен иск о нарушении прав иного субъекта на запатентованное изобретение. У ответчика есть доказательства, что он начал использовать соответствующее решение раньше патентообладателя. Заявить встречное требование о признании патента недействительным он не может <1>. С тем чтобы оспорить патент, ему придется инициировать административное производство, затем, возможно, обратиться в суд. В такой ситуации патентообладатель успеет добиться наложения на ответчика запрета на использование патентоохраняемого объекта и взыскания убытков (компенсации). В то же время требование об установлении права преждепользования может быть заявлено как в рамках самостоятельного процесса, так и в качестве встречного иска в деле о нарушении исключительного права.

--------------------------------

<1> Как было отмечено Президиумом ВАС РФ в п. 10 информационного письма от 13 декабря 2007 г. N 122, "споры о недействительности патентов по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, отнесены указанной статьей к компетенции Палаты по патентным спорам... Следовательно, обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента". Подробнее см.: Ворожевич А.С. Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. N 2. С. 16 - 31.

Объем права преждепользования

Предоставленная преждепользователю "привилегия" не может быть безграничной. В ином случае могут пострадать правомерные интересы патентообладателя. Ценность его исключительного права будет существенно снижена, что будет противоречить стимулирующей функции данного права.

Во-первых, право преждепользования является неотчуждаемым. Согласно п. 2 ст. 1361 ГК РФ оно может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые для этого приготовления. Таким образом, преждепользователь не становится конкурентом правообладателю на рынке интеллектуальной собственности - он не может выдавать лицензии, "продать" свое право. Конкуренция между субъектами возможна лишь на товарном рынке, если они производят на основе технического решения сходные инновационные продукты.

Второй принципиально значимый момент: преждепользователь должен использовать запатентованный объект без расширения объема такого использования.

Судебная практика. Как было отмечено в п. 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (далее - Обзор), "...права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден" <1>.

--------------------------------

<1> Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

Данное ограничение можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, оно служит правовой определенности. Патентообладатель знает, на что может рассчитывать преждепользователь, и сообразовывает с этим свои действия (например, выбирает иные способы коммерциализации объекта). Обеспечиваются в таком случае и интересы приобретателей исключительного права. Представим себе, что субъект, заинтересованный в производстве некоего инновационного продукта, приобретает исключительное право на изобретение. Ему известна ситуация на рынке - данный продукт никто не производит в сколько-либо значимых масштабах. Он начинает продавать соответствующий товар. И вдруг у него появляется конкурент, производящий те же самые товары в существенном объеме, который утверждает, что создал соответствующее изобретение еще до патентообладателя.

Во-вторых, данное ограничение не позволит преждепользователю паразитировать на разработках патентообладателя. Интерес потребителей к созданным на основе разработки товарам мог возникнуть только после того, как правообладатель получил на них патент и начал активно продвигать такие товары на рынке, выбрав наиболее эффективную и привлекательную форму реализации изобретения. Преждепользователь мог изначально не догадываться о возможности использования своей разработки в таком продукте или таким способом. Если сохранить "преждепользование" в изначальных границах, то у правообладателя не возникнет полноценного конкурента и на товарном рынке. Обременение не будет существенно сказываться на ценности исключительного права. В то же время правомерные интересы преждепользователя также не пострадают - он не будет лишен того, что имел до получения иным субъектом патента.

Дискуссия. Между тем на практике критерий расширения объема использования традиционно вызывает существенные сложности. В апреле 2014 г. перед членами НКС Суда по интеллектуальным правам были поставлены вопросы: является ли категория объема использования количественной или качественной? Каково содержание качественной категории объема использования тождественного решения?

И.А. Зенин выступил за то, чтобы рассматривать данную категорию как качественную. Он отметил, что объем прав патентообладателя определяется формулой, которая может быть однозвенной и многозвенной. Под качественной категорией объема в таком случае нужно подразумевать соответствующую формулу, которая фиксирует объем прав изобретателя и соответственно преждепользователя и устанавливает пределы, за которые изобретатель не может выходить при использовании тождественного решения.

По мнению В.Ю. Бузанова, преждепользование допустимо в рамках тех (и только тех) форм предпринимательской деятельности, которые осуществлял преждепользователь до начала патентных процедур. Если он был импортером (впоследствии запатентованного продукта), то очевидно, что он не может стать его производителем, и наоборот.

О.А. Городов подчеркнул, что объем использования в зависимости от фактических обстоятельств и характера спорного правоотношения надлежит оценивать или по количественным, или по качественным (сущностным) параметрам. За необходимость учета обоих критериев выступил и А.П. Сергеев. Как им было отмечено, преждепользователь не может расширять свое производство, в основе которого лежит запатентованная разработка, не только в смысле наращивания объема продукции, но и в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции или расширения видов иного возможного использования запатентованной разработки

<1>.

--------------------------------

<1> См.: Протокол N 3 заседания Научно-консультативного совета при СИП от 4 апреля 2014 г.