5.3 Зміст договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Неможливо дати універсальний рецепт підготовки такого договору. Специфіка його предмета, позиції сторін, законодавство та інші фактори істотно впливають на його структуру і зміст.

З ускладненням техніки і технологій стало очевидним, що для реального використання розробок одного лише дозволу на використання прав на об'єкт права інтелектуальної власності недостатньо. Необхідне передання технічної документації, знань, досвіду й устаткування продавця (ліцензіара), що забезпечить покупцеві (ліцензіату) можливість фактичного виробництва продукції за ліцензією.

Законодавства більшості країн не регламентують структуру і зміст ліцензійного договору. У той же час, ліцензійний договір є документом, що регулює права й обов'язки сторін щодо використання ОПІВ, взаємні розрахунки сторін та їхню матеріальну відповідальність. Тому в договорі необхідно намагатися якомога ширше і точніше відображати правові, технічні та економічні аспекти, базуючись на взаємних інтересах.

Ліцензійний договір має постатейну структуру і містить такі розділи:

1) преамбула,

2) визначення термінів, які використовуються в тексті,

3) предмет договору,

4) права та обов'язки сторін договору,

5) технічна документація,

6) гарантії та відповідальність,

7) платежі,

8) технічна допомога,

9)збори і податки,

10) конфіденційна інформація і документація,

11) реклама,

12) інформація та звітність,

13) технічні удосконалення і права на нові об'єкти,

14) захист прав, що передаються,

15) термін дії та умови розірвання договору,

16) наслідки припинення дії договору,

17) форс-мажорні обставини,

18) арбітраж (вирішення спорів, умовна підсудність),

19) інші умови.

Договір розпочинається з його назви, яка повинна вказувати на вид ліцензії, а також на об'єкт інтелектуальної власності, дозвіл на використання якого надається за договором.

Преамбула є мотивованою частиною ліцензійного договору, що відображає спільні цілі сторін. Незважаючи на декларативний характер, вона має суттєве юридичне значення, оскільки сторони, що підписали договір, несуть юридичні обов'язки щодо виконання його умов у відповідності до чинного законодавства.

Розділ «Терміни» є визначальним щодо точного розуміння тексту договору сторонами. Особливо слід звернути увагу на визначення термінів «продукція за ліцензією», «спеціальна продукція».

Предмет договору відноситься до істотних (за законом) умов договору і з юридичної точки зору є основою для визначення обсягу прав ліцензіата, встановлення правових меж, у яких ліцензіат може використовувати одержані за договором права, а також є підставою для виплати ліцензіару ліцензійної винагороди.

Права та обов'язки сторін договору. У цьому розділі визначаються роль прав та обов'язків ліцензіара та ліцензіата. До основних обов'язків ліцензіара належать:

• забезпечення ліцензіатові права використання ОПІВ під час дії ліцензійного договору;

• забезпечення можливості реального здійснення переданих за ліцензійним договором прав.

Передусім ліцензіар має право вимагати від ліцензіата використання об'єкта ліцензії в обумовлених межах і не передавати предмет ліцензії третім особам, якщо інше не передбачено договором; не розголошувати секрети виробництва (ноу-хау), які є об'єктом ліцензії тощо.

До основних прав ліцензіата слід віднести його право на використання об'єкта інтелектуальної власності у своїх інтересах і в межах, обумовлених ліцензійним договором.

До обов'язків ліцензіата належать:

• виплата ліцензійної винагороди ліцензіару;

• використання предмета ліцензії;

• забезпечення обумовленої якості виробленої продукції;

• рекламування ліцензійної продукції;

• додержання обмежень, передбачених договором;

• захист переданих йому прав від порушень з боку третіх осіб тощо.

Технічна документація. Часто ліцензійні договори передбачають передання технічної документації; креслень, технологічного регламенту тощо. Слід мати на увазі, що ці документи захищаються авторським правом. Такий захист набагато слабший, ніж захист патентним правом.

Важливою частиною договору є розділ, який передбачає Гарантії та відповідальність сторін. Природно, що при укладанні договору ліцензіат прагне одержати максимальні гарантії щодо всіх статей договору, а ліцензіар намагається обмежитись мінімальними. Знайти взаємовигідне для обох сторін рішення, «золоту середину» — як правило, нелегко. Але у будь-якому випадку ліцензіар повинен нести відповідальність за права, які він передає ліцензіату і які повинні забезпечити можливість їх використання для вказаної у договорі мети, а ліцензіат — за виплату ліцензійних платежів ліцензіару та дотримання умов використання прав.

Платежі. Однією з найважливіших істотних умов ліцензійного договору є умова про винагороду. Визначення розміру винагороди є самостійним і досить складним завданням. Важливе значення має також вид платежу: роялті, паушальний чи комбінований. Від виду платежу залежить не тільки його розмір, а й розподіл ризиків між ліцензіаром і ліцензіатом.

Розглянемо ще кілька питань, на які слід звернути увагу під час підготовки ліцензійного договору.

Територія. Ліцензіат може просити дозволу на право використання об'єкта, що передається за ліцензійним договором в Україні та у тих країнах, де є охорона ОПІВ, права на використання якого надаються за ліцензійним договором.

Строк дії ліцензійного договору та умови його припинення. Практично всі ліцензійні договори укладаються на якийсь визначений строк, однак у них, за загальним правилом, містяться застереження, які передбачають можливість дострокового припинення дії договору за певних обставин. У договорах також передбачається можливість пролонгації договору після закінчення основного строку його дії. У випадку появи форс-мажорних обставин дію договору може бути припинено достроково. При цьому суми ліцензійних платежів, виплачені ліцензіатом ліцензіару, не будуть повернуті.

Умова про збереження конфіденційності. У ліцензійних договорах, які містять комерційну таємницю або ноу-хау, істотною є умова про збереження конфіденційності, яка носить взаємний характер.

Головним обов'язком сторін є збереження інформації в таємниці. Виходячи з цього, ліцензіар повинен вказати у договорі, що інформація, яка ним передається, є конфіденційною, та зобов'язати ліцензіата передбачити у трудовому договорі (контракті) зі своїми працівниками збереження відомої їм інформації в таємниці.

Оскільки такий договір покладає відповідні зобов'язання особистого характеру, у ліцензіара повинно бути передбачено право на припинення дії ліцензійного договору у випадку злиття з іншим підприємством або переуступкою ліцензіатом прав і результатів, одержаних при виконанні ліцензійного договору, іншій юридичній або фізичній особі без згоди на це ліцензіара.