А.С. Касьянов договорные способы распоряжения исключительным правом

Касьянов А.С., аспирант кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

По критерию наличия или отсутствия договора как основания распоряжения предоставленные правообладателю возможности по распоряжению принадлежащим ему исключительным правом подразделяют на договорные и бездоговорные способы распоряжения. В настоящей статье автор предпринимает попытку дать краткую общую характеристику предоставленным правообладателю возможностям по договорному распоряжению принадлежащим ему исключительным правом.

Ключевые слова: распоряжение, исключительное право, договор, отчуждение, предоставление права использования, смешанный договор.

On the grounds of presence or absence of a contract as the reason of the disposal all given to the rightsowner possibilities of exclusive right's disposal are divided into two groups - contractual and uncontarctual means. In the article the author makes an attempt to give brief general description of given to the exclusive right's owners contractual means of exclusive right's disposal.

Key words: disposal, exclusive right, contract, alienation, licensing, mixed contract.

Условием существования имущественного права в гражданском обороте, а значит, и исключительного права как его разновидности является возможность распоряжения им. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации предполагает принятие правообладателем определенных решений, которые в общем виде могут быть определены как способы распоряжения исключительным правом.

Законодатель исходит из того, что субъекты гражданских прав свободны в принятии подобного рода решений, поэтому не устанавливает закрытого перечня способов распоряжения исключительным правом. Но при этом в п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) им закреплены общие условия, которым должен отвечать любой из осуществляемых способов распоряжения исключительным правом: во-первых, используемый способ не должен противоречить закону; во-вторых, он не должен противоречить существу исключительного права. Наиболее четко подобные условия проявляются в законодательных нормах, прямо запрещающих либо делающих невозможным осуществление того или иного способа распоряжения исключительным правом.

В силу присущего исключительному праву нематериального характера его передача представляет собой совершаемый в сознании людей идеальный акт, который осуществляется посредством совершения правообладателем активных волевых действий, направленных в итоге на передачу в полном объеме исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации либо предоставление права использования соответствующего результата или средства. Подобные волевые действия правообладателей облекаются в определенную правовую форму и приобретают значение юридического факта в виде сделки - односторонней или двусторонней <1>.

--------------------------------

<1> Астахова М.А. Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности: Дис. ... к.ю.н. Тюмень, 2007. С. 88; Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2008. С. 128.

В этой связи цивилистическая доктрина, а вслед за ней и законодатель исходят из того, что все существующие способы распоряжения исключительным правом могут быть разделены на две большие группы. Критерием подобного деления выступает наличие или отсутствие договора как основания для распоряжения исключительным правом. В результате использования указанного критерия все возможные способы распоряжения исключительным правом подразделяются на договорные и бездоговорные, которые, в свою очередь, могут быть разделены и классифицированы на виды и подвиды по различным основаниям <1>.

--------------------------------

<1> См.: Зенин И.А. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части четвертой. М., 2008. С. 31; Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая: Комментарий / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008. С. 326 (автор - Е.А. Суханов); Рузакова О. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2008. N 6. С. 25.

Основанием распоряжения исключительным правом в первую очередь выступает договор, являющийся наиболее удобной и самой распространенной формой их вовлечения в гражданский оборот. Обусловлено это тем, что гражданско-правовой договор представляет собой основную, важнейшую правовую форму экономических отношений обмена; он является средством координации автономных участников гражданского оборота, позволяющим организовать обмен благами на эквивалентно возмездных началах <1>.

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2001 (издание 3-е, стереотипное).

<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2009. С. 14 (автор - М.И. Брагинский); Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2006. Т. III. С. 171 (автор - Е.А. Суханов); Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. М., 2008. С. 42 - 60.

В современных комплексных научных исследованиях, посвященных анализу регулирования договорных отношений <1>, договоры, опосредующие распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и их особенности, как правило, обходят вниманием, ограничиваясь лишь отдельными замечаниями относительно общей возможности заключения того или иного договора в отношении исключительных прав.

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Общие положения" (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2001 (издание 3-е, стереотипное).

КонсультантПлюс: примечание.

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Договоры о передаче имущества" (книга 2) включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2002 (4-е издание, стереотипное).

КонсультантПлюс: примечание.

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского "Договорное право. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта" (Книга 4) включена в информационный банк согласно публикации - Статут, 2003.

<1> См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: В 5 кн. Кн. 1: Общие положения. М., 2009; Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М., 2008; Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002; Кн. 4: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. М., 2007; Кн. 5. Т. 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М., 2006; Кн. 5. Т. 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. М., 2006; Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2001.

Вместе с тем с принятием части четвертой ГК РФ было законодательно закреплено существование отдельного класса договоров - договоров о распоряжении исключительным правом, объединяющих различные договорные конструкции, опосредующие участие исключительных прав в гражданском обороте.

Договорные обязательства по распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, вне всякого сомнения, обладают существенной спецификой по сравнению с обязательствами по распоряжению материальными благами. Но в то же время в п. 2 ст. 1233 ГК РФ установлено, что к договорам о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в полной мере применимы общие положения об обязательствах (ст. ст. 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (ст. ст. 420 - 453 ГК РФ), если иное не установлено законом и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В качестве двух основных договорных моделей распоряжения исключительным правом в п. 1 ст. 1233 ГК РФ закреплены договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. При этом формулировка положений ст. 1233 ГК РФ дала повод ряду исследователей для утверждений о том, что договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор исчерпывают собой все возможные типы договорных конструкций в сфере оборота исключительных прав <1>.

--------------------------------

<1> См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М., 2009. С. 31 - 32 (автор - О.Ю. Шилохвост); Павлова Е.А. Договоры о распоряжении исключительным правом: Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник ВАС РФ. 2009. N 9. С. 63; Право интеллектуальной собственности / Под ред. И.А. Близнеца. М., 2010. С. 23 - 24 (авторы - Э.П. Гаврилов, К.Б. Леонтьев).

Однако согласиться с подобным мнением нельзя, поскольку договором об отчуждении исключительного права и лицензионным договором перечень договоров о распоряжении исключительным правом, безусловно, не исчерпывается, о чем свидетельствует, к примеру, упоминаемая в ст. 1233 ГК РФ возможность заключения договора о залоге исключительного права или установленная гл. 54 ГК РФ возможность заключения договора коммерческой концессии.

Существование иных, помимо договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора, договорных форм, опосредующих распоряжение исключительным правом, учтено Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, которой предпринята попытка сформировать закрытый перечень договоров о распоряжении исключительным правом.

Подтверждением подобного обстоятельства являются положения следующих актов: 1) п. 9.9 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством РФ, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 321; 2) Технологии рассмотрения и государственной регистрации договоров об отчуждении и залога исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, топологию интегральной микросхемы, договоров о предоставлении права на их использование и договоров об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ и базу данных, являющейся приложением к Приказу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 3 июля 2009 г. N 109 <1>; 3) п. 2.1.3.6 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29 декабря 2009 г. N 186 <2>. Из содержания положений указанных актов следует, что для осуществления государственной регистрации Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принимаются только договоры об отчуждении исключительного права, лицензионные (сублицензионные) договоры, договоры о залоге исключительного права, договоры коммерческой концессии (субконцессии). Более того, согласно п. 2.1.3.7 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29 декабря 2009 г. N 186, заявления о регистрации иных, помимо перечисленных, договоров для рассмотрения не принимаются.

--------------------------------

<1> Текст Приказа официально опубликован не был.

<2> Текст Приказа официально опубликован не был.

Согласиться с подобным подходом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, ограничивающим и сужающим круг входящих в состав договоров о распоряжении исключительным правом конструкций, также не представляется возможным, поскольку сформированный ею закрытый перечень договоров о распоряжении исключительным правом не объемлет собой все существующие в сфере оборота исключительных прав договорные конструкции.

Дело в том, что, учитывая природу исключительных прав и присущие им особенности, в структуре договоров о распоряжении исключительным правом следует выделять две большие группы договоров: 1) договоры, направленные на отчуждение правообладателем принадлежащего ему исключительного права; 2) договоры, направленные на предоставление обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации права использования такого результата или средства. Критерием подобной классификации договоров о распоряжении исключительным правом следует признать основу передачи исключительного права <1>, которая может быть безвозвратной, означая, что при заключении соответствующего договора первоначальный правообладатель утрачивает исключительное право и оно переходит в полном объеме к новому правообладателю, или возвратной, означая, что по окончании срока действия договора осуществление исключительного права возможно только первоначальным правообладателем.

--------------------------------

<1> Астахова М.А. Оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности: Дис. ... к.ю.н. Тюмень, 2007. С. 107.

Содержание каждой из указанных групп весьма разнообразно и включает различные виды договоров. Прежде всего, одни из договоров, опосредующих распоряжение исключительным правом, целиком посвящены указанному вопросу, исключительное право является в них самостоятельным объектом, а другие - только частично, и помимо вопросов о распоряжении исключительным правом они регулируют и иные отношения, прямо или опосредованно связанные с предоставляемым исключительным правом.

Кроме того, и в теории гражданского права, и на практике среди существующих договорных форм выделяют такую конструкцию соглашения лиц, как смешанный договор, возможность заключения которого представляет собой одно из проявлений общегражданского принципа свободы договора. Смешанный договор представляет собой объединенную общей формой совокупность комплексов прав и обязанностей сторон различных договоров, как предусмотренных, так и не предусмотренных законом и иными правовыми актами <1>. К отношениям сторон по смешанному договору в силу п. 3 ст. 421 ГК РФ применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

--------------------------------

<1> Савельев А.И. Отдельные вопросы правового регулирования смешанных договоров в российском и зарубежном гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2011. N 8. С. 16 - 17; Симолин А.А. Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные теоретические проблемы гражданского права. М., 2005. С. 463 - 465, 467.

Следует согласиться с тем, что не существует никаких препятствий для заключения смешанного гражданско-правового договора, оформляющего распоряжение исключительным правом <1>. При этом сама возможность заключения смешанных договоров в сфере распоряжения исключительным правом обусловлена прежде всего тем, что договорное право призвано четко регулировать имущественный оборот, от него требуется чуткое и своевременное реагирование на изменения в этой сфере, позволяющее облечь вновь возникающие отношения в устойчивую правовую форму и подчинить их действующему правопорядку.

--------------------------------

<1> Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2008. С. 327, 340.

В зависимости от содержания распоряжения смешанные договоры, опосредующие распоряжение исключительным правом, могут быть отнесены либо к группе договоров, направленных на отчуждение правообладателем принадлежащего ему исключительного права, либо к группе договоров, направленных на предоставление правообладателем права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Соответственно договорное распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации посредством его отчуждения (в результате которого происходит единовременное изменение субъектного состава правообладателей посредством передачи правообладателем в полном объеме исключительного права приобретателю) или предоставления права использования результата или средства (в результате которого происходит временное изменение субъектного состава правообладателей) опосредуется в различных формах: в рамках одной - исключительное право выступает как самостоятельный объект, в рамках другой - распоряжение исключительным правом является элементом сложного правоотношения, возникающего на основании соответствующего договора, в рамках третьей - отношения по распоряжению исключительным правом являются частью смешанного обязательства сторон.

Осуществление первой из указанных форм в рамках договоров, направленных на отчуждение исключительного права, реализуется посредством заключения возмездного договора об отчуждении исключительного права. При этом в современных экономических условиях к регулированию отношений по возмездному отчуждению исключительного права могут быть в субсидиарном порядке применены положения о купле-продаже, если это не противоречит существу отношений, связанных с отчуждением исключительного права.

К рассматриваемой группе может быть отнесен с определенной условностью и договор о залоге исключительного права. Подобное обстоятельство обусловлено тем, что непосредственно в момент заключения договора о залоге исключительного права не происходит его отчуждение, а лишь возникает вероятность его возможного отчуждения в будущем в случае наступления определенных обстоятельств, т.е. непосредственно в момент заключения договора о залоге исключительного права происходит лишь изменение юридического режима исключительного права, но не отчуждение его в полном объеме.

В рамках договоров, направленных на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, первая из указанных договорных форм распоряжения исключительным правом реализуется путем заключения лицензионного договора.

Вторая договорная форма распоряжения исключительным правом включает в себя значительное количество известных самостоятельных договорных конструкций. Так, распоряжение исключительным правом посредством его отчуждения или предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации может быть произведено, в частности, при создании результата интеллектуальной деятельности, при исполнении договоров коммерческой концессии, простого товарищества, доверительного управления. Для указанных договорных конструкций само распоряжение исключительным правом может иметь различное значение, но помимо этого они включают и иные составляющие его содержание обязательства сторон.

В рамках подобных договорных конструкций распоряжение исключительным правом представляет собой элемент структуры сложного правоотношения. Дело в том, что "структура содержания гражданских правоотношений может включать в себя структурные образования, которые могут существовать и в качестве самостоятельных правоотношений. В комплексную структуру возникшего правоотношения оказываются включенными структурные образования, присущие различным правоотношениям, составляющим подобное сложное правоотношение. Но данные структурные образования являются составными частями более сложной, цельной структуры, представляющей собой единое правоотношение" <1>. А в случае возникновения спорных ситуаций между участниками такого сложного правоотношения при определении субъективных прав и обязанностей его участников могут и должны применяться правовые нормы, регламентирующие права и обязанности по отдельным видам договорных правоотношений, элементы которых вошли в содержание единого правоотношения.

--------------------------------

<1> Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2004. Т. 1. С. 124 - 125 (автор - В.С. Ем); Российское гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2010. Т. 1. С. 117 (автор - В.С. Ем).

К рассматриваемой группе также относятся договоры, опосредующие распоряжение исключительным правом, когда оно является составной частью объекта, по поводу которого возникает сложное правоотношение. Так, отчуждение исключительного права происходит при продаже предприятия как имущественного комплекса, а предоставление правообладателем права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации реализуется в рамках исполнения договора аренды предприятия. Содержание и существенные условия указанных договоров определяются особенностями распоряжения сложным объектом, в составе которого реализуется распоряжение исключительным правом.

Отдельное место в рассматриваемой группе занимают договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности <1>, одним из условий которых является определение юридической судьбы исключительного права. Особый характер договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности обусловлен, в частности, тем, что они могут одновременно регулировать как вопросы, связанные с отчуждением исключительного права на созданный результат интеллектуальной деятельности, так и вопросы, связанные с предоставлением права его использования. Кроме того, на момент заключения подобных договоров результата интеллектуальной деятельности, на который бы признавалось исключительное право, не существует, он только, возможно, будет создан в ходе исполнения договора, и только тогда будет определена принадлежность прав на него с учетом положений законодательства и (или) согласованных сторонами в договоре условий. Тем самым непосредственно в момент заключения указанных договоров, так же как и при заключении договора о залоге исключительного права, распоряжения исключительным правом не происходит, а лишь возникает вероятность распоряжения им в будущем на условиях, согласованных сторонами в договоре, но только при условии создания соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

--------------------------------

<1> Они включают в себя договоры авторского заказа, договоры создания по заказу промышленного образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы. К этой же группе договоров следует отнести договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, поскольку в процессе их исполнения могут быть получены новые результаты интеллектуальной деятельности.

Третья договорная модель распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации реализуется в рамках исполнения обязательств из смешанных договоров.

Отчуждение исключительного права может быть также осуществлено правообладателем в рамках исполнения обязательств из смешанных договоров <1>, содержащих, помимо условий об исключительном праве как предмете договора, также условия традиционных договоров, оформляющих передачу имущества (в частности, мены, дарения, предоставления отступного). В литературе отмечается отсутствие препятствий для передачи под выплату ренты исключительных прав <2>, т.е. допускается возможность заключения в их отношении смешанного договора, содержащего элементы договора ренты и договора об отчуждении исключительного права. Содержание и существенные условия таких смешанных договоров определяются присущими исключительному праву особенностями, а также особенностями конкретной используемой договорной конструкции, оформляющей передачу имущества.

--------------------------------

<1> Подробнее см.: Касьянов А.С. Отчуждение исключительного права на основании смешанных договоров // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011. N 8.

<2> Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2006. Т. 3. С. 428 - 429 (автор - В.С. Ем).

Примером же смешанного договора в рамках договоров, направленных на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации такого результата или средства, может являться заключение договора аренды оборудования с одновременным предоставлением права использования соответствующего изобретения в указанном оборудовании.

Ю.В. ТАЙ