Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача патента, судебная практика
.pdfв получении прибыли за счет монополии на эти результаты явилась определяющим фактором правового закрепления исключительных прав. Подобно праву собственности,
исключительное право представляет собой абсолютное право, но ограниченное, например, во времени. Каждый может стать как субъектом исключительного права, которое возникает независимо от его воли, так и нарушителем указанного права.
Отличительной особенностью исключительного права является то, что оно не ограничено в пространстве, и что им одновременно может пользоваться неограниченный круг лиц. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности обеспечивает обособление объекта этого результата и определяет правомочия собственника по использованию и распоряжению этим результатом, действует в отношении третьих лиц, с
которыми правообладатели не состоят в обязательственных связях. Так как исключительное право – нематериальное право, то оно не включает в себя право владения.
Первоначально автору промышленного образца принадлежит право на получение патента на промышленный образец (ст. 1357 ГК РФ). Это право может быть передано правопреемнику в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору. Риск признания непатентоспособными результатов творческого труда,
передаваемого права несет приобретатель, если договором не предусмотрено иное. Если автор промышленного образца передал патент другому лицу на условиях выплаты ему вознаграждения при использовании промышленного образца, то он имеет право на получение вознаграждения в течение срока действия патента. Также право на получение патента, а равно выданный патент переходят по наследству. К наследникам переходит исключительное право использования промышленного образца.
К первоначальному способу приобретения исключительных прав (без преемства прав и обязанностей) относят случаи, когда приобретаются и используются исключительные права:
на самостоятельно созданное и выраженное в объективной форме произведение;
на созданные результаты по договору авторского заказа;
на получение автором патента или другой регистрируемый результат интеллектуальной деятельности или на создание результатов интеллектуальной деятельности
вслужебном порядке, которым определяется возникновение в силу закона или факта получения первоначального исключительного права у работодателя.
Сюда же относятся случаи приобретения автором (его правопреемником)
исключительного права на переход к автору (его правопреемнику) права на получение
81
патента, в том числе и на служебный, регистрируемый результат интеллектуальной
деятельности.
Кпроизводным способам приобретения исключительного права (т.е. его получение
спреемством прав и обязанностей или приобретение права использования объекта данного права) относятся следующие способы:
отчуждение исключительного права по договору, в том числе в рамках договора
авторского заказа;
предоставление на время права использования охраняемого объекта по лицензионному договору;
другие способы и иные правовые акты.
Отчуждение исключительного права по договору происходит:
в случае, когда правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ему исключительное право (ст. 1234, 1285, ГК РФ);
по договору об отчуждения исключительного права на патентные права (ст. 1365
ГК РФ);
по лицензионному договору о предоставлении права на использования патентных прав (ст. 1367 ГК РФ);
по предоставлению открытой лицензии на патентные права (ст. 1368 ГК РФ).
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. При совместном обладании исключительным правом, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если ГК РФ или соглашением между
правообладателями не предусмотрено иное. Если обладателями патента на один промышленный образец являются двое и более лиц, к отношениям между ними соответственно применяются правила п. 2 и 3 ст. 1348 ГК РФ независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателей автором этого результата интеллектуальной деятельности (п. 4. ст. 1358 ГК РФ).
Использование результата интеллектуальной деятельности, в том числе и способами,
прямо предусмотренными ГК РФ, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным. Исключение составляют случаи, когда использование результата интеллектуальной деятельности иными лицами без согласия правообладателя допускается федеральными законами. Правообладатель по своему усмотрению может разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1358 ГК РФ). При этом отсутствие запрета не
82
считается согласием (разрешением) на использование результата интеллектуальной деятельности (ст. 1229 ГК РФ).
Исключительное право использования промышленного образца любым не противоречащим закону способом принадлежит патентообладателю, в соответствии со ст. 1229 ГК РФ также ему принадлежит право распоряжения исключительным правом на промышленный образец.
Использованием промышленного образца считается, в частности:
ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже,
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение изделия, в котором использован промышленный образец;
ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже,
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение изделия, в котором использован промышленный образец в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже,
продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение изделия, в котором использован промышленный образец в отношении продукта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ (п. 2 ст. 1358 ГК РФ).
Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца согласно ст. 1350 ГК РФ.
Ст. 1359 ГК РФ установлены те действия, которые не являются нарушением
исключительного права на промышленный образец.
Так, не является нарушением исключительного права на промышленный образец использование этого промышленного образца (ст. 1381 – 1382 ГК РФ) лицами, которые создали независимо от автора тождественное решение, добросовестно использовали его на территории РФ или сделали необходимые к этому приготовления. Такое использование тождественного решения промышленного образца называется правом преждепользования.
А лица, создавшие независимо от автора это тождественное решение, сохраняют право на его дальнейшее безвозмездное использование, но без расширения объема такого использования
(п. 1 ст. 1361 ГК РФ). Причем право преждепользования передается другому лицу только
83
вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления (п. 2 ст. 1361 ГК РФ).
Право на безвозмездное использование, но без расширения объема такого использования, сохраняется в качестве права послепользования. Однако основания предоставления права послепользования существенно отличаются от оснований предоставления права преждепользования.
Согласно п. 3 ст. 1400 ГК РФ правом послепользования обладает лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на любой объект патентного права (из-за неуплаты пошлины за его поддержание в силе) и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента начало использование данного объекта либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления.
В интересах обороны и безопасности возможно использование промышленного образца без согласия патентообладателя с разрешения Правительства РФ и с последующим уведомлением и выплатой в кратчайший срок соразмерной компенсации патентообладателю
(ст. 1360 ГК РФ).
Исключительное право распространяется как на объекты авторского права, так и на объекты интеллектуальной собственности, а его содержание зависит от использования этих объектов в гражданском обороте и не зависит от того, кто является правообладателем: автор или его правопреемник.
Содержание исключительного права на произведение (ст. 1270 ГК РФ) отличается от исключительного права на охраняемый промышленный образец (ст. 1358 ГК РФ), но в обоих случаях обладателю исключительного права гарантируется возможность требовать от всех других лиц прекращения действий, нарушающих его право, и возмещения убытков,
вызванных этими действиями (ст. 1229 ГК РФ).
Обладатель исключительного права может по своему усмотрению распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, в том числе передавать его по договору отчуждения другим лицам, отдавать в залог, передавать в порядке оплаты доли участия в хозяйственных товариществах и обществах, передавать другим лицам отдельные полномочия по использованию интеллектуального продукта по лицензионному договору (ст. 1233 ГК РФ).
Распоряжение исключительным правом, как гарантированная законом возможность передавать его другим лицам, может ограничиваться частично либо полностью.
Примером могут послужить следующие нормы:
ограничение на срок распоряжения работодателем исключительным правом на служебное произведение под угрозой утраты права (п. 2 ст. 1295 ГК РФ);
84
запрет правообладателю использовать, а следовательно, и передавать право использования служебным произведением способом и в объеме, нарушающими интересы работодателя (п. 3 ст. 1295 ГК);
распоряжение совместным исключительным правом на произведения науки,
литературы и искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту (п.
2 и 4 ст. 1298 ГК РФ);
обязанность предоставления простой лицензии (п. 3 ст. 1298, п. 5 ст. 1370 ГК РФ);
требование о выдаче принудительной лицензии (п. 1 ст. 1362 ГК РФ);
требование безвозмездной передачи патента публичному образованию (п. 6 ст. 1373 ГК РФ);
ограничение права распоряжения соглашением правообладателей (п. 3 ст. 1229 ГК
РФ);
случаи свободного использования произведения и объектов патентных прав и др.
Разрешение правообладателя, именуемое предоставлением права использования,
может предоставляться в рамках специальных лицензионных договоров, которыми устанавливаются способы разрешенного использования, объем использования, пределы использования, а также устанавливаются запреты на использование интеллектуального продукта тем или иным способом. Например, в отношении предоставления права использования произведения указано, что Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений (ст. 1286 ГК РФ).
2.1.2. Распоряжение исключительным правом на промышленный образец
В ст. 1233 ГК РФ указывается, что правообладатель может распорядиться своим
исключительным правом любым не противоречащим закону способом, в том числе:
отчуждением исключительного права (договор об отчуждении исключительного
права);
предоставлением права использования объекта третьему лицу в установленных договором пределах (лицензионный договор).
Исключительное право является имущественным правом, это означает, что пользование и распоряжение этим правом зависит только от воли и способа распоряжения (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).
Распоряжение исключительным правом выражается в возможности передачи его другому лицу (договор об отчуждении исключительного права), предоставления другому
85
лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности в пределах, установленных договором (лицензионный договор), отказа от прав без передачи его какому-либо другому лицу (ст. 1233 ГК РФ).
Новеллой части четвертой ГК РФ является гражданско-правовой договор – договор об отчуждении права на получение патента, в частности на промышленный образец (ст. 1357 ГК РФ). Стороной договора об отчуждении права на получение патента является лицо,
уступающее право на получение патента – заявитель, который подал заявку на выдачу патента в Роспатент.
Договор должен быть заключен в письменном виде. Причем если приобретатель после отчуждения права получит впоследствии решение об отказе в выдаче патента, он не вправе предъявлять претензии к прежнему обладателю права. Риск непатентоспособности несет приобретатель такого права, если договором об отчуждении права на получение патента не предусмотрено иное.
При отчуждении исключительного права на промышленный образец по договору об отчуждении патента патентообладатель передает или обязуется передать приобретателю это право с обязательным указанием, что принадлежащее ему исключительное право передается в полном объеме (ст. 1365 ГК РФ). Правообладатель в результате заключения и исполнения такого договора утрачивает свое право на исключительные права в полном объеме.
Личные неимущественные права остаются за автором, если правообладатель и автор – одно лицо. Право авторства и право автора на имя являются неотчуждаемыми и непередаваемыми правами, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительных прав.
При заключении договоров об отчуждении исключительного права применяются общие положения об обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ) и о договоре (ст. 420–453 ГК РФ),
если нет прямых указаний относительно содержания или характера передаваемых исключительных прав (п. 2 ст. 1233 ГК РФ). Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности переходит к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
Исключительное право на промышленный образец подлежит государственной регистрации и переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора (ст. 1369 ГК РФ). Условия договора об ограничении права создания результатов интеллектуальной деятельности в определенной области, о запрете на отчуждение исключительных прав на такие результаты другим лицам ничтожны (п. 4 ст. 1233 ГК РФ).
Договор об отчуждении исключительного права может быть безвозмездным или
возмездным. Если в возмездном договоре об отчуждении исключительного права
86
отсутствуют условия о размере вознаграждения или порядке его определения, то договор считается незаключенным. Цена договора устанавливается соглашением сторон.
Договор может быть изменен или расторгнут решением суда по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой стороной. Например, при отказе выплаты правообладателю в установленный договором срок вознаграждения за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ.
Без заключения соответствующего договора об отчуждении исключительных
прав на промышленный образец переходят права при приватизации государственных и муниципальных унитарных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в этом случае процедуре отчуждения интеллектуальной собственности обязательно предшествует ее инвентаризация.
По решению собственника с целью выявления и распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности осуществляется инвентаризация имущества юридического лица, имеющего это имущество в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управлении (постановление Правительства РФ от 17.11.2005 г. № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности»).
При заключении договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности и распоряжаться исключительным правом на такой результат без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное. Если исключительное права не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права, правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 1234 ГК РФ).
Без заключения договора об отчуждении исключительного права на промышленный образец исключительные права переходят при отчуждении этих прав в порядке универсального правопреемства. Это возможно, к примеру, когда осуществляется переход права при реорганизации юридического лица, которое происходит в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, при наследовании исключительного права, а также при обращении взыскания на имущество правообладателя (патентообладателя) (ст. 1241 ГК РФ).
87
Направляя документы для регистрации исключительного права на результат интеллектуальной деятельности в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентообладатель вправе приложить заявление о том, что в случае выдачи патента, он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, первым изъявившим такое желание и уведомившим об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1366 ГК РФ).
Публичной офертой признается публичное предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто изъявит желание (т.е. адресованная неопределенному кругу лиц). В этом случае заключение договора должно происходить в обязательном порядке.
Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикуются в официальном бюллетене сведения об указанных заявлениях.
Обязанность по уплате патентных пошлин за правовую охрану результата интеллектуальной деятельности переходит к лицу, заключившему с патентообладателем на основании его заявления договор об отчуждении патента. Для регистрации в федеральном органе исполнительной власти договора об отчуждении патента к заявлению о регистрации договора необходимо приложить документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке (п. 2 ст. 1366 ГК РФ).
Минимальный срок, по истечению которого патентообладателем может быть подано ходатайство об отзыве своего заявления, составляет два года со дня публикации сведений о выдаче патента. Если на публичное предложение об отчуждении права в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило письменного уведомления о желании заключить договор об отчуждении патента, то патентообладатель
обязан уплатить соответствующие пошлины. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке, а федеральный орган исполнительной власти публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления (п. 3 ст. 1366 ГК РФ).
Если пошлины не будут уплачены, то заявка будет признана отозванной (п. 2 ст. 1393 ГК РФ).
По лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар)
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования промышленного образца в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК РФ). Сторонами лицензионного договора могут выступать как
88
граждане, так и юридические лица. Исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме. Не допускается, например,
передача какой–либо части перечня существенных признаков промышленного образца с сохранением остальных пунктов или частей у патентообладателя – передающей стороны в договоре.
Лицензионный договор заключается в простой письменной форме путем составления документа, выражающего его содержание и подписанного лицами,
заключающими договор, или должным образом уполномоченными ими лицами (ст. 160 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы лицензионного договора и условия о его последующей государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности влечет за собой недействительность лицензионного договора (ст. 1369 ГК РФ).
Срок действия лицензионного договора не может превышать срока действия исключительного права на соответствующий патент, промышленный образец. Если в лицензионном договоре нет указания на срок действия договора, то срок его действия определяется пятью годами. К лицензионным договорам на использование результата интеллектуальной деятельности применяются общие положения об обязательствах (ст. 307– 419 ГК РФ) и о договоре (ст. 420–453 ГК РФ), если иное прямо не установлено законом и не вытекает из содержания или характера исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ). Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, являющееся предметом лицензионного договора, перешло к новому правообладателю (не являющемуся лицензиаром), то лицензионный договор сохраняет силу.
Лицензиат по договору обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если самим договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены,
предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются (п. 3 ст. 1234 ГК РФ).
При использовании результата интеллектуальной деятельности лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре отсутствуют условия о сроке и порядке представления отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию. Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора, если лицензиатом не уплачено лицензиару в установленный
89
лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права на использование промышленного образца (ст. 1237 ГК РФ). На практике широко распространены следующие способы платежей по лицензионным договорам: платежи на основе роялти, паушальные платежи или их сочетание.
Платежи на основе роялти в течение всего срока действия лицензионного договора осуществляются периодически, как правило, раз в год или полугодие, и зависят от меняющихся объемов и цены реализации продукции. Для определения размера ставок роялти применяются установленные мировой практикой, так называемые, стандартные ставки роялти, составляющие от 0,5% до 14% в зависимости от отрасли промышленности.
Паушальный платеж означает выплату лицензионного вознаграждения в виде определенной твердо зафиксированной в лицензионном соглашении суммы, которая устанавливается исходя из оценок возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей лицензиата на основе использования лицензии. Паушальный платеж может производиться единовременно, в разовом порядке или в рассрочку. При выборе паушальной формы платежей лицензиат и лицензиар в тексте лицензионного договора указывают сумму,
которая выплачивается при передаче лицензии лицензиату в виде единовременного платежа или частями в несколько приемов.
К числу существенных условий лицензионного договора относят:
предмет договора с указанием на результат интеллектуальной деятельности, право пользования которым предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат (патент, свидетельство);
способы использования результата интеллектуальной деятельности. Одной из гарантий прав лицензиата является закрепление правомочия следования, то есть сохранения действия лицензионного договора в случае смены правообладателя (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).
К существенным условиям лицензионного договора нужно отнести также условия,
определяющие как характер самого договора (предоставление исключительного или неисключительного права использования запатентованного промышленного образца), так и конкретные правомочия по использованию запатентованного промышленного образца: права лицензиата на изготовление, предложение к продаже, ввоз, применение или иное введение продукции по лицензии в гражданский оборот.
Если лицензиату предоставляются права на использование результата интеллектуальной деятельности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, то такой договор относится к простой (неисключительной) лицензии. А при предоставлении лицензиату права на использование результата интеллектуальной
90