Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача патента, судебная практика
.pdf3.3.1. Особенности судопроизводства по делам, связанным с охраной
промышленной собственности
Перечень споров, связанных с защитой патентных прав, которые подлежат рассмотрению в судебном порядке, законодателем не ограничен.
Наиболее распространенными являются споры, связанные с установлением авторства и правообладателя промышленного образца, нарушением исключительного права, использованием прав преждепользования и послепользования, а также споры, связанные с заключением, исполнением, изменением и прекращением договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров и определением размера, срока и порядка выплаты компенсаций и вознаграждений автору (п. 1 ст. 1406 ГК РФ).
Анализ конкретных судебных дел по спорам, связанным с нарушением исключительного права на объекты патентного права и обжалованием решений Палаты по патентным спорам, указывает на то, что при изучении заявленных притязаний и перечня существенных признаков промышленного образца, отраженных во внешнем виде изделия, можно достаточно уверенно оценить исход спора.
Для такой оценки достаточно проанализировать:
правильное определение исковых требований, для формулировки которых необходимо не только указать действия ответчика из числа указанных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, нарушающих право истца как патентообладателя, но доказать совершение этих действий, а затем требовать их запрета;
предмет доказывания, то есть установление фактов и обстоятельств, составляющих предмет доказывания. Четкое изложение исключительного права истца на объекты патентного права;
конкретные действия, которые совершаются ответчиком согласно п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в отношении конкретного продукта.
Установление факта нарушения патента требует, как правило, специальных знаний в той области науки, техники или ремесла, в которой создан охраняемый объект. В тех случаях, когда установление использования (в продукте, изделии и т.п.) виновным чужого промышленного образца требует специальных знаний в той области науки, техники или ремесла, в которой создан каждый из охраняемых объектов, суд должен располагать соответствующим заключением эксперта или мнением специалиста (п. 9. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами
181
уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»).
Общие положения правовой регламентации судебной экспертизы установлены Федеральным законом от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Несмотря на присущие особенности разным видам судопроизводства, судебная экспертиза совместно с нормами процессуальных кодексов, определяющими особенности организации и производства экспертизы, служит для обеспечения средств доказывания.
Статус эксперта определен ст. 85 ГПК РФ, ст. 55 АПК РФ, ст. 57 УПК РФ и ст. 16 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», в которых определяются права и обязанности эксперта. Назначение экспертизы регулируется ст. 79, ст. 80, ст. 84 ГПК РФ, ст. 82 – 83 АПК РФ, ст. 195 – 196, ст. 199 УПК РФ, и сторонам необходимо в полной мере пользоваться своими процессуальными правами при определении круга и содержания вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза.
Методология проведения патентно-технической экспертизы основывается на положениях п. 3 ст. 1358 ГК РФ, в соответствии с которой, например, промышленный образец считается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 2 ст. 1377 ГК РФ) до совершения действий, указанных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, а именно, ввоза на территорию РФ, изготовления, применения, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей продукта, либо изделия, в котором использован промышленный образец.
При выяснении вопроса об использовании объекта патентного права применяются также положения п. 3 ст. 1354 ГК РФ о том, что охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 2 ст. 1377 ГК РФ). При рассмотрении дел связанных с нарушением исключительных прав необходимо определить, является ли патент действующим.
АПК РФ определяет права лиц, участвующих в деле, в отношении экспертизы, а именно:
кандидатура эксперта, круг и содержание вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются судом (ч. 2 ст. 82 АПК РФ);
182
лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц, заявлять отвод эксперту, давать объяснения эксперту (ч. 3 ст. 82 АПК РФ);
лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, не вмешиваясь в ход экспертизы (ч. 2 ст. 83 АПК РФ);
эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ч. 4 ст. 82 АПК РФ).
Обязательность проведения судебной экспертизы не исключает то обстоятельство, что одна или сразу обе стороны по делу в качестве доказательства представляют суду
заключение патентного поверенного (т.е. лица, обладающего специальными познаниями) в
подтверждение своей позиции, именуя его экспертным заключением. Заключение патентного поверенного является обычным письменным доказательством, которое подлежит оценке в совокупности с другими доказательствами, имеющимися в деле. Однако, как установлено АПК РФ, ни одно из доказательств не имеет для арбитражного суда заранее установленной силы. Доказательства оцениваются судом по своему внутреннему убеждению (ст. 71 АПК РФ) и заключение эксперта не являются исключением из этого правила (ст. 86 АПК РФ).
Определяющим фактором, влияющим на окончательный ответ на вопрос об использовании промышленного образца в конкретном изделии, является установление того,
все ли существенные признаки запатентованного промышленного образца, приведенные в перечне, и нашедшие отражение на его изображениях, характеризуют исследуемое изделие.
Если хотя бы один существенный признак не будет использован в исследуемом изделии, то это будет означать, что факт нарушения будет не доказан.
Так, в деле № А72-2322/05-24/146 были установлены подлинность действующего патента на промышленный образец № 47859 «Кран отопителя шаровой» и его надлежащий патентообладатель - истец, обратившейся о защите исключительного права на промышленный образец и запрещении ответчику введения в хозяйственный оборот путем предложения к продаже и продажи крана отопителя шарового с использованием промышленного образца «Кран отопителя шаровой» по патенту № 47859, однако, Арбитражный суд апелляционной инстанции, оставляя без изменения решение суда, поддержал выводы суда первой инстанции, который исходил из результатов повторной экспертизы, проведенной Всероссийским научно-исследовательским институтом технической эстетики и установившей, что не все признаки, указанные в патенте истца на промышленный образец, нарушение которого предполагается, совпадают с признаками, которые определяют внешний вид изделия ответчика (постановление Федерального Арбитражного суда Поволжского округа от 20.03.2007 г. по делу № А72-2322/05-24/146).
183
При решении вопроса о том, имело ли место незаконное использование объекта патентного права, необходимо учитывать, что порядок использования указанных объектов может определяться договором между патентообладателями. Нарушение авторских и патентных прав может состоять в разглашении без согласия автора или заявителя сущности объекта патентного права. А также следует учитывать случаи использования объекта
патентного права, не являющиеся нарушением исключительного права
патентообладателя, а именно:
применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции,
во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного,
воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории РФ и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники,
зарегистрированных в РФ;
проведение научного исследования, в котором использован промышленный образец,
либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом или изделием;
использование промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах
(стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
использование промышленного образца для удовлетворения личных, семейных,
домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;
ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в
гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя (ст. 1359 ГК РФ).
Незаконным считается использование объекта патентного права без согласия хотя бы одного из патентообладателей.
184
Параллельно со спорами хозяйствующих субъектов, связанных с нарушением
исключительного права, рассматриваются споры, связанные с опротестованием решений
Палаты по патентным спорам в суде общей юрисдикции.
3.3.2. Судебная экспертиза. Заключение эксперта
Институт судебной экспертизы является важнейшей формой применения специальных знаний в судопроизводстве.
Предметом экспертизы являются обстоятельства, имеющие значение для дела,
которые эксперт, в частности, патентный поверенный, должен установить в результате экспертных исследований, путем применения специальных знаний.
Под объектом экспертного исследования понимаются конкретные предметы или вещи, подвергающиеся исследованию с помощью специальных знаний, специального оборудования и методик, которыми располагает эксперт – патентный поверенный.
Доказательственное значение в арбитражном процессе имеет не экспертиза, как исследование, проводимое экспертом – патентным поверенным на основании специальных знаний, а вывод, сделанный экспертом – патентным поверенным на основании исследования материалов дела по поставленным судом вопросам в целях установления обстоятельств,
имеющих значение для дела – заключение эксперта – патентного поверенного.
Статьей 55 АПК РФ предусмотрено, что в качестве эксперта может быть вызвано любое лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи требуемого заключения. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.
Эксперт вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела,
участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и
свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов. Лицо,
которому поручено проведение экспертизы, обязано по вызову арбитражного суда явиться на заседание и дать объективное заключение по поставленным вопросам. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность. Эксперту может быть
заявлен отвод или же эксперт может заявить о самоотводе при наличии следующих обстоятельств, перечисленных в АПК РФ:
1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи и его повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями АПК РФ является недопустимым;
185
2) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в качестве прокурора,
помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, переводчика или свидетеля;
3)при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража;
4)является родственником лица, участвующего в деле, или его представителя;
5)лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности;
6)находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица,
участвующего в деле, или его представителя; 7) делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела.
В соответствии со ст. 23 АПК РФ основанием отвода эксперта является также проведение им ранее ревизии или проверки, материалы которых стали поводом для обращения в арбитражный суд или используются при рассмотрении дела.
Согласно ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражным судом назначается экспертиза по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.
Ходатайство может быть подано как в устной форме (в этом случае об этом указывается в протоколе), так и в письменной (в этом случае оно приобщается к делу). В случае если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства, либо, если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле,
вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.
Арбитражный суд правомочен независимо от заинтересованных лиц выдвигать новые вопросы по собственной инициативе. Следует отметить, что правильная постановка вопросов при назначении экспертизы – одно из условий успешного проведения и верности ее выводов.
При назначении экспертизы, особенно когда речь идет о сложных случаях, связанных с объектами интеллектуальной собственности, существенное значение приобретает правильный выбор экспертного учреждения и эксперта, которому должно быть поручено подобное исследование. Лица, участвующие в деле, вправе:
186
ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
заявлять отвод эксперту;
ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом давать объяснения эксперту;
знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение;
ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.
В соответствии с ч. 4 ст. 82 АПК РФ судом выносится определение о назначении
экспертизы, которое должно содержать следующую информацию:
основания для назначения экспертизы;
фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в
котором должна быть проведена экспертиза;
вопросы, поставленные перед экспертом;
материалы и документы, предоставляемые в распоряжение эксперта;
срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд.
Вопределении также указывается на предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
Варбитражном судопроизводстве применяются товароведческая, судебно-химическая,
строительная, автодорожная, искусствоведческая, бухгалтерская, технологическая,
санитарно-техническая, инженерно-техническая, в том числе и патентно-техническая экспертиза.
Проведение патентно-технической экспертизы, как правило, назначается при рассмотрении дел, связанных с нарушением охраняемых исключительных прав на патент, в
том числе исключительного права на промышленный образец. Выводы патентно-
технического экспертного заключения оказывают значительное влияние на судебное решение, которое в соответствии с нормами процессуального законодательства должно соответствовать правилам проведения экспертизы и содержанию экспертного заключения.
Следует помнить, что промышленный образец признается использованным только в том случае, если все его указанные в перечне существенные признаки нашли отражение в изделии. А использованием исключительного права на промышленный образец,
принадлежащего патентообладателю, любым не противоречащим закону способом считается,
в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение,
предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для
187
этих изделия, в котором использован промышленный образец. Закон защищает права не только в случае их нарушения, но также в случае, когда существует лишь угроза их нарушения (путем пресечения действий, создающих такую угрозу, в соответствии со ст. 12
ГК РФ).
Поэтому при назначении патентно-технической экспертизы в определении суда, как правило, ставятся вопросы: использованы ли в изделии или противопоставленном патенте,
все признаки, отраженные во внешнем виде изделия и указанные в перечне существенных признаков.
Объем охраны промышленного образца определяется исходя из его изображения и перечня существенных признаков. Если эти объемы совпадают, у экспертизы не возникает сложностей с выводом о нарушении исключительного права. При этом возможно присутствие в перечне существенных признаков либо несущественных признаков, либо частных существенных признаков, вместо общих признаков. Включение несущественного признака в перечень существенных признаков приводит к уменьшению объема правовой охраны, так как из объема охраны исключены все варианты промышленного образца,
позволяющие при отсутствии этого несущественного признака иметь то же художественно-
конструкторское решение, отличающееся новизной и оригинальностью. Например, в
промышленных образцах, отличающихся новизной формообразования изделия, введены в
перечень существенных признаков - признаки, ограничивающие цветовое воспроизведение промышленного образца. Промышленный образец на внешний вид автомобиля может выполняться в любом цветовом решении.
Уменьшение объема правовой охраны может являться следствием ошибок при составлении перечня существенных признаков промышленного образца, а в результате экспертизы будет сделан вывод, что не все существенные признаки использованы в противопоставленном промышленном образце. В этом случае возникает необходимость в дополнительной экспертизе.
Эксперт патентно-технической экспертизы не вправе самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы. Все материалы ему предоставляются судом,
поэтому для проведения экспертизы важна формулировка тех вопросов, которые необходимо выяснить в процессе экспертизы: относятся ли эти материалы к общедоступным сведениям; а
если относятся, то с какой даты? Или относятся ли представленные в них сведения к тем же изделиям, что и запатентованный промышленный образец, а если относятся, то в каких материалах они содержатся?
Проблемы, решаемые с помощью патентно-технической экспертизы, зависят от конкретных задач проводимого процесса, и, конечно, привлечение специалистов в области
188
патентоведения было бы целесообразным. К таким специалистам, несомненно, можно отнести патентных поверенных Российской Федерации, которые законодательно могут представлять иностранных заявителей перед Роспатентом. Однако их участие в процессуальном действии АПК РФ не предусмотрено, в отличие от ГПК РФ и УПК РФ.
Государственной патентно-технической экспертизы, как учреждения, выдающего заключения для подтверждения того или иного утверждения с целью предоставления в судебные органы,
нет. И при обращении с подобной просьбой в Роспатент об этом официально будет уведомлен заявитель.
Согласно ч. 1 ст. 83 АПК РФ экспертиза может быть проведена лицами, обладающими специальными познаниями, к которым относятся государственные судебные эксперты, а
также иные лица, обладающие специальными познаниями. Кроме того, экспертиза может быть проведена частными экспертами, в качестве которых для патентно-технической экспертизы могут использоваться патентные поверенные, зарегистрированные Роспатентом,
атакже негосударственными экспертными учреждениями.
Кгосударственным судебным экспертам относятся те лица, которые работают в государственных экспертных учреждениях, в том числе в экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ.
Определение о назначении экспертизы направляется в адрес экспертного учреждения. Руководитель экспертного учреждения изучает поступившие документы (само определение арбитражного суда, а также материалы, поступившие на экспертизу). После этого руководитель экспертного учреждения назначает специалиста или специалистов,
которые будут проводить экспертизу, предупреждает их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения; устанавливает график работы, включая ее завершение,
исходя из определения арбитражного суда. Он же контролирует полноту и обоснованность заключения без вмешательства в выводы по существу, то есть осуществляет предварительную проверку качества проведенной экспертизы. При необходимости оказывает научно-методическую помощь экспертам.
Вместе с тем возможны ситуации, когда экспертное учреждение не обладает
требующимися для проведения экспертизы специалистами или оборудованием, тогда руководитель учреждения может вернуть определение суда с объяснением причин, делающих невозможным проведение данной экспертизы. При направлении определения суда в адрес конкретного эксперта он также может отказаться от дачи заключения, если представленные ему материалы недостаточны или если он не обладает знаниями, необходимыми для выполнения возложенной на него обязанности. Обычно вне экспертных учреждений проводятся экспертизы, которые по различным причинам не могут быть осуществлены в
189
учреждениях. Это могут быть и уникальные экспертизы, когда методикой исследования владеет узкий круг специалистов.
Проведение патентно-технической экспертизы требует знания не только правовых аспектов в области патентоведения, но и в области техники, к которой относится запатентованный объект. Патентные поверенные Российской Федерации, как правило, имеют базовое техническое образование, не менее четырех лет работы в качестве патентоведа и официальную государственную регистрацию, получаемую только после успешной аттестации и сдачи квалификационного экзамена при Роспатенте.
Проведение экспертизы, в том числе и патентно-технической экспертизы, можно разделить на несколько этапов:
во-первых, это подготовительная стадия, когда эксперт – патентный поверенный
(или эксперты) знакомятся с определением о назначении экспертизы, с другими поступившими материалами, определяют достаточность представленных материалов для проведения экспертизы;
во-вторых, проводится исследование объекта экспертизы;
в-третьих, формулируется заключение эксперта – патентного поверенного
(экспертов).
Часть 2 ст. 83 АПК РФ устанавливает право лиц, участвующих в деле, присутствовать при проведении экспертизы, но они не вправе вмешиваться в ход исследований. При этом в статье говорится об одном исключении из права присутствия лиц, участвующих в деле, а
именно, если такое присутствие способно помешать нормальной работе экспертов.
Можно заметить, что понятие «присутствие» не раскрыто. Однако вряд ли оно состоит лишь в молчаливом и пассивном наблюдении за работой эксперта, скорее всего, в
данном случае применима по аналогии схема поведения заинтересованных лиц на судебном заседании, где они вправе обращать внимание экспертов на те или иные проблемы, просить давать пояснения, высказывать замечания и возражения. Разница заключается в том, что внесудебной процедурой руководит сам эксперт и в случае, если такое присутствие способно помешать его нормальной работе, исследование может проводиться и без заинтересованных лиц. Право лицам, участвующим в деле, присутствовать при проведении экспертизы предоставляется при условии, если они заявили ходатайство об этом.
Экспертное исследование может проводиться в зале суда или вне суда. Вне заседания суда экспертиза проводится, если это необходимо по характеру исследований либо при невозможности или затруднительности доставки материала для исследования в заседание.
Таким образом, решающее слово относительно выбора места принадлежит не
арбитражному суду, а самому эксперту.
190