Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача патента, судебная практика

деятельности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, этот договор относится к исключительной лицензии.

Лицензия предполагается простой (неисключительной), если лицензионным договором не предусмотрено иное.

С письменного согласия лицензиара лицензиат может по сублицензионному договору

предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности другому лицу,

но только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора

(ст. 1238 ГК РФ). Все правила, установленные ГК РФ к лицензионным договорам, в равной мере применяются и к сублицензионным договорам. В качестве общего правила ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Если патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента на промышленный образец использование исключительного права на промышленный образец не осуществлялось или осуществлялось недостаточно, любое лицо, которое готово использовать этот промышленный образец, может получить принудительную простую

(неисключительную) лицензию на использование на территории РФ соответствующего промышленного образца по решению суда, но только в том случае, если патентообладатель откажется от заключения лицензионного договора с этим лицом. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности, размер,

порядок и сроки платежей.

При этом, если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении лицензии на условиях,

соответствующих установившейся практике, а суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства,

обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения

91

принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав (п. 1 ст. 1362 ГК РФ).

Другой случай, когда патентообладатель имеет право обратиться в суд с требованием о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ соответствующего промышленного образа, касается только изобретений

или полезных моделей.

Если патентообладатель, имеющий исключительное право на изобретение, которое он на законных основаниях не может использовать без нарушения прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение, докажет, что его изобретение представляет собой

важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное на основании данной лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента. Государственная регистрация принудительной простой (неисключительной) лицензии осуществляется на основании решения суда (п. 3 ст. 1362 ГК РФ).

Открытая лицензия на промышленный образец предоставляет патентообладателю в течение двух лет возможность предложения использования промышленного образца любому лицу на условиях, которые сообщаются им в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). За счет патентообладателя Роспатент публикует соответствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель пользуется льготой по уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе в размере пятьдесят процентов от соответствующей годовой пошлины, следующей за годом публикации сведений об открытой лицензии. Если к патентообладателю обратятся с предложением, то он обязан заключить лицензионный договор с лицом, изъявившим желание использовать указанный промышленный образец на условиях простой (неисключительной) лицензии (п. 1 ст. 1368 ГК РФ).

Заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию,

поданное в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении,

утвержденными Роспатентом 30.11.1994 г., направляется в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) в двух экземплярах,

с указанием имени, наименования патентообладателя (патентообладателей), наименования промышленного образца, номера его заявки и номера выданного патента, а также индекса МКПО, номера и года выхода официального бюллетеня Роспатента, в котором опубликованы

92

сведения о выдаче охранного документа, адрес патентообладателя и адрес для переписки

(при наличии нескольких патентообладателей), с указанием сведений об уплате пошлины за текущий год действия патента. Вместе с заявлением должны быть поданы: подлинник охранного документа и документ об уплате пошлины за подачу заявления об открытой лицензии и публикацию сведений о таком заявлении в установленном размере. При наличии нескольких патентообладателей заявление подается ими совместно и подписывается всеми патентообладателями. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации с указанием его должности и даты подписания, удостоверяется печатью.

Заявление о предоставлении права на открытую лицензию не может быть подано

при наличии зарегистрированного в Роспатенте лицензионного договора о передаче права на использование соответствующего объекта промышленной собственности, по условиям которого патентообладатель лишен права выдавать лицензии до истечения срока действия договора. При наличии зарегистрированного лицензионного договора Роспатент уведомляет лицо, подавшее заявление, о невозможности подачи заявления о предоставлении права на открытую лицензию и возвращает приложенные к заявлению документы.

Если документы соответствуют требованиям, предъявляемым к ним нормативно-

правовыми актами, они будут приняты к рассмотрению. Сведения об этом вносятся в соответствующий Государственный реестр и полежат публикации в официальном бюллетене Роспатента.

При несоответствии заявления установленным требованиям или отсутствии какого-

либо из необходимых документов лицо, подавшее заявление, уведомляется Роспатентом о необходимости исправления выявленных недостатков в течение двух месяцев с даты получения уведомления. В месячный срок с даты представления исправленных или недостающих документов сведения о заявлении вносятся в соответствующий Государственный реестр с последующей публикацией сведений о заявлении в официальном бюллетене Роспатента, которая осуществляется в течение шести месяцев с даты уведомления о принятии заявления.

Если в установленный срок не представлены исправленные или недостающие документы, то публикация заявления не производится, о чем Роспатент извещает лицо,

подавшее заявление, и возвращает приложенные к заявлению документы, кроме документа,

подтверждающего уплату пошлины. Роспатентом в течение 10 дней с даты выхода официального бюллетеня Роспатента производится соответствующая отметка в охранном документе и направляется лицу, подавшему заявление о предоставлении права на

открытую лицензию.

93

Договоры, относящиеся к отчуждению патента или распоряжению исключительными правами на промышленный образец, подлежат обязательной государственной регистрации

в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1369 ГК РФ).

Правилами государственной регистрации договоров на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных их использование, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.12.2008

г. № 1020, установлен порядок и условия государственной регистрации договоров о

интеллектуальной деятельности.

Согласно указанным Правилам государственной регистрации подлежат договоры и изменения, вносимые в договоры, касающиеся их существенных условий о распоряжении исключительными правами, и расторжение договора.

Государственной регистрации подлежат следующие договоры:

 об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель,

промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных;

о залоге (последующем залоге) исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы;

о предоставлении права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы.

Государственная регистрация договоров и изменений, а также перехода исключительного права без договора осуществляется, если документы представлены в отношении зарегистрированного промышленного образца, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и правовая охрана которого не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке при соблюдении следующих условий:

сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора (номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственных реестрах РФ;

94

в возмездном договоре об отчуждении исключительного права, в частности, на промышленный образец имеется условие о вознаграждении или порядке его определения;

в договоре не содержится внутренних противоречий, права в отношении предмета договора не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав и при расторжении договора в одностороннем порядке в договоре предусмотрено положение о возможности такого порядка расторжения договора.

Ведение дел по регистрации договора или изменений, внесенных в уже зарегистрированный договор, осуществляется правообладателем (патентообладателем)

самостоятельно, либо через представителя, в том числе патентного поверенного (ст. 1247 ГК РФ). Полномочия представителя удостоверяются надлежаще оформленной доверенностью с указанием объема полномочий и предоставлением на территории РФ адреса для переписки.

В случаях обоснованного сомнения Роспатента в соответствии содержания и оформления доверенности требованиям законодательства страны ее происхождения, доверенность должна быть легализована в консульском учреждении РФ, кроме случаев, когда легализация доверенности не требуется в силу международных договоров РФ или на основе принципа взаимности.

Любое действие представителя в пределах предоставленных ему полномочий или любое действие Роспатента по отношению к представителю имеют те же последствия, что и действия доверителя или действия по отношению к доверителю. В случае досрочного прекращения полномочий, указанных в доверенности, заявитель, правообладатель или иное заинтересованное лицо подает соответствующее извещение.

Извещение, поступившее от нового представителя и не подтвержденное личной просьбой заявителя, правообладателя, иного заинтересованного лица об отмене имеющейся доверенности, не является основанием для прекращения полномочий представителя,

уполномоченного на ведение дел ранее. Извещение о досрочном прекращении полномочий представителя, уполномоченного на ведение дел ранее, может содержаться в доверенности,

выданной новому представителю.

Регистрация договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, не производится, если в установленный срок запрашиваемые документы не представлены без уважительных причин, а также, если в соответствии с данными соответствующего Государственного реестра РФ прекращено действие правовой охраны промышленного образца. При этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет лицу, подавшему заявление, уведомление об отказе в регистрации договора, содержащее основания для отказа, и возвращает представленные документы, за исключением заявления.

95

Срок действия исключительного права на промышленный образец и патента,

удостоверяющего это право, исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных в ГК РФ, и составляет пятнадцать лет для промышленных образцов (ст. 1363 ГК РФ).

Порядок продления срока действия патента на промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (п. 4 ст. 1363

ГК РФ). Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации промышленного образца (ст. 1393

ГК РФ). Действие исключительного права на промышленный образец и патента,

удостоверяющего это право, признается или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1398 и 1399 ГК РФ (п. 5 ст. 1363 ГК РФ).

В течение всего срока действия патент на промышленный образец может быть оспорен любым лицом и признан недействительным полностью или частично путем подачи возражения в палату по патентным спорам в случаях:

несоответствия промышленного образца условиям патентоспособности;

наличия в перечне существенных признаков промышленного образца,

содержащихся в решении о выдаче патента, но отсутствовавших на дату подачи заявки на

изображениях изделия;

выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК РФ;

выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица,

не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым.

Выдача патента на промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о выдаче патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым.

Признание патента недействительным полностью или частично осуществляется на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или вступившего в законную силу решения суда. Этими решениями отменяются предшествующие решения о выдаче патента на промышленный образец (ст. 1387

96

ГК РФ) с последующим аннулированием записи в соответствующем государственном реестре с даты подачи первой заявки на промышленный образец (п. 1 ст. 1393 ГК РФ).

В случае признания патента частично недействительным на промышленный образец выдается новый патент. Признанный недействительным полностью или частично патент на промышленный образец аннулируется со дня подачи заявки на патент, а лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным,

сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Досрочное прекращение действия патента на промышленный образец со дня поступления заявления осуществляется на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или в случае неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на промышленный образец в силе.

2.1.3. Промышленный образец, созданный в связи с выполнением служебного

задания или при выполнении работ по договору

Отношения, возникающие в связи с созданием служебного промышленного образца,

регулируются ст. 1370 ГК РФ и соответствующими нормами трудового права.

В западно-европейских странах также сформировано специальное законодательство о служебных результатах творческого труда. Основополагающий принцип, заключающийся в гарантии вознаграждения творца за труд и сочетании баланса интересов заинтересованных сторон, предполагает принадлежность служебного результата творческого труда работодателю в сочетании с материальным стимулированием творческой активности работника.

К служебному промышленному образцу законодателем отнесен результат интеллектуальной деятельности в виде промышленного образца, который создан работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя

(п. 1 ст. 1370 ГК РФ). Согласно нормативному определению, только в двух случаях

работником создается служебный промышленный образец: в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Если промышленный образец признается служебным, работнику, как создателю,

принадлежит право авторства на указанный промышленный образец (п. 2 ст. 1370 ГК РФ),

тогда как работодателю принадлежат исключительное право на использование

служебного промышленного образца и право на получение патента на этот

97

промышленный образец, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

При использовании термина «договор» законодателем не охарактеризована природа договора – является ли он трудовым договором или гражданско-правовым договором.

Стороны – автор и его работодатель – вправе внести соответствующие положения в трудовой договор или заключить отдельный авторский договор, специально оговорив правовой режим будущих результатов интеллектуального труда. Однако отношения, основанные на подчинении работника работодателю, не регулируются гражданским законодательством, а

поэтому и трудовой договор не может содержать в себе признаки гражданско-правового

договора, порядок заключения и его существенные условия. Права и обязанности трудового характера не могут быть произвольно заменены на гражданско-правовые. Практикой отмечено, что факт присутствия трудовых отношений и создание охраняемого результата интеллектуальной деятельности при исполнении работником трудовых обязанностей или задания работодателя служит необходимым и достаточным основанием для автоматического возникновения исключительных прав у работодателя. Работодателю не требуется заключение специальных договоров, направленных только на приобретение исключительных прав.

Наличие трудового договора служит одновременно и юридическим фактом, поскольку это влечет возникновение прав у работодателя.

Работник в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя о создании результата интеллектуальной деятельности – промышленного образца, в отношении которого возможна правовая охрана, письменно уведомляет работодателя о его создании. В течение четырех месяцев со дня такого уведомления работодатель может воспользоваться правом на получение патента и подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявку на выдачу патента на служебный промышленный образец, или передать право на получение патента другому лицу, или уведомить работника о сохранении информации о результате интеллектуальной деятельности в тайне (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

Работник имеет право на вознаграждение как в случае получения работодателем патента на служебный промышленный образец, так и в случае, если работодатель примет решение о сохранении информации о таком промышленном образце в тайне, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Договором между работодателем и работником определяются размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты, а в случае спора – судом.

Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные промышленные образцы, когда, например, в интересах обороны и безопасности

98

промышленный образец используется без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации, или при пользовании правами на служебные промышленные образцы федеральными государственными унитарными предприятиями (п. 4 ст. 1370 ГК РФ).

Не признается служебным промышленный образец, созданный работником вне выполнения своих трудовых обязанностей или без конкретного задания работодателя,

но с использованием материальных средств работодателя, так как согласно ст. 60 ТК РФ запрещено требовать от работника выполнение работы, которая не предусмотрена условиями его трудового договора. В этом случае работодатель может потребовать возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием указанного промышленного образца либо права на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. Работнику (автору) в этом случае принадлежат авторские права, исключительное право и право получение патента промышленный образец

(п. 5 ст. 1370 ГК РФ).

Для признания результата интеллектуальной деятельности служебным промышленным образцом, созданным работником в связи с выполнением трудовых обязанностей и конкретного задания работодателя, необходимо, чтобы на момент создания

служебного промышленного образца между работодателем и работником действовал

трудовой договор. Согласно трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по обусловленной трудовой функции и обеспечивает условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

В тексте самого трудового договора обязательно указываются: стороны трудового договора – фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя,

отчество работодателя – физического лица); сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя – физического лица; идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; место и дата заключения трудового договора.

Распределение прав на служебный результат интеллектуальной деятельности между работником и работодателем возможно путем заключения гражданско-правового договора

в письменной форме. В таком случае на природу договора не повлияет наличие трудовых отношений, и договор продолжит действовать после прекращения трудовых отношений между автором и правообладателем.

99

Также между сторонами может быть заключен и смешанный «полиотраслевой»

договор, когда соглашение о распределении прав объединено с трудовым договором в рамках

одной договорной формы.

Промышленный образец может быть создан и при исполнении работ по договору на

выполнение подрядных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских или

технологических работ, которые прямо не предусматривали создание охраняемого результата интеллектуальной деятельности. В этом случае право на получение патента и исключительное право на такой промышленный образец принадлежат подрядчику

(исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное. Заказчик вправе использовать указанный промышленный образец в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой

(неисключительной) лицензии (п. 1 ст. 1371 ГК РФ).

Если право на получение патента или исключительного права на промышленный образец по договору передано заказчику, либо указанному им третьему лицу, подрядчик

(исполнитель) вправе использовать указанный промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1371 ГК РФ).

При выполнении договора подряда одна сторона – подрядчик – обязуется выполнить по заданию другой стороны – заказчика – определенную работу, а по завершении – сдать ее заказчику. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его, при этом подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Договор же на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

(или) технологических работ заключается в том, что исполнитель обязуется провести по техническому заданию заказчика научные исследования, и (или) разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него и (или) разработать новую технологию для нового изделия, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (ст. 769 ГК РФ).

Условия договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ, как правило, включают соответствующие положения об исключительных правах, обеспечении конфиденциальности сведений,

касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

Исполнитель осуществляет оговоренную условиями договора работу в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передает заказчику их результаты в предусмотренный договором срок, а при невозможности получить ожидаемые результаты согласовывает с заказчиком целесообразность продолжения работы. Получение охраняемых

100