Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского права. Монография

Глава 2. О цивилистической концепции интеллектуальной собственности

ской Федерации» – ему «отдано» всего два кратких пункта (п. 64 и 65). В п. 64 помимо пересказа п. 1 ст. 1538 и п. 1 ст. 1539 ГК РФ указывается лишь на необходимость учитывать, что «право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия», а п. 65 содержит ссылку на то, что в случае неиспользования коммерческого обозначения в течение года исключительное право на него по смыслу

п.2 ст. 1540 ГК РФ прекращается автоматически.

Сучетом наблюдающихся сложностей с пониманием сущности коммерческого обозначения и трудностей в применении1 весьма немногочисленных норм § 4 гл. 76 ГК РФ, представляется полезным дать его краткую характеристику2.

Согласно п. 1 ст. 1538 ГК РФ юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (ст. 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц.

Г. Боденхаузен в Руководстве по применению Парижской конвенции указывал, что trade name («коммерческое обозначение») поразному толкуется в законодательстве различных стран, но в самом общем виде его следует понимать как наименование или обозначение, позволяющее идентифицировать предприятие (бизнес) физического или юридического лица3.

1Например, в одном из постановлений Суда по интеллектуальным правам указывается на то, что ответчик, использующий коммерческое обозначение, не представил доказательств того, что это обозначение было зарегистрировано ранее товарного знака истца (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2014 г. по делу № А41-20527/2013).

2Подробнее см., например: Рожкова М.А. Коммерческое обозначение: можно ли защитить исключительные права на него в условиях существующего в России правового регулирования? // Вестник экономического правосудия. 2015. № 2. С. 88–101; Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): научн.-практ. пособие / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015 (СПС «КонсультантПлюс»).

3См.: Bodenhausen G.H.C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Stockholm. WIPO Publication. 1967. P. 23 (http://www.wipo. int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf);. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. М.: Прогресс, 1977.

С.37–38.

201

Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности

На сегодняшний день в развитых правопорядках под коммерческим обозначением обычно понимается оригинальное и яркое, а потому легко

запоминаемое потребителями название, используемое компанией или предпринимателем для идентификации (индивидуализации, поскольку

здесь появляется индивидуальный признак) своего бизнеса и получившее известность на определенной территории. Как правило, в качестве коммерческого обозначения выбирается причудливое слово или выражение, которое должно исключить или существенно снизить риск путаницы, – чаще всего для этого используются выдуманное слово, аббревиатура, сокращение и т.п., но никак не общеупотребляемые слова, которые широко используются для описания деятельности или объекта бизнеса. Так, не будут рассматриваться в качестве коммерческого обозначения сами по себе слова и выражения «law office» (юридическая контора), «foods» (продукты), «information service» (информационные услуги), используемые на вывеске соответствующих предприятий.

Смысл введения и использования коммерческого обозначения состоит в решении одновременно двух основных задач – в выделении собственного бизнеса среди аналогичного и – в облегчении его запоминания потребителями. Например, одной из крупнейших компаний мира – «Wal-Mart Stores, Inc.»1 для обозначения своего бизнеса используются следующие коммерческие обозначения: «Walmart U.S.» (для сети розничных магазинов в 50 штатах США и Пуэрто-Рико), «Walmart International» (для сети розничных магазинов за пределами США), «Sam’s Club» (для магазинов оптовой торговли).

Коммерческое обозначение в большинстве стран не предполагает

регистрации и получает соответствующую правовую охрану в связи с его использованием. Этим оно принципиально отличается от фирменного наименования компании, права на которое возникают в силу регистрации самой компании и обычно содержащего указание на организационно, правовую форму компании, именуемое «правовое окончание» (legal ending) – LLC, Inc. или limited partnership2. Например, компания Panda Chemical Manufacturers, Inc. («легальное» фирменное наименование) использует коммерческое обозначение «Panda Pharmaceuticals». Еще более показательным в этом смысле является пример компании, фирменное наименование которой Eastman Kodak

1См.: http://www.forbes.com/companies/wal-mart-stores/

2Нормами отечественного правового регулирования предусмотрено, что органи- зационно-правовая форма указывается в начале фирменного наименования (например, общество с ограниченной ответственностью, открытое акционерное общество).

202

Глава 2. О цивилистической концепции интеллектуальной собственности

Company, а коммерческое обозначение – «Kodak», или другой известнейшей компании, фирменное наименование которой «McDonald’s Corporation», а используемые коммерческие обозначения – «McDon-

ald’s», «McCafé»1.

Нередко коммерческое обозначение именуют как DBA (сокр. от англ. doing business as – делать бизнес как). Такое понимание отражает сущность франшизы2, предполагающей предоставление одним лицом (франчайзером) в пользование другому лицу (франчайзи) коммерчески успешной бизнес-модели с одновременным предоставлением права использования принадлежащих франчайзеру коммерческого обозначения, товарного знака или знака обслуживания и т.п. (но не фирменного наименования, индивидуализирующего исключительно и только самого франчайзера), а также права использования отраженной в этих маркетинговых обозначениях деловой репутации франчайзера.

Так, ОАО «Росинтер ресторан холдинг» в 2012 г. получило франшизу «McDonald’s»3. Причем на тот момент ОАО «Росинтер ресторан холдинг» уже являлось франчайзи британских кофеен с коммерческим обозначением «Costa Coffee» и эксклюзивным франчайзи ресторанов

скоммерческим обозначением «TGI Fridays», при этом предоставляя во франшизу (выступая франчайзером) собственные бизнес-модели: рестораны итальянской кухни с коммерческим обозначением «IL Патио», рестораны японской кухни с коммерческим обозначением «Планета Cуши» и др.

Сказанное позволяет подчеркнуть, что коммерческое обозначение необязательно должно совпадать с фирменным наименованием правообладателя, поскольку, как уже указывалось, основная цель использования коммерческого обозначения – упростить запоминание для потребителей бизнеса правообладателя. Этим оно отличается от фирменного наименования, используемого в «официальных» взаимоотношениях: в частности, налоговых и иных публичных правоотношениях, в отношениях с контрагентами и т.д. Например, компания

сфирменным наименованием «Jones Development LLC» может вести

1При этом Eastman Kodak Company обладает также и правами на товарный знак «Kodak», а McDonald’s Corporation – на товарный знак «McDonald’s», поскольку коммерческое обозначение допускает его регистрацию в качестве товарного знака (или знака обслуживания).

2В отечественном праве – коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ).

3См.: Ведомости. 2012. 10 апр. (http://www.vedomosti.ru/companies/news/1622349/ rosinter_poluchil_franshizu_mcdonalds).

203

Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности

бизнес под коммерческим обозначением «Bruce Jones and Sons» («Брюс Джонс и сыновья»), но нет никаких препятствий к тому, чтобы ей выступать под вывеской «BJ» или, например, «Son’s Idea» («Сыновья идея»). Такое правило – коммерческое обозначение может не совпадать

сфирменным наименованием правообладателя существует в большинстве развитых правопорядков.

Вместе с тем недопустимым признается использование в качестве собственного коммерческого обозначения чужого фирменного наименования, коммерческого обозначения или товарного знака, поскольку такое несанкционированное использование «может вызвать путаницу в умах потребителей»1.

Например, в деле US Bk. of Gr. Junction v. Mesa Un. Bk. судом было установлено, что коммерческий банк «Mesa United Bank of Grand Junction»1 стал использовать, по сути, в качестве коммерческого обозначения наименование «United Bank of Grand Junction» (опуская слово «Mesa») на всех банковских документах, что привело к смешению

сфирменным наименованием другого коммерческого банка – «United Bank of Grand Junction». Суд, признав, что в данном случае подобное использование представляет собой обман широкой общественности и недобросовестную конкуренцию, вынес решение о запрете использования фирменного наименования истца в качестве обозначения ответчика.

Нельзя не заметить, что некоторые из изложенных правил находят подтверждение в ГК РФ. Например, согласно п. 3 ст. 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Это положение находило отражение и в отечественной судебной практике. Так, определением ВАС РФ была подтверждена правильность вывода нижестоящих судов, признавших, что использование

с1979 г. индивидуальным предпринимателем А.Л. Донцовым на вывесках своих магазинов по продаже книг, канцелярских и иных товаров выражения «ЧИТАЙ-ГОРОД» представляет собой использование

1Johnson C.N. Remedies For Trade Name Infringement // The Colorado Lawyer. July 1999. Vol. 28. N 7. P. 67.

204

Глава 2. О цивилистической концепции интеллектуальной собственности

коммерческого обозначения1. Вследствие сказанного был признан правомерным отказ в удовлетворении требований обладателя прав на товарный знак «ЧИТАЙ-ГОРОД» (зарегистрированный в 2001 г.

вотношении книг, канцелярских товаров, игр и пр.), предъявившего иск о запрете предпринимателю использовать это коммерческое обозначение и взыскании компенсации в размере 100 тыс. руб. за нарушение исключительного права на использование товарного знака «ЧИТАЙ-ГОРОД».

Всвязи со сказанным следует вспомнить, что в российской цивилистике право на коммерческое обозначение иногда предлагается понимать как «право на вывеску» (к слову, именно вывеска упоминается, например, в ст. L713-6 Кодекса интеллектуальной собственности Франции). Такая трактовка основывается в том числе и на работах отечественных дореволюционных правоведов. Так, разграничивая фирменное наименование и коммерческое обозначение (в его сегодняшнем понимании), Г.Ф. Шершеневич писал: «Соединение фирмы и вывески есть случайность, хотя и нередкая. Но они могут быть и разъединены: вывеска «Музыкальный магазин», очевидно, не есть фирма. При одной фирме может быть несколько вывесок, но не наоборот. Пароходное предприятие «Самолет» имеет столько вывесок, сколько пароходов, потому что название каждого парохода есть вывеска, а каждый пароход есть отдельное торговое заведение»2.

Понимание коммерческого обозначения как «вывески» характерно и для современных зарубежных правопорядков: в законодательстве некоторых стран закреплены положения именно о «вывеске». Поэтому, как подчеркивает В.И. Еременко, необходимо учитывать различия

вназваниях понятия «коммерческое обозначение»: «В законодательстве и судебной практике государств с развитым правопорядком коммерческое обозначение известно под различными названиями: например, вывеска (в Испании, Италии, Португалии, Франции), вымышленное или официальное наименование (в США), вторичный символ (в Финляндии, Швеции)»3.

Вразвитие сказанного хотелось бы заметить, что не только и даже не столько отсутствие в ГК РФ дефиниции понятия «коммерческое обозначение», отмечаемое многими юристами, является причиной

1Определение ВАС РФ от 28 июня 2010 № ВАС-8458/10.

2Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). М.: СПАРК, 1994.

С.76.

3Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).

205

Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности

трудно складывающейся судебной практики по делам о защите исключительных прав на коммерческие обозначения. Таких причин много, но основная проблема – в недостаточной продуманности правового регулирования, закрепленного в § 4 гл. 76 ГК РФ, свидетельствующего о недопонимании сути института коммерческого обозначения (что подтверждает и отсутствие подробных и ясных разъяснений к разработанному нормативному материалу1). В итоге это выливается в то, что судьи при рассмотрении дел данной категории занимаются исследованием вопросов, которые вовсе не способствуют вынесению обоснованных судебных решений, формированию правильной судебной практики.

Например, апелляционный суд при рассмотрении конкретного дела для целей решения вопроса о возникновении исключительных прав на коммерческое обозначение, в частности, исследует вопросы наличия у сторон предприятия как имущественного комплекса, производит семантический анализ слова «INTERIOR», не принимая во внимание то, что в качестве коммерческого обозначения заявлен, по сути, незарегистрированный товарный знак «в виде графического изображения окна на желто-синем фоне и словесное обозначение «Компания INTERIOR»»2.

Между тем в развитых правопорядках, в государствах, где коммерческое обозначение не требует регистрации, появление исключительных прав на коммерческое обозначение связывают с его публичным использованием, обусловливая установление защиты этих прав только теми случаями, когда правообладатель может продемонстрировать, что

бизнес и его название стали неразделимы в общественном сознании. Иными словами, название бизнеса компании или предпринимателя становится коммерческим обозначением только тогда, когда оно используется так продолжительно и эффективно, что потребитель связывает данный бизнес только с этой компанией или этим предпринимателем. То название

1Кстати, претензии к нормам § 4 гл. 76 ГК РФ можно предъявить и с точки зрения семантики, и с точки зрения правил русского языка, нарушение которых не позволяет уяснить смысл заложенных в нормах требований. Например, из п. 2 ст. 1538 ГК РФ следует, что коммерческое обозначение признается таковым, если оно «обладает достаточными различительными признаками и его употребление… является известным

впределах определенной территории».

2Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2010 г. № 16АП-1420/2009(2) по делу № А22-218/2009. Оставлено без изменения постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 29 ноября 2010 г. по делу № А22- 218/2009/12-10, а затем Определением ВАС РФ от 24 марта 2011 г. № ВАС-2793/11 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора.

206

Глава 2. О цивилистической концепции интеллектуальной собственности

бизнеса, которое используется эпизодически или нерегулярно, не может рассматриваться в качестве коммерческого обозначения.

Наименование места происхождения товаров (далее – НМПТ) обычно характеризуют как «один из самых малочисленных с точки зрения количества зарегистрированных объектов и малоисследованных в научной среде объектов интеллектуальной собственности»1.

Согласно п. 1 ст. 1516 ГК РФ для получения правовой охраны НМПТ должно:

1)представлять собой или включать в себя в качестве составляющей

наименование географического объекта (наименование страны, городского или сельского поселения, местности и иных географических объектов) либо производные от таких наименований. Причем это может быть наименование современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное;

2)использоваться в отношении товара, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями (т.е. почвенными, климатическими и подобными свойствами) и (или) людскими факторами (к которым относят культурные традиции, характерные для данной местности, а также профессиональные навыки местных умельцев);

3)стать известным именно в отношении этого товара (в качестве примеров НМПТ обычно называют тульский пряник, оренбургский платок, вологодское масло).

В литературе подчеркивается, что НМПТ – это обозначение, которое служит для выделения не производителя или продавца,

аименно определенных видов товаров, которые обладают особыми свойствами2. При этом особенностями, выделяющими сами НМПТ из числа иных объектов интеллектуальной собственности, признаются: во-первых, запрет на отчуждение прав на НМПТ (что в целом нехарактерно для объектов интеллектуальной собственности);

1Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров

вРоссии // Законодательство и экономика. 2012. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).

2См., например: Анисимова М.Л., Шелепина Е.А. Пробелы в правовом регулировании права на наименование места происхождения товара // Правовые проблемы права интеллектуальной собственности: материалы круглого стола (Вологда, 30 октября 2009 г.). Вологда, 2011. С. 6–15. Примечательно, что, например, на Кубе допускалась возможность использовать НМПТ и в отношении услуг, которая впоследствии была отменена (Gaceta official de la Republica de Cuba, La Habana, viernes 22 de febrero 2002. N 11. P. 333–339 (приводится по: Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров в России // Законодательство и экономика. 2012. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).

207

Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности

во-вторых, допустимость предоставления прав на одно НМПТ

нескольким самостоятельным (не связанным между собой) производителям, осуществляющим деятельность на одной территории; в- третьих, постоянно существующая возможность изменения круга правообладателей НМПТ – один производитель приобретает право на это обозначение, начав выпуск продукции с соответствующими свойствами, другой – утрачивает, например, в связи с отсутствием

увыпускаемого товара таких свойств.

Висследованиях, посвященных НМПТ, обычно отмечается терминологическая неопределенность, исторически сложившаяся в связи с употреблением терминов «указание происхождения», «географические указания», «наименование места происхождения». Это объясняется следующим.

Вст. 1 Парижской конвенции упоминаются два объекта промышленной собственности – «указания происхождения или наименования места происхождения» (англ. indications of source or appellations of origin), но не даются разъяснения, что следует понимать под ними (первые были включены в текст Конвенции в 1911 г., а вторые – в 1925 г.). В.И. Еременко, отметив, что некорректность перевода на русский язык терминов, используемых в международных соглашениях, «не такое уж безобидное явление, поскольку иногда это приводит к ошибочным, в том числе теоретическим, выводам»1, подчеркивает: «…указания происхождения и наименования мест происхождения товара – это различные, вполне самостоятельные объекты промышленной собственности, хотя и очень близкие по своему содержанию»2.

Указание происхождения подпадает под правовую охрану Мадридского соглашения о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах (1891), в котором Россия не участвует. В этом соглашении используется выражение «указания происхождения на товарах» (англ. indications of source on goods), под которым понимается предоставление информации о месте производства товара (причем не только в отношении географического происхождения), его изготовителе и продавце, способе изготовления (например, вручную), материале, из которого изготовлена продукция, и т.п.3 При этом

1Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров

вРоссии // Законодательство и экономика. 2012. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»)..

2Там же.

3См. об этом, например: Шахназаров Б.А. Отдельные терминологические вопросы международно-правового регулирования средств индивидуализации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6 (67). С. 197.

208

Глава 2. О цивилистической концепции интеллектуальной собственности

В.И. Еременко пишет о том, что указание происхождения «в отличие от наименования места происхождения товара может быть не только словесным, но и изобразительным, т.е. представлять собой рисунок, не сопровождаемый текстом (например, изображение Эйфелевой башни)»1.

Наименование места происхождения, вернее, его определение, можно было обнаружить в Лиссабонском соглашении об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации (1958), в котором Россия не участвует, а также в Типовом законе для развивающихся стран о наименованиях мест происхождения и указаниях происхождения. Под наименованием места происхождения понимается «географическое наименование страны, района или местности, служащее для обозначения продукта, который происходит из данной страны, района или местности и качество и особенности которого обусловлены исключительно или главным образом географической средой, включая природные и человеческие факторы» (ст. 2 Лиссабонского соглашения в редакции 1979 г.). Данное определение стало основой для определения НМПТ, содержащегося в п. 1 ст. 1516 ГК РФ.

Географические указания (англ. geographical indications) появились

вСоглашении ТРИПС (1994), в ст. 22 которого они определены как «обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории члена или региона или местности на этой территории, где определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением». То есть при определении географических указаний был сделан «акцент на связи качества, репутации и иных характеристик товара в значительной степени с местом его географического происхождения»2. Э.А. Шахназарова специально подчеркивает, что «географическое указание занимает промежуточное положение между указанием происхождения, которое не гарантирует качество товара, являясь простым обозначением местопребывания производителя или торговца, и НМПТ, качество которого уникально благодаря природным и (или) людским факторам, присущими тому или иному географическому объекту»3.

1Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров

вРоссии // Законодательство и экономика. 2012. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).

2Шахназаров Б.А. Указ. соч. С. 198.

3См., например: Шахназарова Э.А. Особенности международно-правовой охраны наименований мест происхождения товаров и географических указаний в свете приня-

209

Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности

Вместе с тем специалисты обращают внимание на то, что термин «географические указания» стал вытеснять термин «указание происхождения». В частности, В.И. Еременко по этому поводу пишет: «Так, в первоначальной редакции Кодекса интеллектуальной собственности Франции 1992 г. в статье L.721-1 предусматривалась правовая охрана наименований мест происхождения товаров. В настоящее время указанная статья, равно как и статьи L. 722-1–L.722-8, относятся к географическим указаниям, включающим в себя наименование места происхождения товара, определенное в статье L.115-1 Кодекса прав потребителя Франции, охраняемые наименования мест происхождения товара и охраняемые географические указания, предусмотренные Регламентами ЕС об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, и другие разновидности географических указаний и наименований. Согласно информации Национального института места происхождения и качества (Institut national de l’origine et de la qualit – IN AO)1 конкретный перечень упомянутых выше обозначений следующий: контролируемое наименование места происхождения (французское обозначение); охраняемое наименование места происхождения (обозначение ЕС); охраняемое географическое указание (обозначение ЕС); гарантированная традиционная продукция (specialit traditionnelle garantie – обозначение ЕС, удостоверяющее традиционный состав продукта или традиционный способ его приготовления); красная этикетка (французское обозначение, удостоверяющее высшее качество сельскохозяйственного продукта); биологическое земледелие (французское обозначение, удостоверяющее качество окружающей среды)»2.

Важным является то, что до недавнего времени термин «географическое указание» использовался WIPO лишь в методических целях. На это обстоятельство специально обращает внимание Э.А. Шахназарова, указывая, что на его официальном сайте содержалось следующее разъяснение: «Географические указания и наименования мест происхождения – это обозначения, используемые на товарах, которые имеют определенное географическое происхождение и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преи-

тия Женевского акта Лиссабонского соглашения 20 мая 2015 г. // Журнал российского права. 2016. № 11. С. 175.

1http://www.inao.gouvr.fr/public/home.php

2Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров

вРоссии // Законодательство и экономика. 2012. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).

210