использование товарного знака и взыскание убытков.

§ 6. Незаконное использование товарного знака: понятие и способы

Способы использования товарного знака

Под использованием товарного знака понимаются различные действия субъекта: производство, предложение к продаже, продажа или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранение или перевозка с этой целью товаров, маркированных соответствующим товарным знаком.

Под использованием знака обслуживания закон подразумевает размещение его при выполнении работ, оказании услуг. Например, сходное с чужим товарным знаком обозначение может использоваться на вывеске нарушителя, выдаваемых им дисконтных картах и т.п.

Указанные выше действия, совершенные лицом, не обладающим правом на использование товарного знака или знака обслуживания, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Нарушением будет признаваться также размещение чужого товарного знака (знака обслуживания) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Важно учитывать, что в цепочке "производитель - продавец контрафактного товара" нарушителем исключительного права является и первый, и второй субъект.

Правообладатель может заявить самостоятельные либо совместные требования к любому из хозяйствующих субъектов в цепочке от производителя до продавца контрафактного товара. Компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки может быть взыскана с продавца даже в том случае, если реализованный им товар, на котором они незаконно размещены, приобретен у иного лица <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 9 июня 2017 г. N С01-414/2017 по делу N А82-7654/2016.

У правообладателя отсутствует необходимость привлекать к делу всю цепочку лиц, имевших отношение к контрафактному экземпляру: "...каждый нарушитель должен отвечать за те действия, которые он совершил: изготовитель - за изготовление, распространитель - за распространение, и поэтому не нужно связывать правообладателя необходимостью привлекать всю цепочку к участию в процессе...

вполне допустимо рассмотрение соответствующих дел с предъявлением иска лишь к одному из нарушителей" <1>.

--------------------------------

<1> Протокол N 5 заседания Научно-консультативного Совета при СИП // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. N 6. С. 45 - 59.

Использование товарного знака в интернете

В качестве незаконного использования товарного знака в интернете могут квалифицироваться различные ситуации. Например, интернет-продавец может разместить на своем сайте изображения товаров, маркированных чужим товарным знаком, либо просто перечислить бренды, которые можно у него приобрести, не имея на это разрешения правообладателя. Правообладатель в таком случае может обратиться с иском как к соответствующему интернет-магазину - продавцу, так и к владельцу интернет-ресурса, администратору индивидуализирующего сайт доменного имени.

Судебная практика. Компания Гипертерм, Инк. / Hypertherm, Inc. (далее - истец) обратилась в суд с исковым заявлением к ООО "Автокат-Рус" (далее - ответчик 1) и ИП К. (далее - ответчик 2) о взыскании с каждого из соответчиков компенсации за нарушение исключительных прав на четыре товарных знака.

Суды установили, что ответчик 1 без согласия на то правообладателя осуществил ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками истца. Кроме того, он использовал товарные знаки истца на сайте http://www.autocut.tw/ru/company/ на страницах интернет-магазина при реализации товаров, а также в социальной сети ВКонтакте. Ответчик 2, в свою очередь, являлся владельцем домена autocut.tw, на котором была расположена страница в сети Интернет, где предлагаются к продаже товары, используемые в плазменной резке, и имеется указание на товарные знаки компании.

Суд первой инстанции удовлетворил требование истца. Апелляция и кассация поддержали решение <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 21 декабря 2016 г. N С01-1064/2016 по делу N А27-23979/2015.

К владельцам интернет-ресурсов, предоставляющим иным субъектам возможность размещения материала или информации, применимы нормы об ответственности информационных посредников. Согласно п. 3 ст. 1253.1 ГК РФ они не будут нести ответственность за размещение на их ресурсе чужих товарных знаков при одновременном соблюдении следующих условий:

1)он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

2)он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом.

Может возникнуть вопрос, что считать необходимыми и достаточными мерами, которые должен предпринять посредник при обращении правообладателя, чтобы избежать ответственности.

Очевидно, информационный посредник не может подменять собой суд и устанавливать все элементы нарушения права на товарный знак (особенно в неоднозначных ситуациях): сходство обозначения до степени смешения с товарным знаком; однородность товаров (услуг); вероятность введения потребителей в заблуждение. После получения обращения правообладателя он должен уведомить разместившее информацию лицо о факте обращения и предложить удалить информацию. Если на это последует отказ, он должен уведомить об правообладателя и предоставить информацию о субъекте, разместившем товарный знак. При очевидном нарушении (например, некая компания продает в интернете одежду под брендом Versace и не может предоставить никаких документов, подтверждающих ее право на использование обозначения) информационный посредник должен блокировать информацию при наличии соответствующего заявления правообладателя.

Судебная практика. ООО "Группа компаний "Трилоджик" (далее - истец) обратилось в суд с иском к ООО "Конструктор" (далее - ответчик) о запрете использовать сходные товарными знаками истца обозначения, об обязании ответчика удалить всю визуальную и текстовую информацию с сайта в домене dsdpromo.com и блокировать сайт в домене dsdpromo.com, о выплате компенсации.

Суд первой инстанции удовлетворил требование. Апелляция и кассация не согласились с таким решением.

Истец является правообладателем комбинированного товарного знака "Divination Simone de

Luxe". На сайте в домене dsdpromo.com потребителям без согласия на то правообладателя предлагается маркированная данным обозначением продукция. Администратором доменного имени является ответчик, который оказывает услуги по предоставлению официальных страниц для целей продвижения товаров (работ, услуг).

Как отметил Суд по интеллектуальным правам, при рассмотрении подобных дел необходимо оценивать действия информационного посредника по удалению, блокированию спорного контента или доступа нарушителя к сайту при получении извещения правообладателя о факте нарушения исключительных прав. В рассматриваемом случае отсутствовали доказательства направления истцом в адрес ответчика и получения ответчиком соответствующего требования истца об устранении нарушения.

После получения ответчиком сведений об обращении истца в суд с настоящими требованиями ответчик как информационный посредник обратился к администратору сайта, на котором расположен домен dsdpromo.com, с требованием о блокировании данного сайта, которое было им исполнено. Таким образом, на него не может быть возложена ответственность за нарушения исключительного права на товарный знак <1>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 30 сентября 2015 г. по делу N А56-77036/2013.

От ответственности за нарушение прав на товарные знаки в сети Интернет освобождаются также информационные посредники, осуществляющие передачу материала в информационно-телекоммуникационной системе при одновременном соблюдении следующих условий:

1)он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала;

2)он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала;

3)он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующего средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующее средство индивидуализации, является неправомерным (п. 2 ст. 1253.1 ГК РФ).

Отдельным нарушением признается использование товарного знака в доменном имени. Запрет на использование схожих с товарным знаком доменных имен не является абсолютным. Он устанавливается только в отношении товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак <1>. Если на сайте, размещенном под соответствующим доменом, предлагаются товары (услуги), неоднородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, либо сайт в принципе не служит для продвижения товаров (услуг), то нарушение права на товарный знак отсутствует <2>.

--------------------------------

<1> Постановление СИП от 24 мая 2017 г. по делу N А45-20577/2015.

<2> Постановление СИП от 19 мая 2017 г. по делу N А40-29319/2016.

К использованию товарного знака в доменном имени не применяются исключения из ответственности, предусмотренные для информационных посредников. Фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, администратор домена также несет ответственность за содержание размещенной на таком сайте информации. Администратор самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями <1>.

--------------------------------