<1> Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Подзаконные нормативные акты. М., 2004. С. 126.

Прекращение правовой охраны осуществляется по заявлению правообладателя, которое является односторонней сделкой. Заявление подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), который на основании заявления вносит запись в Реестр.

§ 2. Досрочное прекращение правовой охраны в случае неиспользования товарного знака

Прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием является одним из основных институтов сферы правовой охраны товарных знаков.

Институт прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием основывается на фактическом отказе правообладателя использовать основную функцию товарного знака, состоящую в гарантировании идентификации происхождения товара или услуг в глазах потребителей <1> с тем, чтобы они могли найти уже зарекомендовавший себя товар <2>.

--------------------------------

<1> См.: § 36 решения Европейского суда от 11 марта 2003 г. по делу N С-40/01, Minimax.

<2> Названное и другие основания рассматриваемого института см.: Calame Th., Dagg N., Matheson S., etc. The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report. 2011. Q218. P. 2 (далее - The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report).

Цель рассматриваемого института состоит в том, чтобы очистить реестр товарных знаков от неиспользуемых обозначений, так называемого сухостоя (deadwood) <1>. Так, в п. 9 преамбулы Директивы ЕС N 2008/95/ЕС <2> отмечается, что целью института является снижение общего количества зарегистрированных и защищаемых в Сообществе товарных знаков и, соответственно, количества возникающих между ними конфликтов.

--------------------------------

<1> Taylor Richard J. Loss of trademark rights trough nonuse: a comparative worldwide analysis // Trademark Reporter. 1990. Vol. 80. P. 200.

<2> Директива Европейского Парламента и Совета ЕС от 22 октября 2008 г. N 2008/95/ЕС по сближению законов стран-участниц по товарным знакам.

Словарный запас любого языка, лежащий в основе формирования словесных обозначений как наиболее сильных индивидуализирующих элементов товарного знака, объективно ограничен. Причем известно, что активный лексикон современного образованного человека не так уж и велик - примерно 10 тыс. слов.

Соответственно, даже с учетом деления сферы охраны товарных знаков по разным классам товаров и услуг, а также возможности использования иностранных слов и создания фантазийных словесных обозначений неизбежно образуется их дефицит, так как количество субъектов, претендующих на регистрацию словесных обозначений в качестве товарных знаков, конечно, намного больше единиц словарного запаса любого языка. При этом количество товарных знаков у конкретного правообладателя не ограничено.

Таким образом, существует объективная потребность - публичный интерес - в выбывании из реестра товарных знаков неиспользуемых обозначений с тем, чтобы они могли бы снова регистрироваться новыми правообладателями, более заинтересованными в их использовании, что соответствует целям здоровой конкуренции.

Правовое значение факта неиспользования

Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Судебная практика сформировала положение о том, что из системного толкования норм ст. ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него <1>. Соответственно, неисполнение указанной обязанности влечет санкцию в виде прекращения его правовой охраны <2>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2011 г. N 14503/10. Приведенное положение активно цитируется в судебных актах, касающихся прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

<2> European Union Intellectual Property Office. Guidelines for Examination of the European Trade Marks, Part C, Opposition, Section 6, Proof of Use. § 1.2.1.1. P. 5 - 6 (далее - Guidelines for Examination of the European Trade Marks). В этом документе указано на обязанность использования зарегистрированного товарного знака согласно ст. 15 Регламента N 207/2009 Совета Европейского Союза "О товарном знаке Европейского сообщества", хотя в самой названной статье Регламента, как и в статье 1486 ГК РФ, прямо не говорится об "обязанности использования".

С точки зрения канонов гражданского права это парадокс, так как согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак признается исключительное право, в отношении которого можно сделать вывод о том, что, как и всякое исключительное право, оно является субъективным гражданским правом. Однако признаком субъективного гражданского права является то, что оно не может быть одновременно обязанностью.

Вместе с тем в силу исторического происхождения правовой охраны товарных знаков из конкурентного права, ограничивающего недобросовестную конкуренцию, следует учитывать, что исторические причины отнесения товарных знаков к объектам интеллектуальных прав.

Зарубежный опыт. В 1918 г. Верховный суд США пришел к выводу о том, что право товарных знаков является частью более широкого права ограничения недобросовестной конкуренции. Суд отметил, что право на определенный товарный знак зависит от его использования, а не от его признания, функция товарного знака состоит в обозначении товаров, произведенных определенным производителем, и защите его репутации против продажи чужой продукции под видом его продукции, и это право не является предметом собственности, кроме как в связи с производством указанной продукции. Правообладатель товарного знака не может, как обладатель патента на изобретение, осуществлять негативное и запретительное использование товарного знака в качестве монополии <1>.

--------------------------------

<1> United Drug v. Theodore Rectanus, 248 U.S. 90, 97 - 98 (1918).

Современная зарубежная судебная практика подчеркивает, что целью права товарных знаков является поощрение конкуренции и качества товаров <1>.

--------------------------------

<1> Например, Верховный суд США по делу Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co. (514 U.S. 159, 163 - 64, 1995).

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) считает, что предоставленное законами многих стран позитивное право использования товарного знака (субъективное гражданское

право) является предметом не только законов по интеллектуальной собственности, но и других законов и прав, как это имеет место со многими правами. Право, предоставленное законодательством о товарных знаках, может быть ограничено антимонопольным законом или другим публичным установлением <1>.

--------------------------------

<1> WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Second Edition. WIPO Publication N 489

(E). 2004 (далее - WIPO Intellectual Property Handbook). § 2.445.

Конституционный Суд РФ также подчеркивает, что законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает эту возможность как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения <1>.

--------------------------------

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 2 октября 2003 г. N 393-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Продюсерская фирма "Самый смак" на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Вместе с тем в более позднем судебном акте Конституционный Суд РФ воздерживается от вывода о том, что исключительное право на товарный знак налагает на своего обладателя обязанность использования товарного знака: Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 909-О.

Как отмечено выше, цель института прекращения правовой охраны товарного знака в связи с

его неиспользованием заключается в охране публичного интереса - очищении реестров товарных знаков от неиспользуемых обозначений, это также объясняет существенное отличие категории товарного знака от других объектов интеллектуальной собственности, таких как произведения, изобретения, объекты смежных прав и т.д.

Конституционный Суд РФ, в частности, делает вывод, что в отличие от рыночной стоимости таких объектов интеллектуальной собственности, как объекты авторского и патентного права, которая во многом предопределяется их самостоятельной ценностью в качестве результатов интеллектуальной творческой деятельности, рыночная стоимость приравненного к ним по предоставляемой защите товарного знака как средства индивидуализации продукции зависит в первую очередь от признания этой продукции потребителем <1>.

--------------------------------

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. N 287-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы".

Содержание исключительного права на товарный знак определяется сочетанием частных интересов предпринимателей и публичных интересов общества в лице потребителей.

Конкуренция названных интересов служит основанием для включения в содержание исключительного права на товарный знак обязанности его использования. При этом в сочетании общественных и частных интересов приоритет отдается общественным интересам.

Использование под контролем правообладателя <1>

--------------------------------

<1> См. подробнее: Михайлов С.В. Европейский и американский подходы к использованию товарного знака под контролем правообладателя // Закон. 2015. N 11. С. 96 - 105.

Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака (п. 2 ст. 19 ТРИПС).

Таким образом, ТРИПС при определении условий использования товарного знака правообладателя другим лицом использует термин "контроль" (control).

Российское законодательство в п. 2 ст. 1486 ГК РФ также указывает, что использованием товарного знака признается его использование другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

ТРИПС определяет минимальные стандарты правовой охраны, которые национальное законодательство вправе расширить по своему усмотрению. Как отмечено в п. 1 ст. 1 ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению, при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен российским законодательством, которое ориентируется на аналогичный европейский подход.

Зарубежный опыт. Так, § 2 ст. 15 Регламента Совета ЕС о товарном знаке Сообщества от 26 февраля 2009 г. N 207/2009 предусмотрено, что использование товарного знака Сообщества по согласию правообладателя рассматривается как использование правообладателем. Таким образом, европейское право использует конструкцию "по согласию" (with the consent).

В § 25 решения Европейского суда первой инстанции от 8 июля 2004 г. N Т-203/02 по делу The Sunrider corp. v. OHIM - Espadafor Caba (Vitafruit) сформирован прецедентный вывод о том, что подразумевается очевидным, что если использование более раннего товарного знака (в том числе на счетах-фактурах) было бы произведено без согласия правообладателя, то имело бы место нарушение прав на товарный знак, поэтому исходя из обычного хода событий не в интересах компании Industrias Espadafor SA (лицо, использовавшее спорный товарный знак) раскрывать перед правообладателем доказательства такого использования. Следовательно, маловероятно, что правообладатель товарного знака будет в состоянии представить доказательства того, что товарный знак был использован против его воли <1>.

--------------------------------

<1> Приведенная правовая позиция Европейского суда первой инстанции широко применяется Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза и национальными европейскими судами по вопросу применения категории использования товарного знака под контролем правообладателя, например: Decision of OHIM N R 1285/2011-1, Decision of OHIM on Opposition N B 2 250 739.

Российская судебная практика использование товарного знака под контролем правообладателя воспринимает как использование товарного знака по воле (согласию) правообладателя. Такой подход более соответствует европейскому регулированию и судебной практике по категории использования товарного знака под контролем правообладателя.

Российский закон разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем, лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

По общему правилу воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом. Такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (гл. 54 Кодекса), договор простого товарищества (гл. 55 Кодекса), договор подряда (гл. 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (гл. 39 Кодекса), предварительный договор (ст. 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака.

Кроме того, для целей п. 2 ст. 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть подтверждено фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ. В соответствии с вышеизложенным подходом судебная практика обозначила следующие правовые позиции.

Для установления факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

При установлении факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следует оценить все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определить, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя и под его контролем независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли <1>.

--------------------------------

<1> Эта позиция сформирована на основании выводов, указанных в Постановлении Президиума СИП от 1 апреля 2014 г. N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013, товарный знак "Мастер Фрут".

Кроме того, например, наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, положениях об исполнении другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнении правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом <1>. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например, общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

--------------------------------

<1> Указанный правовой подход сформирован на основании выводов, содержащихся в том числе в Постановлениях Президиума СИП от 2 апреля 2014 г. N С01-184/2014 по делу N СИП-247/2013, товарный знак "Ласточки"; от 20 мая 2014 г. N С01-185/2014 по делу N СИП-56/2013, товарный знак "Ледяной хрусталь"; от 10 ноября 2014 г. N С01-943/2014 по делу N СИП-305/2014, товарный знак "Prosecurity".

Зарубежный опыт. Интересно, что в американском праве доктрина related company сама по себе возникла из необходимости признания законом возможности использования дочерней компанией товарного знака правообладателя. В первоначальном проекте 1938 г. закона Лэнхема было просто указано, что допускается использование товарного знака дочерней или связанной с правообладателем компанией без раскрытия термина "связанная компания" (related company).

В1939 г. впервые появилось определение, что related company является компанией, "контролируемой корпоративным участием или договорными отношениями или другим образом".

В1943 - 1944 гг., несмотря на то что закон не был принят, было отклонено возражение Министерства юстиции США, основанное на том, что рассматриваемая норма не ограничивает понятие связанной компании только организацией, которой полностью владеет правообладатель

<1>.

--------------------------------

<1> Wortmann J.A. Trademark Licensing and Use by Related Companies // The Trademark Reporter. 1954. Vol. 44. T.M.R. P. 1258.