конкретно наследниках идет речь. Представим себе ситуации, когда по завещанию наследство получило лицо, не имеющее никакого отношения к имени известного лица. Возникает вопрос: может ли такое лицо давать согласие на регистрацию товарного знака? В соответствии с действующим законодательством, вероятно, может, хотя целесообразность наделения такого наследника таким правом сомнительна.

§6. Злоупотребление правом при регистрации товарного знака

Внастоящее время товарные знаки представляют собой значимые корпоративные активы. Узнаваемость бренда при позитивной оценке потребителями маркируемого им товара (услуги) определяет коммерческую привлекательность последнего и обусловливает в конечном счете эффективность бизнеса правообладателя. Но есть и обратная сторона медали: в данном случае обостряется проблема злоупотребления правом при регистрации товарного знака. Все чаще получение прав на подобные средства индивидуализации служит инструментом паразитирования на чужой деловой репутации, приобретения несправедливых конкурентных преимуществ, блокирования бизнеса иных субъектов.

Статья 1512 ГК РФ определила злоупотребление правом в качестве одного из оснований признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

В российской цивилистике, как и в судебной практике, под злоупотреблением правом понимается осуществление субъективного права в целях, противоречащих социальному назначению такого права <1>. Неотъемлемыми элементами подобного правонарушения выступают умысел правообладателя, а также наличие вредных последствий, вызванных осуществлением права. Таким образом, установление состава злоупотребления правом на регистрацию товарного знака требует, во-первых, раскрытия институционального назначения прав на такие объекты интеллектуальной собственности; во-вторых, определения правореализационных моделей, противоречащих такому назначению; определения вреда, который может быть причинен частным и общественным интересам при регистрации товарного знака.

--------------------------------

<1> Шерстобитов А.Е. Злоупотребление правом (доктрина и практика) // Проблемы развития частного права: Сб. статей к юбилею В.С. Ема / Отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. М., 2011; Определение ВАС РФ от 19 июля 2013 г. N ВАС-9038/13 по делу N А57-3140/2011; Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 9 сентября 2014 г. по делу N А12-5206/2011; Постановление ФАС Московского округа от 13 августа 2013 г. по делу N А41-58454/12; Определение ВАС РФ от 21 ноября 2012 г. N ВАС-15098/12 по делу N А63-6940/2011; Определения ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. N ВАС-14824/12 по делу N А63-6941/2011; от 21 июня 2012 г. N ВАС-7174/12 по делу N А56-8031/2011; Постановление ФАС Московского округа от 25 марта 2013 г. по делу N А40-59362/09-70-230Б.

Первоочередной функцией товарных знаков является идентификационная - посредством идентификации товары и услуги конкретного производителя выделяются среди аналогичных. Маркировка товаров предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны; снижает издержки, связанные с осуществлением потребительского выбора.

Важной функцией товарных знаков выступает символизация деловой репутации - гудвилл, принадлежащий конкретному предпринимателю <1>.

--------------------------------

<1> Defiance Button Machine Co. v. C & C Metal Prod. Corp., 759 F.2d 1053 (2d Cir. 1985); Aplin T., Davis J. Intellectual property law: text, cases and materials. Oxford, 2009. P. 322.

Недопустимой с позиций институционального назначения товарных знаков должна признаваться прежде всего регистрация в качестве товарных знаков обозначений, используемых иными лицами для эксплуатации чужой деловой репутации.

В американской судебной практике еще с конца XIX в. судьи выдавали запрет на использование обозначений, сходных с так называемыми старшими товарными знаками, в том числе и в тех случаях, когда истцом и ответчиком создавались неконкурирующие товары, если ответчик стремился получить

выгоды на основе гудвилл истца <1>.

--------------------------------

<1> Deering Th.P. Trade-Marks on Noncompetitive Products // Oregon Law Review. 1956. Vol. 36. P. 1.

Зарубежный опыт. Так, например, в деле Eastman Photographic Materials v. John Griffiths Cycle Corp. судом было установлено, что спорная торговая марка "Kodak" длительное время использовалась для индивидуализации фотокамер, у правообладателя возникла связанная с ней репутация. Ответчик зарегистрировал схожее обозначение для индивидуализации велосипедов. Рассмотрев обстоятельства дела, суд пришел к однозначному выводу о том, что использование ответчиком "младшего" товарного знака создаст путаницу в сознании потребителей, которые могут посчитать, что велосипеды также происходят от истца <1>.

--------------------------------

<1> Eastman Photographic Materials Co. Ltd. v. John Griffiths Cycle Corp. Ltd (1898), 15 R.P.C. 105.

В споре Alfred Dunhill of London, Inc. v. Dunhill Shirt Shop, Inc. суд признал, что ответчик "паразитирует" на репутации (гудвилл) истца, используя в своем бизнесе товарный знак последнего - "Dunhill". При этом спорное обозначение использовалось сторонами на разных рынках: ответчик продавал мужские рубашки, в то время как истец - различные принадлежности для курения <1>.

--------------------------------

<1> Alfred Dunhill of London, Inc. v. Dunhill Shirt Shop, Inc., 3 F. Supp. 487, 487 (S.D.N.Y. 1929).

На следующем этапе подход правоприменителей к подобным спорам, связанным с нарушением гудвилл посредством использования сходных со "старшим" товарным знаком обозначений, немного изменился: в случае установления факта "паразитирования" ответчика на репутации истца они по-прежнему удовлетворяли требования последнего о запрете использования соответствующего обозначения, однако его обоснование изменилось. Суды стали подходить к обозначенным ситуациям с позиции доктрины "размывания" права. Кроме того, в отдельных спорах было отмечено, что действия обладателя прав на "младший" товарный знак могут запятнать репутацию обладателя прав на "старший" товарный знак, если, например, ответчиком будут производиться товары низкого качества.

Как было отмечено в деле Toys "R" Us, Inc. v. Canarsie Kiddie Shop, Inc., для установления факта "размывания" товарного знака (trademark dilution) достаточно, чтобы обладатель прав на "младший" товарный знак использовал соответствующее обозначение для создания благоприятных ассоциаций с товарами (услугами) истца. В рассматриваемом споре ответчиком использовалось обозначение "Kids "r" Us" для обозначения продаваемых им товаров для детей. Как было замечено судом, "использование подобного товарного знака формировало в восприятии потребителей представление об огромном магазине, представляющем широкий ассортимент товаров для детей по низким ценам, что и символизировала торговая марка истца" <1>.

--------------------------------

<1> Toys "R" Us, Inc. v. Canarsie Kiddie Shop, Inc., 559 F. Supp. 1189, 1193 (E.D.N.Y. 1983).

В споре Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc. суд признал "размыванием" товарного знака использование ответчиком товарного знака "NIKEPAL" в целях создания у потребителей ассоциаций со "старшим" товарным знаком <1>.

--------------------------------

<1> 84 U.S.P.Q.2d 1820 (E.D. Cal. 2007).

Широкую защиту своему бренду смогла обеспечить компания "Tiffany". Так, например, при рассмотрении спора Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc. суд констатировал, что со стороны ответчика именование ресторана "Тиффани" явило собой "новоявленное пиратство", потому что ответчик выбрал соответствующее название исключительно для того, чтобы нажиться на гудвилл истца <1>. В споре Tiffany & Co. v. Tiffany Prods., Inc. суд установил, что кинематографическая компания использовала название "Тиффани" и изображение кольца с бриллиантом. Суд констатировал: "Ответчик сознательно стремился получить несправедливое преимущество, используя гудвилл истца" <2>.

--------------------------------

<1> 231 F. Supp. 836, 844 - 45 (D. Mass. 1964).

<2> 264 N.Y.S. 459, 463 (Sup. Ct. 1932).

Интерес в указанном контексте представляет рассмотренное американскими правоприменителями дело V Secret Catalogue, Inc., Victoria's Secret Stores, Inc., and Victorias Secret Catalogue, Inc. v. Victor Moseley and Cathy Moseley, d/b/a Victor's Little Secret <1>.

--------------------------------

<1> 259 F.3d 464; 2001 U.S. App. LEXIS 16937; 2001 FED App. 0247P (6th Cir.); 59 U.S.P.Q.2d (BNA) 1650 (доступно в Интернете по адресу: https://www.law.upenn.edu/fac/pwagner/ideas/dec3/barnes_packet.pdf).

Обладатель прав на товарный знак "VICTORIA'S SECRET" обвинил владельца магазина "товаров для взрослых", использующего в своей предпринимательской деятельности обозначение "Victor's Little Secret" в "размывании" его товарного знака и попытке запятнать его репутацию.

Рассматривая данный вопрос, суд прежде всего заметил, что "Victoria's Secret" и "Victor's Little Secret" являются практически идентичными. При этом правоприменитель подчеркнул: "Вероятно, никто из потребителей не пойдет в магазин "Мозли" в целях приобретения известного белья "Victoria's Secret". Между тем, услышав название "Victor's Little Secret", потребители автоматически свяжут его с более знаменитым магазином... Подобная ситуация представляет собой типичный пример "размывания" товарного знака при ухудшении связанной с ним репутации".

При определении вреда, который в подобных случаях причиняется обладателю прав на "старший" знак, в западных правопорядках (преимущественно американском) применяется доктрина "размывания" товарного знака. В соответствии с данной доктриной считается, что "паразитирование" на чужом гудвилл посредством использования известного товарного знака даже при отсутствии введения потребителей в заблуждение может привести к снижению коммерческой привлекательности бренда, снижению его различительной способности. Как было

отмечено шведскими правоведами Й. Хекнером и А. Мурен (Astri Muren),

"размывание" товарного знака представляет собой ситуацию, когда производитель товаров более низкого качества связывает себя с фирмой, предлагающей товары высокого качества <1>.

(http://www2.ne.su.se/paper/wp04_15.pdf).

В 2006 г. в США был принят закон, направленный на борьбу с ослаблением различительной способности известных знаков <1>. Он четко разграничил два вида противоправного использования товарного знака, приводящие к ослаблению его различительной способности: 1) "размывание" товарного знака вследствие формирования у потребителя ассоциации с известным товарным знаком путем использования сходного обозначения (dilution by blurring), что приводит к

снижению различительной способности известного знака; 2) использование обозначения, сходного с известным знаком и порочащего его "репутацию" посредством формирования негативной ассоциации (dilution by tarnishment). Для признания факта "размывания" товарного знака должны быть установлены: 1) степень схожести между используемым обозначением и знаменитым товарным знаком; 2) степень изначальной или приобретенной различительной способности товарного знака; 3) степень поддержания правообладателем эксклюзивности товарного знака; 4) узнаваемость товарного знака; 4) пытается ли правообладатель создать ассоциации со знаменитым товарным знаком; 5) любая действительная ассоциация между знаменитым товарным знаком и сходным с ним обозначением.

--------------------------------

<1> Trademark Dilution Revision Act of 2006 (TDRA), Pub. L. 109 - 312, 120 Stat. 1730.

Схожие составы ослабления различительной способности известных брендов выделяются и в практике германских судов. Так, например, интерес представляет дело OLG , 06.02.2009 - 6

U 147/08 <1>. При проведении розыгрыша продукции ответчик использовал логотип - овал с синим цветом заливки и цветовыми эффектами, в середине которого был размещен слоган: "S sucht

Deutschlands Jugendzimmer". Суд признал, что такой логотип вызывает ассоциации с

комбинированным товарным знаком "Deutschland sucht den Superstar", используемым для обозначения известного телешоу. Хотя вероятность введения в заблуждение потребителей отсутствует, действия ответчика являются необоснованным и несправедливым использованием "репутации" известного товарного знака. Нарушитель незаконно пытается распространить на свой бизнес положительную "ауру", имиджевые характеристики, связанные с популярным знаком.

--------------------------------

<1> AfP 2009, 264.

Врамках российского правопорядка подобное использование сходного с известным товарным знаком обозначения без введения потребителей в заблуждение, но с получением нарушителем несправедливых преимуществ может пресекаться на основе ст. 10 ГК РФ.

Вкаждой конкретной ситуации суды будут устанавливать, что имело место - либо простое использование общеупотребительного слова, либо "паразитирование" на известном бренде. Иными словами, они будут определять, преследовал ли потенциальный нарушитель цель получения несправедливых преимуществ, привлечения потребителей к своим товарам путем установления ассоциаций с известным брендом.

Судебная практика. Суд по интеллектуальным правам рассмотрел заявление компании "КОНСИТЕКС С.А. / CONSITEXS.A." о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ZEGNA", зарегистрированному в отношении 10-го и 34-го классов МКТУ на имя компании "АЛИГУСТА".

Заявителю принадлежит ряд товарных знаков, включающих в себя элемент "ZEGNA", зарегистрированных в отношении мужской одежды, продукции из текстиля, аксессуаров, очков, парфюмерии и соответствующих услуг. Суд определил, что подобные товары неоднородны с теми, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак, однако требования заявителя удовлетворил:

"Продукция группы компаний "Зенья" известна во всем мире... С учетом отсутствия...

сколь-нибудь убедительных объяснений правообладателя относительно выбора в качестве индивидуализации своих товаров и услуг обозначения "ZEGNA", широко используемого на мировом рынке мужской одежды и аксессуаров задолго до даты приоритета спорного товарного знака, коллегия судей пришла к выводу о том, что в действиях компании "АЛИГУСТА ЛТД." содержатся признаки паразитирования на чужой репутации" <1>.

--------------------------------

<1> Решение СИП от 3 июня 2015 г. N СИП-1010/2014.

В данном случае суд сконцентрировал свое внимание исключительно на целях, которые преследовал правообладатель, регистрируя сходный с известным брендом товарный знак. Вопрос о введении потребителей в заблуждение не поднимался.

Суд по интеллектуальным правам в качестве самостоятельного состава злоупотребления правом назвал "недобросовестность в форме паразитирования на чужой репутации". К необходимым условиям такого правонарушения он отнес: 1) широкую известность товарного знака, обусловившую его деловую репутацию; 2) умысел заявителя на получение необоснованного преимущества именно за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда <1>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление СИП от 5 ноября 2014 г. по делу N СИП-317/2014.

Институт злоупотребления правами должен применяться также в ситуации регистрации товарного знака в целях блокирования бизнеса иных лиц. Как и в предыдущих случаях, субъект регистрирует в качестве товарного знака обозначение, которое до этого использовалось иным субъектом. Вместе с тем его основной целью является не паразитирование на чужой деловой репутации, а блокирование деятельности иного субъекта.

Известен пример, когда в условиях затянувшегося корпоративного конфликта миноритарный участник хозяйственного общества зарегистрировал на себя в качестве товарного знака обозначение, широко используемое этой организацией для индивидуализации ее бизнеса. При отсутствии существенной доли участия в уставном капитале миноритарий, таким образом, обрел значительный рычаг воздействия на компанию.

Судебная практика. На имя компании "Бимекс ЛЛС" зарегистрирован ряд товарных знаков: комбинированный товарный знак со словесным элементом "KHAAN", словесные товарные знаки "ХААНКОФЕ", "KHAANCHOCOLATE", "KHAANTEA", "KHAANCEREAL", "ХААНЧАЙ", "KHAANCOFFEE", "KHAANCLASSIC", "ХААН". Датой приоритета всех товарных знаков было 28 апреля 2009 г.

Противопоставленный товарный знак "ХАН" по свидетельству N 410322 с приоритетом от 30 марта 2009 г. был зарегистрирован 3 июня 2010 г. на имя ООО "ИТКА" в отношении товаров 30-го класса МКТУ. В 2011 г. право на товарный знак перешло ООО "Профит-С", которое и обратилось в Роспатент с требованием о признании недействительной правовой охраны товарных знаков компании. Роспатент удовлетворил данное возражение.

Суд признал недействительным решение Роспатента и обязал его повторно в установленные сроки рассмотреть возражения ООО "Профит-С". Как отметил ФАС Московского округа, а вслед за ним и ВАС РФ, "удовлетворяя частично заявленные требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам, суды исходили из злоупотребления обществом предоставленным правом продвижения продукции путем подачи возражения против регистрации товарных знаков компании, а также наличия доказательств регистрации товарного знака "ХАН" с целью воспрепятствования развитию компании.

Регистрация товарного знака "ХАН" была произведена в результате того, что с 2005 года компания работала с обществом "ИТКА" (первоначальным правообладателем), которому было известно об объемах импорта продукции, ее ассортименте и объемах инвестирования в развитие производства, взаимоотношения с которым с конца 2009 года были прекращены" <1>.

--------------------------------

<1> Определение ВАС РФ от 9 июля 2013 г. N ВАС-8724/13 по делу N А40-25797/2012; Постановление ФАС Московского округа от 12 апреля 2013 г. по делу N А40-25797/12-27-233.

В подобных случаях отсутствует необходимость в установлении введения потребителей в заблуждение, возникновения у товарного знака широкой известности, наличия связанного с ним гудвилла. В то же время приобретает значение анализ взаимоотношений сторон до регистрации товарного знака, последующее за регистрацией товарного знака поведение субъекта. Как минимум необходимо обосновать, что правообладатель знал об использовании соответствующего товарного знака иным субъектом. Индикаторами заведомой недобросовестности могут служить: участие правообладателя и лица, использовавшего товарный знак, в общем корпоративном конфликте; реализация стратегий захвата бизнеса с участием правообладателя; наличие между указанными лицами конкуренции (в особенности при установлении иных фактов ведения недобросовестной конкурентной борьбы, вытеснения компании с рынка).

Одним из обстоятельств, учитываемых судом при решении вопроса о наличии в действиях субъекта злоупотребления правом, является неиспользование после регистрации товарного знака соответствующего обозначения. Представим ситуацию. Субъекту, зарегистрировавшему товарный знак, было известно об использовании этого обозначения иным лицом. Получив свидетельство на товарный знак, он в течение длительного времени не начал даже подготовительных мероприятий для использования товарного знака. Можно предположить, что субъект изначально зарегистрировал товарный знак в целях блокирования деятельности субъекта, который использовал соответствующее обозначение в своей коммерческой деятельности.

Само по себе неиспользование товарного знака злоупотребления правом не образует <1>. Регистрация товарного знака без целей его дальнейшего использования, бесспорно, противоречит институциональному назначению данного средства индивидуализации. Вместе с тем, если в момент ее осуществления никакой иной субъект не использовал регистрируемое обозначение, она не причиняет вреда частным или общественным интересам. Состав злоупотребления правом в таком случае отсутствует. Для тех случаев, когда наличие правовой охраны неиспользуемого обозначения становится проблемой для предпринимателей, желающих выйти на рынок под соответствующим брендом, предусмотрено прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ). При предъявлении исков о нарушении исключительных прав на товарный знак лицами, которые не используют и не собираются использовать соответствующее обозначение для индивидуализации товаров, справедливый баланс интересов и тягот может быть обеспечен посредством снижения взыскиваемой компенсации.

--------------------------------

<1> См.: Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утв. Постановлением Президиума СИП от 21 марта 2014 г. N СП-21/2.

Зарубежный опыт. В целом схожий подход к установлению состава злоупотреблений правом на регистрацию товарного знака сформировался в Германии. С принятием в этой стране в 1995 г. Закона о товарных знаках к абсолютным основаниям прекращения правовой охраны товарного знака была отнесена недобросовестность <1>. В 2004 г. ее включили и в число оснований для отказа в регистрации товарного знака <2>.

--------------------------------

<1> Gesetz uber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Act of 25 October 1994 BGBL. I / 2004. P. 3082).

<2> Gesentz zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Act of 12 Mar. 2004 BGBL. I / 2004. P. 390).

Верховным судом ФРГ обозначены два основных состава недобросовестной регистрации товарного знака: 1) регистрация, нацеленная на воспрепятствование использованию обозначения, ранее начатому иным субъектом <1>; 2) регистрация, ставящая задачу блокировать возможности иного субъекта зарегистрировать соответствующий товарный знак <2>.

--------------------------------