В 1946 г. Закон Лэнхема был принят, а термин related company был определен как любое лицо, которое законно контролирует или контролируется правообладателем товарного знака. Видно, что дефиниция все еще несет в себе "корпоративное содержание".

Современная трактовка уже полностью освободилась от корпоративной колыбели. Термин "связанная компания" (related company) в ст. 1127 Закона Лэнхема определяется как любое лицо, чье использование товарного знака контролируется правообладателем в отношении характера и качества товаров или услуг, в отношении или в связи с которыми этот товарный знак используется.

Лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака

В силу п. 1 ст. 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд, т.е. круг истцов ограничен признаком заинтересованности.

Поскольку закон специально указывает на критерий заинтересованности, то отмеченная заинтересованность явно не совпадает с категорией процессуальной заинтересованности как критерием права на иск. Категория заинтересованности в исследуемом институте имеет специальное содержание, которое в силу отсутствия ориентиров, установленных законом, определяется судебной практикой.

В настоящий период российская судебная практика обоснованно считает главным признаком заинтересованности истца по спору о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования производство истцом однородных товаров и оказание однородных

услуг в отношении товаров и услуг, по которым зарегистрирован оспариваемый товарный знак ответчика. Также заинтересованность подтверждает факт приготовлений в высокой стадии готовности к производству однородных товаров и оказанию однородных услуг.

Например, заинтересованность истца по делу о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака может быть подтверждена тем, что истец участвует в организации деятельности, связанной с оборотом товара, относящегося к тому же классу МКТУ, в отношении которого зарегистрирован спорный товарный знак, имеет реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществляет необходимые подготовительные действия к такому использованию (изготовил пробную партию товара, разработал упаковку) <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума СИП от 5 августа 2014 г. по делу N СИП-85/2014, товарный знак "СПАРТАК".

В случае признания заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака в отношении части товаров и услуг правообладатель обязан доказать использование оспоренного товарного знака для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума СИП от 2 июня 2014 г. по делу N СИП-309/2013, товарный знак "ПЕВУНЬЯ".

Наличие заявки истца о регистрации тождественного или сходного обозначения в отношении однородных товаров и услуг, равно как и ее отсутствие, само по себе не может свидетельствовать о наличии или отсутствии заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Подача заявки может рассматриваться лишь в качестве одного из необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения, и этот факт оценивается наряду с

другими доказательствами по делу <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума СИП от 28 июля 2014 г. по делу N СИП-18/2014, товарный знак "КОНТАКТ".

Кроме того, судами сформулировал вывод, что сам по себе риск привлечения истца к ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак может свидетельствовать о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом предъявление в такой ситуации иска о досрочном прекращении спорного товарного знака не может квалифицироваться как злоупотреблением правом <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума СИП от 7 марта 2014 г. по делу N СИП-28/2013, товарный знак "Фермерская".

Обязанность доказывания заинтересованности лежит на истце.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Зарубежный опыт. В отличие от российского закона в некоторых странах (например, Австрия, Китай, Чешская Республика, Германия, Венгрия, Швеция, Великобритания и др.) любое лицо вправе подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемых товарных знаков, т.е. круг заявителей не ограничен <1>.

--------------------------------

<1> The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protection. AIPPI Summary Report. P.

16.

В других странах круг заявителей определяется разными признаками, например: наличием законного интереса (legitimate interest) (Аргентина, Бразилия, Финляндия, Греция, Польша, Франция), заинтересованностью (interestedparties) (Израиль, Италия, Голландия и т.д.), юридическим интересом (legal interest) (Норвегия, Швейцария). Кроме того, есть указание на такой признак - лицо, которому будет нанесен ущерб регистрацией спорного товарного знака (someone who is or will be damaged by the registration) (США, Филиппины) <1>.

--------------------------------

<1> Ibid. P. 16 - 17.

К примеру, по законодательству Республики Корея заявитель досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемых товарных знаков должен подтвердить свою заинтересованность (the applicant must show that it is an interested party). Обстоятельствами, подтверждающими заинтересованность, могут служить, к примеру:

-ведение бизнеса в Корее в отношении однородных товаров и услуг;

-наличие реального плана ведения такого бизнеса;

-получение от правообладателя претензии о нарушении исключительного права на товарный

знак;

- отказ в регистрации тождественного или сходного товарного знака <1>.

--------------------------------

<1> Ibid. P. 17.

Срок неиспользования

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае его неиспользования правообладателем непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования подается в арбитражный суд. Моментом, после которого использование товарного знака правообладателем не учитывалось при рассмотрении спора, до 12 июля 2017 г. являлась дата обращения в суд.

В настоящее время действует порядок, в соответствии с которым до обращения в суд с таким требованием необходимо направление претензии правообладателю заинтересованным лицом <1>. До обращения в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования лицо, желающее такого прекращения, обязано обратиться к правообладателю и предложить ему либо добровольно отказаться от товарного знака (такой отказ допускается в силу подп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ), либо заключить договор об отчуждении товарного знака.

--------------------------------

<1> См.: Федеральный закон от 1 июля 2017 г. N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2017. N 27. Ст. 3944.

Соответственно, с 12 июля 2017 г. моментом, после которого использование товарного знака правообладателем не должно учитываться при рассмотрении спора, является день направления правообладателю предложения заинтересованного лица. Неиспользование должно иметь место в течение трех лет, предшествующих этому моменту.

Трехлетний срок исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты подачи такого заявления в суд.

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало процессуального срока.

Так, если календарная дата (дата наступления события), которой определено начало течения процессуального срока в один год, 25 декабря 2017 г., то течение этого срока началось 26 декабря 2017 г., днем его окончания является 25 декабря 2018 г.

Срок, в течение которого товарный знак должен быть использован для цели сохранения исключительных прав на него, исчисляется с даты государственной регистрации товарного знака Роспатентом и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков.

Если предметом спора является досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по международной регистрации вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации и он был зарегистрирован по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (далее - Мадридское соглашение), необходимо учитывать, что Российская Федерация является участником Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 27 июня 1989 г. (далее - Протокол к Мадридскому соглашению).

В отношении Российской Федерации применено положение п. 2 ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.

Общее правило подп. "a" п. 1 ст. 4 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков гласит, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями ст. ст. 3 и 3ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве

этой Договаривающейся Стороны.

Однако даты, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с п. 4 ст. 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации будет считаться дата получения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро ВОИС.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в п. 2 ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Статья 4 Протокола к Мадридскому соглашению приравнивает последствия действий, предусмотренных в ст. 3 и в ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению. В обоих случаях такие действия порождают охрану международного товарного знака на территории страны происхождения заявки в соответствии с принципом национального режима. Таким образом, в том случае, если территориальное расширение осуществлено после международной регистрации товарного знака, его охрана в стране, на которую распространяется такое расширение, наступает с даты внесения соответствующей записи о нем в Международный реестр.

Следовательно, в случае предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации срок, установленный п. 1 ст. 1486 ГК РФ, должен определяться на основании ст. 3ter Протокола к Мадридскому соглашению, т.е. с момента внесения записи об охране этого знака в Российской Федерации международным отделением ВОИС в Международный реестр.

Решение Роспатента о предоставлении товарному знаку, являющемуся предметом международной регистрации, охраны на территории Российской Федерации определяет окончательный характер статуса товарного знака, зарегистрированного в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению, на территории Российской Федерации.

Срок для целей применения п. 1 ст. 1486 ГК РФ исчисляется с даты принятия решения Роспатента о предоставлении товарному знаку охраны на территории Российской Федерации.

Злоупотребление правом при заявлении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Вопрос, касающийся злоупотребления правом при заявлении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, связан с обстоятельствами, среди которых, например, распределение обязанности доказывания факта использования спорного товарного знака. По российскому закону, как и во многих других странах, бремя доказывания использования товарного знака лежит на его правообладателе (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Отмеченный прием вместе с традиционно сравнительно с зарубежными странами невысокими судебными расходами <1> влечет значительное количество исков о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием <2>. Названные обстоятельства служат почвой для различных злоупотреблений.

--------------------------------

<1> В зарубежных странах значительные судебные расходы ограничивают количество судебных дел, в том числе по искам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков.

<2> Это самая многочисленная в России категория судебных дел в сфере интеллектуальных прав.

Так, по одному из дел Президиум Суда по интеллектуальным правам сделал вывод, что искусственное создание истцом доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой

охраны чужого товарного знака, а также заявление от собственного имени исков о прекращении правовой охраны иных многочисленных чужих товарных знаков в условиях отсутствия самостоятельной деятельности по производству каких-либо товаров свидетельствуют о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума СИП от 1 июля 2014 г. по делу N СИП-41/2013, товарный знак "Орловская ЦАРСКАЯ водка особая".

По другому делу суд отметил, что действия заявителя, направленные на прекращение правовой охраны товарного знака, в ситуации, когда им было зарегистрировано доменное имя для реализации производимой правообладателем товарного знака продукции в период действия на территории Российской Федерации тождественного международного товарного знака данного правообладателя, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом <1>.

--------------------------------

<1> Постановление Президиума СИП от 16 июня 2014 г. по делу N СИП-267/2013, товарный знак "Cilek".

Зарубежный опыт. Интересно, что, например, в США и Англии бремя доказывания неиспользования спорного товарного знака лежит на лице, которое ссылается на факт неиспользования товарного знака. Вместе с тем в США судами используется облегченный стандарт доказывания "в силу наличия более веских доказательств" (preponderance standard) в отличие от более требовательного стандарта доказывания "четкого и убедительного свидетельства" (clear and convincing evidence) <1>. Соответственно, в судебной практике

сравнительно небольшое количество дел, по которым стороны ссылаются на факт неиспользования товарного знака.

--------------------------------

<1> Schwartz Jonathan B. Less Is More: Why a Preponderance Standard Should Be Enough for Trademark Abandonment // University of California, Davis. 2009. Vol. 42:1345.

В большинстве зарубежных стран по делам, в которых рассматривается вопрос неиспользования товарного знака, обязанность доказывания использования товарного знака возложена на правообладателя <1>. Объясняется это затруднительностью доказывания

отрицательного факта (факта неиспользования товарного знака) заявителем, который, в отличие от правообладателя, заведомо такими доказательствами не располагает <2>.

--------------------------------

<1> WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.394, 2.482.

<2> Taylor Richard J. Loss of Trademark Rights Through Nonuse: A Comparative Worldwide Analysis // Trademark Reporter. 1990. Vol. 80. P. 220.

Кроме того, во многих зарубежных законодательствах, помимо судебных дел о прекращении правовой охраны товарного знака, допускается прямая ссылка на факт неиспользования товарного знака еще по двум категориям дел.

Первая категория - судебные дела о возмещении ущерба в связи с использованием чужого товарного знака: ответчик вправе возражать истцу, указывая на факт неиспользования истцом принадлежащего ему товарного знака <1> (например, США, Европейский союз).

--------------------------------

<1> WIPO Intellectual Property Handbook. § 2.453, 2.483.