<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Поглавный / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008.

В случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, помимо указания на это в учредительном договоре, необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ <1>.

--------------------------------

<1> Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (п. 11).

Таким образом, для того чтобы передать права на товарный знак создаваемому хозяйственному обществу, необходимо: а) указать в договоре о создании (учреждении) хозяйственного общества или в решении об учреждении (в случае создания общества одним лицом), что в оплату акций (долей) конкретными учредителями передаются права на товарный знак; б) заключить с обществом лицензионный договор (об отчуждении исключительного права на товарный знак).

В договоре простого товарищества, предусматривающем распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть согласованы условия, характерные для одной из двух договорных моделей: об отчуждении исключительного права или лицензионного договора. Договор в таком случае носит смешанный характер (простое товарищество + лицензионный договор / договор об отчуждении исключительного права).

Распоряжение исключительным правом может быть также осуществлено правообладателем в рамках исполнения обязательств из смешанных договоров, содержащих также условия традиционных договоров, оформляющих передачу имущества (в частности, мены, дарения, предоставления отступного). Такие договоры также должны содержать все условия, характерные для лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права.

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак происходит переход исключительного права от правообладателя к его преемнику, т.е. полная уступка исключительного права. По лицензионному договору исключительное право не переходит (абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК РФ), имеет место лишь предоставление лицензиату права использования товарного знака, исключительное же право сохраняется у первоначального обладателя. Оба данных договора могут быть как реальными, так и консенсуальными. На практике последняя конструкция преобладает.

С учетом того что обладателями прав на товарные знаки являются, как правило, коммерческие организации (хотя могут быть и некоммерческие) и индивидуальные предпринимателя, такие договоры в большинстве своем носят возмездный характер.

§ 2. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

Согласно ст. 21 ТРИПС государства-члены могут определять условия предоставления лицензий на использование товарных знаков и передачи права на товарные знаки. Соглашение специально указывает на невозможность выдачи принудительной лицензии на использование товарных знаков. Владелец зарегистрированного товарного знака имеет право передавать права на товарный знак с передачей предприятия, которому принадлежит товарный знак, или без такой передачи.

Существенные условия

К существенным условиям лицензионного договора на использование товарного знака относятся:

-предмет договора. Он определяется путем указания на товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, с указанием номера свидетельства на регистрацию такого товарного знака;

-способы использования товарного знака. Способы использования товарного знака должны быть обозначены предельно четко и полно. В ином случае существует риск признания договора незаключенным. Нельзя забывать, что использование товарного знака способом, не предусмотренным лицензионным договором, влечет ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак, даже при условии существования между сторонами договорных правоотношений.

-перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

К существенным условиям необходимо относить цену договора. ГК РФ допускает возможность заключения как возмездных, так и безвозмездных лицензионных договоров. Если договор является возмездным (в нем специально не указано на безвозмездность), то в нем должен быть определен размер вознаграждения (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

Закон не допускает безвозмездное предоставление права использования объекта интеллектуальных прав в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии.

Подобное решение законодателя объяснимо. Лицензионные соглашения, в отличие от договоров об отчуждении исключительного права, не предусматривают выбытие актива из сферы господства правообладателя. При простой (неисключительной) лицензии правообладатель вправе выдавать лицензии неограниченному кругу лиц. В таком случае, если правообладатель одному из лицензиатов предоставит право на использование товарного знака на безвозмездных началах, это не станет препятствием для коммерциализации такого актива. Он сможет получить выплаты от всех остальных лицензиатов. Тем более что объективно у него может возникнуть потребность в выдаче именно безвозмездной лицензии, например иным участникам холдинговой структуры, дочерним обществам.

В то же время исключительная лицензия, распространенная на территорию всего мира и на весь срок действия исключительного права, фактически означает переход объекта интеллектуальной собственности (при сохранении прежнего правообладателя) под контроль лицензиата. Именно он осуществляет коммерциализацию объекта. Правообладатель не может получить прибыль от предоставления лицензий иным лицам. Поэтому важно, чтобы исключительная лицензия была возмездной. В ином случае правообладатель - коммерческая организация будет действовать в противоречии со своей основной целью.

Следует учитывать, что сторонами лицензионных договоров в отношении товарных знаков являются, как правило, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

При несогласовании сторонами обозначенных условий лицензионный договор должен является незаключенным. Между тем следует отметить, что стороны своими совместными действиями по исполнению лицензионного договора и отсутствием претензий друг к другу могут подтвердить заключенность договора, даже если в нем не была прописана конкретная цена <1>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление СИП от 8 февраля 2017 г. N С01-1132/2016 по делу N А04-312/2016.

Территория, на которой допускается использование товарного знака, существенным условием не является. Если она не указана в договоре, лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации. Срок также не является существенным условием лицензионного

договора. Если он не указан, договор считается заключенным на пять лет.

Содержание договора. В обязанности лицензиата по лицензионному договору входит выплата вознаграждения за использование товарного знака. Лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абз. 2 п. 5 ст. 1235 Кодекса считается незаключенным.

Лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Лицензиат также обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром (ст. 1489 ГК РФ).

Данное правило обусловлено в первую очередь интересами потребителя. Лицензиат выступает "за ширмой", под брендом лицензиара. Сталкиваясь с нанесенным на товары (услуги) товарным знаком, потребители атрибутируют такие товары лицензиару (при условии, что он сам использовал товарный знак). Если при этом товары (услуги) не соответствуют по своим характеристикам товарам (услугам) правообладателя, то можно говорить о введении потребителей в заблуждение.

Кроме того, установление на законодательном уровне соответствующей обязанности обеспечивает и интересы лицензиара. По мере использования товарного знака в обороте вокруг него формируются представления о качестве и иных свойствах маркируемого им товара. Правообладатель заинтересован в том, что подобные представления носили положительный характер.

Лицензиар, в свою очередь, наделен правом осуществлять контроль за соблюдением этого условия.

В интересах потребителей предусмотрено, что по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Форма договора. Лицензионный договор на право использования товарного знака должен быть заключен в письменной форме, под страхом его недействительности. Предоставление права на использование товарного знака подлежит обязательной государственной регистрации Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Виды лицензионных договоров. Видами лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака являются:

-простая (неисключительная лицензия) лицензия: предоставление лицензиату права использования товарного знака с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

-исключительная лицензия: предоставление лицензиату права использования товарного знака без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

При предоставлении правообладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено договором, сам он также лишается возможности использовать товарный знак в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору. Таким образом, при выдаче исключительной лицензии у правообладателя могут быть ограничены все три правомочия, входящие в содержание исключительного права: 1) запрещать иным лицам использовать товарный знак: в отношении лицензиара данное правомочие не действует; 2) использовать самому товарный знак; 3) распоряжаться исключительным правом: он не может предоставлять лицензии иным лицам.

Обладатель исключительной лицензии в то же время приобретает подобно правообладателю правомочие запрета иным лицам использовать товарный знак. Если нарушение третьими лицами исключительного права на товарный знак, на использование которого выдана исключительная лицензия, затрагивает его права, он может наряду с другими способами защищать свои права способами,

предусмотренными ст. ст. 1250, 1252, 1253 и 1515 ГК РФ. Важно учитывать, что если нарушитель использовал товарный знак в объеме, не предоставленном лицензиату, последний не сможет воспользоваться предусмотренными ст. 1252 ГК РФ способами защиты.

Судебная практика. Лицензиар по лицензионному договору предоставил лицензиату право использования товарных знаков для маркировки пива, производимого лицензиатом.

Стороны определили, что договор заключен на условиях исключительной лицензии.

Позднее лицензиат узнал о том, что третье лицо ввезло на территорию России пиво с размещенным на нем товарным знаком, который был указан в лицензионном договоре. Прав на использование товарного знака у третьего лица не было.

Лицензиат, посчитав, что его права нарушены, обратился в суд с требованием о нарушении исключительного права на товарный знак, запрете третьему лицу совершать действия по использованию товарного знака, в том числе посредством ввоза на территорию России товаров, маркированных товарным знаком, взыскании компенсации.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. В частности, он признал, что третье лицо нарушило право лицензиата использовать товарный знак. Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами. Он сослался на ст. 1254 Гражданского кодекса РФ, которая, в частности, позволяет лицензиату предъявить к нарушителю требование о взыскании компенсации (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам отменил данные акты, констатировав, что у истца отсутствует субъективное право, подлежащее защите. Так, лицензиат получил право использовать товарные знаки конкретным способом - путем маркировки производимого пива. Следовательно, действия ответчика не затрагивают права, которые возникли у истца на основании лицензионного договора. В результате Суд по интеллектуальным правам отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал истцу в удовлетворении требования <1>.

--------------------------------

<1> См.: Постановление СИП от 19 сентября 2013 г. N С01-1/2013 по делу N А40-95929/2011.

Несмотря на существенные ограничения правомочий лицензиара по договору исключительной лицензии, перехода исключительного права к лицензиату не происходит. Права лицензиата в любом случае зависимы от правообладателя. Существование у исключительного лицензиата права использования обусловлено наличием на стороне лицензиара договорной обязанности не совершать действий, способных затруднить осуществление права лицензиата, - претерпевать использование интеллектуального продукта лицензиатом. Между лицензиаром и исключительным лицензиатом складываются в чистом виде обязательственные правоотношения <1>.

--------------------------------

<1> Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. N 1.

Лицензиар вправе распорядиться исключительным правом на товарный знак посредством его отчуждения иному лицу. Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, лицензии обременяют исключительные права.

Односторонний отказ от лицензионного договора. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок