Глава 72. Патентное право

Статья 1406. Споры, связанные с защитой патентных прав

1. Новизна нормы. Нормы, содержащиеся в ст. 1406 ГК, в основном подтверждают правила по защите нарушенных или оспоренных патентных прав в судебном или административном порядке, ранее закрепленные в Патентном законе.

Так, в п. 1 ст. 1406 ГК повторен открытый перечень случаев судебной защиты патентных прав, ранее предусмотренный нормой ст. 31 Патентного закона. В то же время он имеет четыре уточнения, два из которых являются существенными.

В отличие от прежнего закона, где открытый характер указанного перечня определялся прямой ссылкой на "другие споры", в ст. 1406 ГК это определяется через применение института "в частности".

Если ранее речь шла о спорах, "связанных с охраной прав, удостоверяемых патентом", то в ст. 1406 ГК говорится о спорах, связанных с защитой патентных прав. Замена прав, удостоверяемых патентом, на патентные права как объект судебной защиты является существенным отличием и преимуществом новой нормы, поскольку к последним относятся также и другие права, в том числе право на получение патента.

Также существенным (прежде всего, с теоретической точки зрения) является замена при уточнении предмета судебного рассмотрения "охраны прав" на "защиты прав". В то же время нельзя признать однозначным эффект от такой новеллы. Попытка законодателя исправить неточную и некорректную прежнюю формулировку привела, на наш взгляд, к другой крайности. Поскольку, как ранее, так и сейчас в суде подлежат рассмотрению споры, связанные, по сути, как с охраной прав (установлением авторства и других признаков охраноспособности, обжалованием решений органов административной юстиции и др.), так и защитой охраняемых патентных прав при их нарушении. В дальнейшем данная правовая коллизия подлежит законодательному разрешению.

Кроме того, в подп. 4 п. 1 ст. 1406 расширен перечень споров в отношении договоров. Если ранее прямо предусматривалась возможность рассмотрения споров в судебном порядке о заключении и об исполнении договоров о передаче исключительного права (уступке патента, в настоящее время - отчуждении патента) и лицензионных договоров, то сейчас такое прямое указание содержится и в отношении споров об изменении и о прекращении договоров. Ранее такие споры могли рассматриваться судами через ссылку в прежней норме ст. 31 Патентного закона на "другие споры".

В п. 2 ст. 1406 ГК также подтверждены существующие правила защиты патентных прав в административном порядке, ранее прямо предусмотренные ст. 14, 21, 23, 24, 29, 30.2 Патентного закона. Особенности применения защиты в административном порядке в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 ГК приведены в комментарии к указанной статье.

2. Субъекты правоотношений. При защите в судебном порядке в перечень таких субъектов входят: 1) истец (заявитель, правообладатель, любое лицо, которому стало известно о нарушениях права); 2) нарушитель интеллектуальных прав; 3) федеральный орган исполнительной власти, решения которого оспариваются (федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, палата по патентным спорам при федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ); 4) суд и арбитражный суд.

При этом следует учитывать, что согласно п. 4 ст. 1348 ГК каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

При защите в административном порядке в случаях, предусмотренных частью четвертой ГК, в перечень таких субъектов входят:

- заявитель (может оспорить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец отозванной, об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, о выдаче патента на изобретение путем подачи возражения в палату по патентным спорам) (п. 3 ст. 1387);

- любое лицо, которому стало известно о нарушениях (может оспорить выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, путем подачи возражения в палату по патентным спорам) (п. 2 ст. 1398);

- федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности - Роспатент;

- палата по патентным спорам при федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности - Федеральное государственное учреждение "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам";

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, - Минобрнауки России;

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ на рассмотрение заявок на выдачу патентов на секретные изобретения (Минобороны России, МВД России, Минздравсоцразвития России, ФСБ России).

Особенности правового статуса перечисленных субъектов при защите, как в судебном, так и в административном порядке, а также существующие при этом правовые коллизии приведены в комментарии к ст. 1248 ГК.

3. Объекты правоотношений. Основными объектами правоотношений при защите выступают патентные права, которые нарушены или оспорены.

При защите в судебном порядке по общему правилу объектами защиты выступают все патентные права, имеющие правовую охрану, и возникающие в отношении таких результатов интеллектуальной деятельности, как изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

При этом при рассмотрении споров согласно подп. 3 п. 1 ст. 1406 ГК о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец следует учитывать положения ст. 1359 и 1360 ГК.

В соответствии с нормами ст. 1359 не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец использование данных результатов интеллектуальной деятельности в шести случаях:

1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории РФ и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники.

Данная норма учитывает положения ст. 5 ter Парижской конвенции, согласно которой в каждой из стран Союза по охране промышленной собственности не рассматриваются как нарушения прав патентообладателя:

- применение на борту судов других стран Союза средств, составляющих предмет его патента, в корпусе судна, в машинах, оснастке, механизмах и другом оборудовании, когда эти суда временно или случайно находятся в водах данной страны, при условии, что эти средства используются исключительно для нужд судна;

- применение средств, составляющих предмет патента, в конструкции или при эксплуатации воздушных или наземных средств передвижения других стран Союза или вспомогательного оборудования для этих средств передвижения, когда указанные средства передвижения временно или случайно находятся в данной стране.

При этом норма п. 1 ст. 1359 ГК усиливает ограничение применения данного правила принципом взаимности: такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;

2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" под научной (научно-исследовательской) деятельностью понимается деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:

- фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;

- прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

Экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование;

3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации.

Данная норма повторяет ранее действующую норму ст. 11 Патентного закона. В то же время, как тогда, так и сейчас данная норма является неработающей в силу ряда причин.

Федеральное законодательство не содержит определения "чрезвычайные обстоятельства", но устанавливает понятие "чрезвычайная ситуация" - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Сравнительный анализ указанной нормы п. 3 ст. 1359 ГК и ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" позволяет утверждать, что в данном случае речь идет о выборочном и закрытом перечне чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, катастрофы, аварии), что представляется не совсем логичным. Налицо правовая коллизия, требующая законодательного разрешения.

В Федеральном законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" содержатся общие нормы, корреспондирующие с нормами указанной ст. 1359 ГК о том, что:

- граждане Российской Федерации имеют право на возмещение ущерба, причиненного их имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций (п. 1 ст. 18);

- порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, предоставляемых гражданам Российской Федерации, устанавливаются законодательством РФ и законодательством субъектов РФ;

- финансовое обеспечение деятельности федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, является расходным обязательством соответственно Российской Федерации, субъекта РФ и муниципального образования (ст. 23).

В то же время механизм реализации этих норм не прописан (в том числе порядок уведомления, определения размера и выплаты компенсации). При этом указанный Закон противоречит в этой части как нормам ст. 1359 ГК, так и нормам международного права, согласно которым патентообладатели равны в своих правах, независимо от гражданства. Устранение указанной декларации и противоречия требует также законодательного разрешения;

4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода.

Данная норма повторяет норму ст. 11 Патентного закона, где в 2003 г. была существенно расширена область применения ранее действующей нормы ст. 11 Патентного закона, о том, что не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, только в личных целях без получения дохода. В России с 2003 г. не является нарушением исключительного права использование охраняемых патентами результатов интеллектуальной деятельности для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд.

При этом попытки расширительного толкования и распространения области применения данной нормы ст. 1359 ГК для государственных нужд государственными органами власти, государственными учреждениями, корпорациями и предприятиями следует признавать незаконными, противоречащими здравому смыслу и практике применения. Личные, семейные, домашние нужды не являются однопорядковыми с государственными нуждами. Возможность и порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя в интересах государственных нужд установлена нормой ст. 1360 ГК, согласно которой Правительство РФ имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации

5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;

6) ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Данная норма закрепляет международно-правовой принцип исчерпания исключительного права, обозначенный под таким названием только в норме ст. 1487 ГК применительно к исчерпанию исключительного права на товарный знак. В соответствии с данным принципом исчерпания прав продукт, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделие, в котором использован промышленный образец (при условии их правомерного введения в гражданский оборот на территории РФ), при изменении патентообладателя могут использоваться далее без испрашивания дополнительного согласия нового правообладателя. По общему правилу в силу п. 7 ст. 1235 ГК переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Ограничение применения данного принципа исчерпания права национальной территорией, в данном случае - территорией РФ, соответствует международному принципу национального режима охраны и защиты патентных прав, закрепленному в том числе в Парижской конвенции (ст. 2 и 4 bis).

Кроме того, согласно норме ст. 1360 ГК использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя в интересах обороны и безопасности также не является нарушением исключительного права патентообладателя.

Обязательными условиями для этого являются:

- разрешение на такое использование Правительства РФ;

- уведомление об этом патентообладателя в кратчайший срок;

- выплата патентообладателю соразмерной компенсации.

В то же время, как и в случае с чрезвычайными ситуациями, механизм реализации этих норм в области обороны и безопасности не прописан (в том числе порядок уведомления, определения размера и выплаты компенсации), равно как не определены государственные органы, ответственные за реализацию положений данной нормы. Устранение указанной декларации требует также законодательного разрешения, так как представляется, что в данном случае речь идет не о секретных изобретениях, в отношении которых действуют специальные правила ст. 1401-1405 ГК. При этом согласно п. 3 ст. 1349 ГК полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с ГК не предоставляется.

При защите в административном порядке такой перечень объектов и случаев защиты ограничен. В соответствии с п. 2 ст. 1406 ГК такие ограничения можно классифицировать по видам правоотношений, где могут нарушаться или оспариваться патентные права на указанные результаты интеллектуальной деятельности: подача заявок на выдачу патентов, рассмотрение заявок на выдачу патентов, государственная регистрация прав на указанные объекты, выдача соответствующих правоустанавливающих документов, оспаривание предоставления правовой охраны и оспаривание прекращения правовой охраны правам на данные объекты.

4. Права и обязанности. Права и обязанности субъектов правоотношений в отношении перечисленных выше объектов определены в соответствующих статьях части четвертой ГК и процессуальном законодательстве РФ, общие условия их реализации приведены в комментариях к ст. 1248, 1250-1254, поэтому здесь раскрываются лишь особенности правоотношений, имеющие существенное значение при разрешении споров, связанных с защитой патентных прав, как в судебном, так и в административном порядке.

4.1. При рассмотрении судом нижеуказанных споров, связанных с защитой патентных прав, следует учитывать следующие обстоятельства:

а) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца. Право авторства является важнейшим личным неимущественным правом, связанным, однако, со всеми имущественными правами.

Поскольку право авторства неотчуждаемо и непередаваемо, а отказ от этого права ничтожен, то любое лицо, которому стало известно о нарушениях указанного права, может оспорить в судебном порядке выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Суд согласно ст. 1398 в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК, или без указания в патенте в качестве автора лица, являющегося таковым в соответствии с ГК, может в течение срока действия патента признать его недействительным полностью или частично.

Как уже отмечалось, при разрешении данных споров важную роль играют такие элементы заявок, как формула изобретения или полезной модели и изображение охраняемого промышленного образца. Способы защиты указаны в ст. 1250 и 1251 (см. п. 4 комментария к ст. 1250 и 1251);

б) об установлении патентообладателя. Споры возникают обычно в случаях, когда на патент на идентичные результаты с одинаковой датой приоритета вправе претендовать несколько заявителей, а также когда патент на служебное изобретение заявлен в нарушение п. 3 ст. 1370 работником (автором), а не его работодателем.

Кроме того, как и в вышеуказанном случае оспаривания авторства, суд согласно ст. 1398 по обращению любого лица, которому стало известно о нарушениях указанного права, в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК, или без указания в патенте в качестве патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, может в течение срока действия патента признать его недействительным полностью или частично (см. п. 4 комментария к ст. 1250 и ст. 1357, 1370, 1381, 1382, 1383, 1398 ГК);

в) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Способы защиты указаны в ст. 1250 и 1252 (см. п. 4 комментария к ст. 1250);

г) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца (см. п. 4 комментария к ст. 1250 и ст. 1233-1239, 1362, 1365-1369, 1405, 1423 ГК);

д) о праве преждепользования (см. п. 2 ст. 1361 ГК);

е) о праве послепользования (см. п. 3 ст. 1400 ГК);

ж) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с ГК.

Правовую основу определения условий, размеров и порядка выплаты вознаграждений автору изобретения, полезной модели или промышленного образца за создание и использование результатов интеллектуальной деятельности составляют ст. 1286, 1295-1298, 1359, 1360, 1370-1373, 1392, 1548 ГК, п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", п. 3 ст. 21, п. 1 и 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10.07.1991 N 2328-1 "О промышленных образцах", а также подзаконные и иные нормативные правовые акты РФ.

Вознаграждение автору выплачивается:

- за создание служебных результатов (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов);

- за использование служебных изобретений и промышленных образцов;

- за предоставление другому лицу права использования служебных изобретения или промышленного образца по лицензионному договору.

Вознаграждение авторам служебных изобретения, полезной модели и промышленного образца выплачивается единовременно в соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК в случае, если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником о получении охраноспособного результата интеллектуальной деятельности:

а) подал заявку на получение патента на служебные изобретение, полезную модель или промышленный образец и впоследствии получило патент на служебные изобретение, полезную модель или промышленный образец либо не получил патент по поданной им заявке по зависящим от работодателя причинам;

б) либо принял решение о сохранении информации о служебных изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщил об этом работнику;

в) либо передал право на получение патента на служебные изобретение, полезную модель или промышленный образец другому лицу.

В соответствии со ст. 32 Закона СССР "Об изобретениях в СССР" и ст. 22 Закона СССР "О промышленных образцах" автору (авторам, независимо от их количества) служебных изобретений или промышленных образцов работодатель ежегодно на основе договора выплачивает в течение всего срока действия патента также вознаграждение за:

а) использование служебных изобретения или промышленного образца;

б) предоставление другому лицу права использования служебных изобретения или промышленного образца по лицензионному договору.

В последнем случае указанное вознаграждение за использование служебного изобретения или предоставление другому лицу права использования его по лицензионному договору не выплачивается, если исключительные права на данное изобретение были закреплены за работодателем в результате преобразования ранее поданной заявки на получение патента на служебную полезную модель.

Вознаграждение автору (соавторам, независимо от их количества) служебного изобретения при соблюдении вышеуказанных условий выплачивается в размере:

а) 15% от прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой работодателем от его использования;

б) или, при использовании изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, - 2% от доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на данное изобретение.

Эти и другие существенные условия определяются в договоре, а в случае спора - судом: о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных ГК.

В ст. 1406 ГК речь идет не о компенсации как виде наказания вместо возмещения убытков за нарушение исключительного права правообладателя (см. ст. 1299-1301, 1311, 1436, 1515, 1537 ГК), когда компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, а правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Применительно к патентным правам в части четвертой ГК установлены четыре случая, когда выплачивается компенсация как вид вознаграждения:

1) за использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации (ст. 1359);

2) за использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок Правительство РФ обязано выплатить ему соразмерную компенсацию (ст. 1360);

3) за использование работодателем в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии служебных изобретения, полезной модели и промышленного образца, патент на которые получил работник (автор - патентообладатель), если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником о получении им охраноспособного результата интеллектуальной деятельности:

- не подал заявку на выдачу патента на соответствующие служебные изобретение, полезную модель или промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- либо не передал право на получение патента на служебные изобретение, полезную модель или промышленный образец другому лицу;

- либо не сообщил работнику о сохранении информации о соответствующем результате в тайне. Остальные условия определяются в договоре, а в случае спора - судом (п. 4 ст. 1370);

4) за использование заявленного изобретения лицом в период, когда этому изобретению предоставлена временная правовая охрана, данное лицо выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом (п. 3 ст. 1392).

4.2. Особенности правоотношений при защите в административном порядке приведены в комментарии к ст. 1248. При этом следует отметить, что хотя в п. 2 ст. 1248 декларируется возможность оспаривания прекращения правовой охраны интеллектуальным правам, применительно к патентным правам такая конкретизация в ст. 1406 ГК прямо не предусмотрена. Таким образом, защита в административном порядке в данном случае возможна только, если оспариваются нижеуказанные решения:

- решение о признании отозванной по результатам экспертизы заявки на изобретение (п. 3 ст. 1387), на полезную модель (п. 2 ст. 1390), на промышленный образец (п. 2 ст. 1391);

- решение о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п. 2 ст. 1398);

- решение уполномоченного органа, принятое по заявке на секретное изобретение (п. 6 ст. 1401);

- решение о выдаче уполномоченным органом патента на секретное изобретение (ст. 1404).

В соответствии с положениями п. 3 ст. 1248 правила рассмотрения и разрешения указанных споров в административном порядке должны быть установлены к началу вступления части четвертой ГК в действие Минобрнауки России, а также в отношении секретных изобретений - уполномоченными органами: Минобороны России, МВД России, Минздравсоцразвития России, ФСБ России, Росатомом. На момент написания настоящего комментария такие правила установлены не были.

В их отсутствие действуют ранее принятые нормативные акты, в частности: Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (утв. приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56), согласно которым в Палату по патентным спорам могут быть поданы следующие возражения:

- возражение на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;

- возражение на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец отозванной;

- возражение против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец;

- возражение против действия на территории РФ ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец, евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

- несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК;

- наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК.

Выдача патента может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о вышеуказанных нарушениях, путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.

Сопряжение нормы с другими правовыми нормами. Нормы ст. 1406 ГК непосредственно сопряжены с нормами ст. 1248, 1250-1254, 1359, 1360 ГК, соотносятся при судебной защите с большинством норм части четвертой ГК, а при защите в административном порядке - ст. 11, 1387, 1390, 1391, 1398, 1401, 1404 ГК и требуют в своем применении учета норм других законов и иных нормативных правовых актов.

Отечественная правоприменительная практика. К сожалению, постановление Пленума ВС РФ, посвященное судебной практике защиты патентных прав, до сих пор не принято. Проект такого постановления разрабатывался ВС РФ, но в связи с вступлением в силу части четвертой ГК его принятие было отложено. Его актуальность объясняется необходимостью обеспечения единообразного толкования и применения законов при судопроизводстве по спорам о защите патентных прав.

Согласно постановлению ФАС Московской области от 23.01.2008 N КГ-А41/12769-07-П по делу N А41-К1-10205/06) ФАС не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы. Удовлетворяя требования ООО "НПМК "Антистрессовый центр"", суд первой инстанции исходил из непредставления ответчиком доказательств, свидетельствующих об использовании изобретения К. "Способ виброакустического восстанавливающего массажа и устройство для его осуществления (варианты)" по патенту N 2229278 при создании психофизиологической антистрессовой системы "Сенсориум". При этом суд указал, что для решения вопроса об использовании изобретения ответчика в психофизиологической антистрессовой системе "Сенсориум" необходимы специальные познания, однако стороны не посчитали необходимым провести соответствующую экспертизу, в связи с чем оснований считать использование изобретения ответчика в разработанной истцом системе не имеется. Отказывая во встречных исковых требованиях К., суд пришел к выводу о недоказанности использования патента N 2229278 в психофизиологической антистрессовой системе "Сенсориум".

Постановлением от 07.03.2007 Десятый арбитражный апелляционный суд также в этой части не признал права ООО "НПМК "Антистрессовый центр" нарушенными, а требования - подлежащими удовлетворению, поскольку в письмах К., на которые в обоснование своих требований ссылается ООО "НПМК "Антистрессовый центр", не содержится никаких сведений об истце. Вместе с тем суд не принял довод истца о признании решением Палаты по патентным спорам патента К. недействительным, так как такое решение было принято спустя полтора года после направления ответчиком писем ОАО "РЖД", ООО "ВНИИМИ", ООО "Кайнос". Оставляя без изменения решение в части отказа во встречных требованиях, суд исходил из того, что опровержение сведений, содержащихся в исковом заявлении, не предусмотрено действующим законодательством. Кроме того, К. не доказан факт использования истцом в системе "Сенсориум" каждого признака формулы изобретения по патенту N 2229278.

В решении арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2007 по делу N А40-63947/06-93-530 суд пришел к выводу о том, что истец совокупностью представленных доказательств доказал, что ответчики являются нарушителями патента. При таких обстоятельствах требование истца о запрещении ответчикам использовать детские спортивные комплексы с нарушением патента являются правомерными и подлежат удовлетворению.

Доводы ответчика об отсутствии условия охраноспособности полезной модели не могут быть приняты судом во внимание, поскольку установление данных обстоятельств не входит в круг обстоятельств, подлежащих установлению по настоящему делу. В данном случае, для признания недействительным патента законом предусмотрен самостоятельный порядок. Истцом в судебном заседании было представлено решение Палаты по патентным спорам от 25.12.2006 об отказе в удовлетворении возражения Т. о признании недействительным патента РФ на полезную модель N 44521.

В части требований о взыскании убытков в порядке ст. 15 ГК по 750 тыс. руб. с каждого ответчика суд пришел к выводу о недоказанности истцом состава убытков. В обоснование размера убытков истец ссылается на лицензионный договор от 10.07.2006 N 1, заключенный ИПБ с ООО "Викинг", согласно которому за предоставленную на пять лет истцом ООО "Викинг" неисключительную лицензию на использование полезной модели N 44521 ООО "Викинг" обязалось оплатить истцу 1,5 млн. руб. Суд считает, что истец не доказал, что из-за действий ответчиков истец не получил 1,5 млн. руб. при обычных условиях гражданского оборота. В связи с этим правомерным является довод ответчика о необоснованности утверждения истца о том, что ответчиками могла бы быть уплачена сумма, аналогичная сумме договора, заключенного истцом с ООО "Викинг". Таким образом, суд пришел к выводу, что имущественные требования истца, заявленные к ответчикам, удовлетворению не подлежат. Суд решил:

- запретить ООО "САМСОН" изготовление, предложение о продаже, продажу детских спортивных комплексов, в состав которых входит спортивный снаряд для лазания, содержащий две вертикальные стойки и, по меньшей мере, одну, зафиксированную между ними, горизонтальную перекладину, между которыми натянута сетка, при этом по меньшей мере, одна горизонтальная перекладина фиксируется между вертикальных стоек при помощи соединительных муфт, расположенных на концах перекладины, и выполнена с возможностью перемещения вдоль вертикальных стоек (патент N 44521);

- запретить индивидуальному предпринимателю Т. предложение о продаже и продажу детских спортивных комплексов, в состав которых входит спортивный снаряд для лазания, содержащий две вертикальные стойки и, по меньшей мере, одну, зафиксированную между ними, горизонтальную перекладину, между которыми натянута сетка, при этом по меньшей мере, одна горизонтальная перекладина фиксируется между вертикальных стоек при помощи соединительных муфт, расположенных на концах перекладины, и выполнена с возможностью перемещения вдоль вертикальных стоек (патент N 44521).

Статья 1407. Публикация решения суда о нарушении патента

1. Новизна нормы. Нормы, содержащиеся в ст. 1407 ГК, конкретизируют правила по защите нарушенных патентных прав в судебном порядке. Ранее в соответствии с п. 2 ст. 14 Патентного закона патентообладатель вправе был требовать публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации.

2. Субъекты правоотношений. В качестве основных субъектов правоотношений в ст. 1407 ГК прямо указаны патентообладатель, суд и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).

3. Объекты правоотношений. Основным объектом правоотношений выступает право патентообладателя на защиту через публикацию решения суда о нарушении его патентных прав.

4. Права и обязанности. Норму ст. 1407 ГК следует рассматривать не как частный случай реализации общего правила, установленного в подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК, а как дополнительную возможность защиты наряду с указанной в ст. 1252.

Такой вывод можно сделать по результатам сравнительного анализа норм данных статей. Согласно нормам ст. 1252 публикации подлежат решения суда о допущенном нарушении только исключительного права, а само требование такой публикации предъявляется патентообладателем к нарушителю своего исключительного права.

Хотя ст. 1407 ГК предписывает патентообладателю реализовать свое право на публикацию решения суда в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 1252, т.е. через предъявление указанного требования нарушителю исключительного права, представляется, что указанное правило будет крайне затруднительно реализовать в таком виде в данном случае.

В ст. 1407 ГК имеются существенные отличия: во-первых, речь идет о любых нарушениях (наряду с неправомерным использованием); во-вторых, речь идет о любых патентных правах, как исключительных, так личных неимущественных и иных интеллектуальных правах патентообладателя (здесь остается неясным вопрос: к кому обращать требование на публикацию в случае решения суда о нарушении других патентных прав, кроме исключительных); в-третьих, указывается конкретный печатный орган, где патентообладатель вправе потребовать публикации решения суда, - официальный бюллетень федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (трудно предположить процедуру публикации нарушителем решения суда в официальном печатном органе Роспатента).

Представляется, что налицо в данном случае правовая коллизия, подлежащая законодательному разрешению. До разрешения указанной коллизии реализация данной нормы возможна через заявление (ходатайство) патентообладателя в суде о публикации решения суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с отнесением расходов за публикацию за счет нарушителя его патентных прав.

Сопряжение нормы с другими правовыми нормами. Нормы ст. 1407 ГК непосредственно сопряжены с нормой подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК, предоставляющей патентообладателю право требования публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, предъявляемого к нарушителю исключительного права.

Отечественная правоприменительная практика. Согласно постановлению ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.03.2005 по делу N А19-8020/04-22-Ф02-932/05-С2 истец должен обосновать необходимость публикации решения в конкретных указанных им СМИ с объяснением того, что данная публикация связана с восстановлением его деловой репутации.

Исходя из изложенного, принятые по делу судебные акты подлежат отмене в соответствии с ч. 1 ст. 288 АПК с направлением дела на новое рассмотрение, при котором суду следует учесть указанные обстоятельства, проверить наличие у ответчика права преждепользования и объем его использования, в зависимости от сделанных выводов решить вопрос о нарушении прав патентообладателя.