Глава 76. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий

В гл. 76 ГК в перечне объектов правовой охраны прав на средства индивидуализации указываются пять категорий средств индивидуализации: фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое обозначение.

В то же время специальные статьи о защите нарушенных прав указаны только в отношении прав на товарный знак и знак обслуживания (ст. 1515), а также на наименование места происхождения товара (ст. 1537). В отношении же прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение нормы о защите содержатся внутри статей об исключительном праве на эти средства индивидуализации (п. 3, 4 ст. 1474, п. 2, 3 ст. 1539 ГК). Поэтому в данном случае в отношении последних комментарий будет сделан в целом к нормам § 1 и 4 гл. 76 ГК, имеющим сколь-либо принципиальное значение для защиты прав на указанные средства индивидуализации с учетом способов и форм защиты, приведенных в гл. 69 ГК (см. комментарий к ст. 1248, 1250, 1252-1254 ГК).

§ 1. Право на фирменное наименование

1. Новизна нормы. Хотя ранее в Законе о товарных знаках не содержалось норм о фирменных наименованиях, данный институт средств индивидуализации широко использовался в нормах российского законодательства: в 35 российских законах, в том числе ст. 7 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"; Законах РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"; от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; ст. 4 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральных законах от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"; от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"; от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"; от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; от 11.11.2003 N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"; от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"; от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; ст. 4 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

В большинстве случаев здесь содержатся просто упоминания о данном средстве индивидуализации без раскрытия его содержания и правого режима возникновения, охраны и защиты прав на фирменное наименование. В то же время в ряде законов были и имеются нормы, предписывающие обязательные специальные требования к содержанию фирменного наименования (например, банки, кооперативы и др.), а также особенности реализации прав на фирменное наименование в отдельных конкретных областях правоприменения (например, при приватизации, при защите прав потребителя, при банкротстве и др.).

Исходя из того, что правовой институт фирменных наименований применяется в российском законодательстве уже 20 лет, с принятием части четвертой ГК многие из этих норм не претерпели изменений, что повлекло правовые коллизии, требующие законодательного разрешения, в том числе при защите исключительных прав на фирменное наименование. Так согласно норме ст. 35 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" споры о праве использования субъектом страхового дела наименования (фирменного наименования) разрешаются судом, арбитражным судом или третейским судом в соответствии с их компетенцией. Согласно же нормам части четвертой ГК разрешение таких споров отнесено к компетенции суда, к каковым третейский суд не относится.

Кроме того, в нормах международного права интеллектуальной собственности этот институт также широко использовался и ранее и в настоящее время. В частности в Парижской конвенции в ст. 1 фирменные наименования прямо указаны в перечне объектов международно-правовой охраны наряду с товарными знаками, знаками обслуживания и наименованиями места происхождения. При этом в ст. 8 Конвенции закреплена норма, имеющая принципиальное значение для комментируемого параграфа: фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Учитывая, что для России эти нормы имеют обязательную силу с 19 сентября 1968 г. и приоритетный характер в силу ст. 15 Конституции РФ, применение норм § 1 гл. 76 ГК следует постоянно соизмерять с нормами международного права.

2. Субъекты правоотношений. При защите нарушенных прав в судебном порядке в перечень таких субъектов входят согласно нормам комментируемого параграфа:

- правообладатель - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией - правообладатель исключительного права на фирменное наименование на основании записи в ЕГРЮЛ;

- нарушитель - юридическое лицо, использующее фирменное наименование, тождественное фирменное наименование другого юридического лица или сходное с ним до степени смешения;

- орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, - при подаче иска к юридическому лицу о понуждении к изменению фирменного наименования по основаниям, предусмотренным ст. 1473 ГК;

- суд и арбитражный суд.

При защите нарушенных прав в административном порядке в перечень таких субъектов входит согласно нормам ст. 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган - при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства и выдаче хозяйствующим субъектам обязательных для исполнения предписаний об изменении или ограничении использования фирменного наименования - по ходатайству лиц, права которых нарушены или могут быть нарушены, либо в случае осуществления этим органом государственного контроля за экономической концентрацией.

3. Объекты правоотношений. Основными объектами правоотношений при защите в рамках § 1 гл. 76 ГК выступают права на фирменное наименование, которые были нарушены.

Фирменное наименование - охраняемое средство индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, под которым оно выступает в гражданском обороте. Фирменное наименование содержит указание на организационно-правовую форму коммерческой организации и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (ст. 1473 ГК).

Как уже отмечалось выше, в ряде законов содержатся специальные требования к фирменному наименованию отдельных категорий коммерческих организаций, которые необходимо также учитывать при определении возможного правонарушения. Так, согласно норме ст. 4 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов "банк" или "небанковская кредитная организация". При этом ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридического лица, получившего от Банка России лицензию на осуществление банковских операций, не может использовать в своем фирменном наименовании слова "банк", "кредитная организация" или иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление банковских операций.

Фирменное наименование согласно норме ст. 1473 определяется в учредительных документах юридического лица и включается в ЕГРЮЛ. Таким образом, законодатель через опосредованную регистрацию попытался обойти запрет, установленный в ст. 8 ГК, что фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации.

Данная норма корреспондируется с нормой ст. 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", согласно которой в ЕГРЮЛ в составе сведений о юридическом лице указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае, если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в ЕГРЮЛ указывается также наименование юридического лица на этих языках.

В то же время определенная коллизия норм национального и международного права сохранилась, особенно во взаимосвязи с нормами ст. 1474 и 1475 ГК. Согласно последним на территории РФ действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования. Институт "включения-исключения фирменного наименования" из ЕГРЮЛ, примененный в указанных статьях, уже прямо указывает на процедуру регистрации не только юридического лица, но и самого фирменного наименования. Эта зависимость еще более возрастает в норме п. 1 ст. 1474 ГК, согласно которой сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках, защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в ЕГРЮЛ.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения, а также в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. При этом данное фирменное наименование охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения, товарного знака или знака обслуживания.

Фирменные наименования юридических лиц, не соответствующие правилам § 1 гл. 76, подлежат приведению в соответствие с этими правилами при первом после 1 января 2008 г. изменении учредительных документов юридических лиц (Федеральный закон от 18.12.2006 N 231-ФЗ).

Согласно ст. 1474 ГК юридическому лицу принадлежит исключительное право на фирменное наименование, которое включает исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В отличие от товарного знака распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается. На практике это означает, что, как и в случае с наименованием места происхождения товара, заключение правообладателем исключительного права на фирменное наименование любых договоров с другими лицами, в том числе договора отчуждения или лицензионного договора, будет незаконным. Единственным документом, подтверждающим исключительное право на фирменное наименование, является свидетельство о внесении юридического лица и опосредованно его фирменного наименования в ЕГРЮЛ.

В то же время из этого правила ст. 1474 ГК есть исключения, которые были ранее в ряде федеральных законов. Так, согласно норме п. 3 ст. 110 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" при продаже предприятия-должника отчуждаются все виды имущества, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе права на обозначения, индивидуализирующие должника, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), другие принадлежащие должнику исключительные права, за исключением прав и обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам. При этом под предприятием должника понимается имущественный комплекс, предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, а объектом продажи могут также служить филиалы и иные структурные подразделения должника - юридического лица.

Если Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ коллизия с нормой § 1 гл. 76 ГК о запрете отчуждения фирменного наименования, в том числе в составе предприятия, была устранена путем замены в п. 3 ст. 110 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" фирменного наименования на коммерческое обозначение, то в отношении приватизации определенная коллизионность норм еще осталась.

Согласно норме ст. 11 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия определяется в передаточном акте, который составляется на основе данных акта инвентаризации унитарного предприятия и аудиторского заключения. В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации имущества унитарного предприятия, включая права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права.

4. Права и обязанности субъектов. Согласно п. 3 ст. 1474 ГК не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменного наименования другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения. Существенными условиями признания таких действий правонарушением являются осуществление указанными юридическими лицами аналогичной деятельности.

Если фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица, закон признает первое юридическое лицо нарушителем. Из 19 способов защиты нарушенных интеллектуальных прав (см. п. 4 комментария к ст. 1250 и п. 4 комментария к ст. 1252) нормы § 1 гл. 76 ГК указывают только два:

1) требование правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем;

2) требование правообладателя о возмещении причиненных убытков.

Однако это не исключает возможности использования других основных способов защиты, указанных в гл. 69 ГК, с учетом особенностей, определенных в § 1 гл. 76 ГК.

5. Соотношение с другими нормами. Нормы § 1 гл. 76 непосредственно сопряжены с нормами ст. 1248, 1250, 1252, 1253 ГК, соотносятся при судебной защите с большинством норм части четвертой ГК, при защите в административном порядке - с нормами антимонопольного законодательства и требуют в своем применении учета норм международных договоров, других законов и иных нормативных правовых актов.

Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака

1. Новизна нормы. Нормы, содержащиеся в ст. 1515 ГК, в основном подтверждают правила по защите нарушенных прав на товарный знак в судебном порядке, ранее закрепленные в ст. 4 и 46 Закона о товарных знаках.

Так в п. 1 ст. 1515 ГК повторена норма п. 2 ст. 4 Закона, а в п. 2-5 приведены перечень случаев и виды ответственности при нарушении прав, ранее предусмотренные нормой ст. 46 Закона.

В то же время ст. 1515 ГК имеет различия и уточнения, ряд из которых являются существенными.

Во-первых, изменен перечень способов защиты прав при нарушениях прав на товарный знак. Так, ранее норма ст. 46 Закона о товарных знаках прямо предусматривала семь способов защиты гражданских прав от незаконного использования товарного знака:

- требование о прекращении нарушения;

- требование о взыскании причиненных убытков;

- публикация судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;

- обращение контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или передача их правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения;

- удаление с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака;

- уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок;

- требование вместо взыскания причиненных убытков выплаты компенсации.

В ст. 1515 ГК прямо говорится только о трех последних способах защиты (удаление, уничтожение и выплата компенсации) и дополнительно вводится такой способ защиты, как требование изъятия из оборота. На практике это означает, что все приведенные в данной статье способы являются дополнительными к основным способам гражданско-правовой защиты, указанным в ст. 12, 1248, 1250, 1252-1254 ГК, и являющимися универсальными при нарушении интеллектуальных прав, в том числе на средства индивидуализации.

Во-вторых, если ранее требование уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок допускалось только в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, то в п. 2 ст. 1515 ГК требование уничтожения стало приоритетным и обязательным во всех случаях (кроме введения в оборот в общественных интересах). При этом исключена норма о возможности передачи правообладателю по его заявлению таких товаров.

В-третьих, использование такого способа защиты, как требование удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, в ст. 1515 ГК ограничено только случаем необходимости введения таких товаров в оборот в общественных интересах.

Понятие и содержание правового режима последней нормы (введение в оборот в общественных интересах) в законе не раскрывается. Использование по аналогии практики применения прежней нормы п. 2 ст. 46 Закона о товарных знаках недопустимо, так как ранее обращение этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства было связано с прямо противоположным случаем: при невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

В-четвертых, в п. 4 ст. 1515 ГК существенно расширены границы и увеличен максимальный уровень определяемого по суду размера компенсации, выплачиваемой вместо возмещения убытков.

2. Субъекты правоотношений. При защите нарушенных прав в судебном порядке в перечень таких субъектов входят согласно норме ст. 1515 ГК:

1) правообладатель (истец):

- лицо, обладающее исключительным правом на товарный знак (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) на основании свидетельства на товарный знак и записи в Государственном реестре товарных знаков и его законные правопреемники;

- лицо, обладающее правом использования товарного знака на основании лицензионного договора, договора коммерческой концессии или другого гражданско-правового договора;

2) нарушитель (ответчик):

- лицо, незаконно разместившее товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение на товарах, этикетках, упаковках товаров;

- лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг;

- лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку;

3) суд и арбитражный суд.

Кроме того, при защите оспариваемых прав на товарный знак в судебном порядке, в случаях, предусмотренных в гл. 76 ГК, в число таких субъектов входят:

а) федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности:

- при оспаривании решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании (п. 4 ст. 1513);

- при принятии в соответствии с п. 3 ст. 1511 ГК решения о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (подп. 2 п. 1 ст. 1514);

б) заинтересованное лицо - при оспаривании в судебном порядке перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (ст. 1241), если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 1514).

Согласно норме п. 1 ст. 1512 ГК оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (п. 2 ст. 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (ст. 1477 и 1481).

При защите в административном порядке в случаях, предусмотренных гл. 76 ГК, в перечень таких субъектов входят:

а) палата по патентным спорам:

- при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям и в сроки, которые предусмотрены ст. 1512 ГК (п. 1 ст. 1513);

- при оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной (ст. 1500);

б) федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности:

- при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям и в сроки, которые предусмотрены ст. 1512 ГК (п. 1 ст. 1513);

- при принятии решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя (подп. 2 п. 1 ст. 1514);

- при принятии решения в соответствии со ст. 1486 ГК о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (подп. 3 п. 1 ст. 1514);

- при принятии решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (по заявлению заинтересованного лица - подп. 6 п. 1 ст. 1514);

- при принятии решения в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, установленных абз. 1 п. 1 ст. 1508 ГК (п. 2 ст. 1514);

в) заявитель - при оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной путем подачи возражений в палату по патентным спорам (ст. 1500);

г) заинтересованное лицо:

- при подаче возражения в палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подп. 1-4 п. 2 и п. 3 ст. 1512 ГК (п. 2 ст. 1513);

- при подаче возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности против предоставления правовой охраны товарному знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (п. 3 ст. 1513);

д) заинтересованный обладатель исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции - при подаче возражения в палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК (п. 3 ст. 1513).

Особенности правового статуса перечисленных субъектов при защите, как в судебном, так и в административном порядке, а также существующие при этом правовые коллизии приведены в комментарии к ст. 1248 ГК. Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2008 N 1791-р федеральное государственное учреждение "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" реорганизована в форме присоединения к федеральному государственному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам".

3. Объекты правоотношений. Основными объектами правоотношений при защите в рамках ст. 1515 ГК выступают права на товарный знак, которые были нарушены.

При защите в судебном порядке по общему правилу объектами защиты выступают права на товарный знак, имеющие правовую охрану, как нарушенные, так и оспариваемые.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации, в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК).

В ст. 1483 ГК установлен исчерпывающий перечень обозначений, которые не подлежат государственной регистрации в качестве товарных знаков.

Различают общеизвестный товарный знак (ст. 1508, 1509) и коллективный знак (ст. 1510).

Общеизвестный товарный знак - средство индивидуализации (товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение), которое в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

Коллективным знаком является товарный знак, предназначенный для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

При этом согласно норме п. 2 ст. 1477 ГК правила о товарных знаках соответственно применяются в полной мере к знакам обслуживания. Знаком обслуживания является обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Согласно норме ст. 1484 лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежат следующие интеллектуальные права: исключительное право использования товарного знака; право распоряжения исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право использования товарного знака означает использование товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При оспаривании досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он был зарегистрирован, вследствие его неиспользования непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации (ст. 1486) бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом под использованием товарного знака признается его использование:

- правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК;

- либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК (за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот);

- с изменением отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исключительное право на товарный знак возникает при государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и выдаче свидетельства на товарный знак федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (для общеизвестных товарных знаков - в Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков). Срок действия исключительного права - 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть продлен (неограниченное количество раз) на 10 лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права (ст. 1491 ГК).

Правовая охрана общеизвестного товарного знака и исключительного права на него действует бессрочно.

Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора (ст. 1510 ГК).

Согласно норме ст. 1487 ГК не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (исчерпание исключительного права на товарный знак).

Прекращение правовой охраны товарного знака означает согласно норме п. 4 ст. 1514 ГК прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Поскольку интеллектуальные права, в том числе исключительное право, не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражено соответствующие средство индивидуализации (ст. 1227), то к числу объектов правоотношений в рамках ст. 1515 ГК также относятся:

- материальные носители (товары, этикетки, упаковки товаров), в которых выражено средство индивидуализации, признанные контрафактными;

- обозначения (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение), которые оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты.

4. Права и обязанности субъектов. Права и обязанности субъектов правоотношений в отношении товарных знаков и знаков обслуживания определены в соответствующих статьях гл. 76 ГК и процессуальном законодательстве РФ, общие условия их реализации при защите нарушенных или оспариваемых прав приведены в комментариях к ст. 1248, 1250, 1252-1254 ГК, поэтому здесь раскрываются лишь особенности правоотношений, имеющие существенное значение при разрешении споров, связанных с защитой нарушенных прав на товарный знак.

По общему правилу право использования может быть предоставлено правообладателем по лицензионному договору с указанием перечисленных способов использования. Также по общему правилу отсутствие запрета на использование не означает наличие согласия на такое использование.

Согласно норме п. 3 ст. 1237 ГК использование средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на средство индивидуализации, установленную ГК, другими законами или договором.

Если указанное нарушение исключительного права на средство индивидуализации лицензиатом допускается (осуществляется использование соответствующего средства за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое нарушение лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к установленной частью четвертой ГК, то это обстоятельство подлежит учету при определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (п. 3 ст. 1252 ГК).

В п. 1 ст. 1515 ГК конкретизирован перечень материальных носителей (товары, этикетки, упаковки товаров), признаваемых контрафактными, а также определено специальное условие такого признания - незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Общие правила и процедуры (действия) признания материальных носителей контрафактными установлены в ст. 1252 ГК. Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. При необходимости суд вправе назначить экспертизу для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний.

Как разъяснено в постановлении от 26.03.2009 N 5/29, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК. Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Из 19 возможных способов защиты исключительных прав на средства индивидуализации (см. п. 4 комментария к ст. 1250 и п. 4 комментария к ст. 1252) в п. 2-4 ст. 1515 ГК указаны пять способов, которые реализуются через соответствующее требование правообладателя исключительного права на товарный знак в судебном порядке (приведены ниже).

Изъятие из оборота контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров. Согласно нормам п. 2 ст. 235 ГК принудительное изъятие у собственника имущества допускается по семи основаниям, предусмотренным законом (ст. 237, 238, 240, 243, п. 4 ст. 252, п. 2 ст. 272, ст. 282, 285, 293). Согласно норме подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК данный способ защиты обеспечивается через требование правообладателя исключительного права к изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю материального носителя, признанного контрафактным (см. комментарий к ст. 1252 ГК).

Уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Данная норма в отличие от прежнего порядка с 1 января 2008 г. является не исключением, а общим правилом. В то же время эта норма в указанной редакции вошла в определенное противоречие с нормой п. 4 ст. 1252 ГК. В последнем случае если материальные носители признаются контрафактными, то они подлежат по решению суда обязательному изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. Таким образом, право требования правообладателя исключительного права на товарный знак об изъятии из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок является избыточным.

Удаление за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (в случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах). Данная норма устанавливает исключение из общего правила, предусмотренного п. 4 ст. 1252 ГК, согласно которому контрафактные материальные носители по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению, если иные последствия не предусмотрены ГК. Иные последствия как раз и установлены п. 2 ст. 1515 для случаев, когда введение контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах (см. п. 1 настоящего комментария).

Удаление за счет лица, нарушившего исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Данная норма устанавливает дополнительную возможность удаления товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения с материалов, в том числе с документации, рекламы, вывесок через обязанность такого удаления лицом, нарушившим исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг.

Выплата компенсации вместо возмещения убытков осуществляется:

- в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При решении вопроса о возможности взыскания компенсации на истца возлагается обязанность доказывания только факта нарушения прав. Он не должен доказывать размер причиненных ему убытков, так как определение компенсации отнесено к исключительной компетенции суда как оценочная категория. При доказанности факта правонарушения компенсация подлежит взысканию. Усмотрение суда зависит от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации как за каждый случай неправомерного использования средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (см. комментарий к ст. 1252 ГК).

В п. 5 ст. 1515 ГК закреплена норма об ответственности за незаконную предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку. Согласно норме ст. 1485 ГК правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории РФ.

Использование такой маркировки по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку является незаконным, за что предусмотрена административная (ст. 14.10 КоАП) и уголовная ответственность (ст. 180 УК).

5. Сопряжения данной нормы с другими правовыми нормами. Нормы ст. 1515 ГК непосредственно сопряжены с нормами ст. 1248, 1250, 1252-1254 ГК, соотносятся при судебной защите с большинством норм части четвертой ГК и требуют в своем применении учета норм других законов и иных нормативных правовых актов.