Право интеллектуальной собственности. Учебное пособие-1

Приверженность подавляющего числа стран к регистрационной системе объясняется рядом ее преимуществ перед системой преждепользования. В числе таких преимуществ можно выделить следующие:

регистрация является актом, фиксирующим объект охраны и перечень товаров,

для обозначения которых зарегистрирован знак, что весьма важно в случае возникновения спора по товарным знакам. Причем положение владельца товарного знака, его зарегистриро-

вавшего, является более прочным и выгодным в суде, т.к. бремя доказывания нарушения полностью лежит на другой стороне. При системе преждепользования это бремя ложится на обе спорящие стороны;

регистрация является средством оповещения (информирования) производителей и потребителей об установлении на знак исключительного права. Такое оповещение осуществ-

ляется через публикацию в официальном бюллетене патентного ведомства. Это имеет значе-

ние для предупреждения возможных правонарушений, служит гарантией защиты прав вла-

дельца товарного знака и интересов потребителей. Кроме этого, информирование через пуб-

ликацию помогает разработчикам знаков создавать обозначения, обладающие оригинально-

стью и новизной, т.е. отвечающие требованиям, предъявляемым законодательством к товар-

ным знакам;

регистрация товарного знака в стране происхождения — обязательное условие,

для подачи заявки на регистрацию товарного знака по международной процедуре;

подача заявки на регистрацию товарного знака позволяет заявителю пользоваться правом конвенционного приоритета в силу ст. 4С (1) Парижской конвенции 1883 г.;

подача заявки или регистрация товарного знака в стране происхождения является обязательным требованием законодательства некоторых стран для регистрации на их терри-

тории иностранных товарных знаков (например, Швейцария, Италия, Испания, Дания и др.).

Условиями правовой охраны товарного знака в Российской Федерации являются госу-

дарственная регистрация товарного знака (факт регистрации в данном случае имеет право-

устанавливающий характер) или наличие международного договора (п. 1 ст. 2 Закона о то-

варных знаках).

Заявка на регистрацию товарного знака подается в Роспатент юридическим лицом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицом на русском языке и подписывается заявителем, в случае подачи заявки через патентного поверенного — заяви-

телем или патентным поверенным.

Заявка должна содержать:

заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием за-

явителя, а также его места нахождения или места жительства;

81

заявляемое обозначение;

перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков;

описание заявленного обозначения.

Государственная регистрация товарного знака в Российской Федерации осуществля-

ется после проведения экспертизы заявки. В зависимости от уровня и характера экспертной проверки экспертиза может быть двух видов:

1) явочная (формальная) — предполагает лишь проверку формальных признаков заяв-

ки. Такая экспертиза близка по своему содержанию предварительной экспертизе, предусмот-

ренной российским законодательством; 2) проверочная (материальная) экспертиза, предполагающая проведение после перво-

го этапа (после формальной или предварительной экспертизы) исследования заявленного на регистрацию обозначения. Однако и материальная экспертиза бывает неравноценной — сте-

пень ее полноты может быть неодинаковой, различной глубины. Исходя из этого, матери-

альная экспертиза может быть ограниченной или полной.

Страны с ограниченной экспертизой проверяют обозначение с точки зрения его внут-

ренней ценности, исследования всех признаков заявленного обозначения. При этом исклю-

чается проверка на новизну (Италия, Швейцария, Аргентина и др.). Что касается тождества или сходства заявленного обозначения по сравнению с ранее заявленными или зарегистри-

рованными товарными знаками, то это устанавливает суд в случае возникновения коллизии,

который по результатам рассмотрения может выносить решение об аннулировании реги-

страции знака.

Законодательство России, США, Великобритании, Японии, Австрии и др. предусмат-

ривает полную экспертизу, включающую экспертизу на новизну.

В странах, где заявка подвергается проверке по существу, экспертиза может иметь одноступенчатый или двухступенчатый характер. При одноступенчатой системе экспертиза осуществляется в виде единого, непрерывного процесса, завершающегося вынесением реше-

ния (Россия, Австрия, Италия, Швейцария, Франция). В странах же с двухступенчатой си-

стемой экспертиза заявленного обозначения проводится в два этапа: 1-й этап — экспертная проверка и 2-й этап — рассмотрений возражений третьих лиц по опубликованным заявкам

(США, Великобритания, Германия, Япония).

В соответствии со ст. 10 Закона о товарных знаках Роспатент проводит экспертизу за-

явки в два этапа:

82

1) формальная экспертиза — проводится в течение месяца с даты ее подачи в Роспа-

тент. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых доку-

ментов заявки, а также их соответствие установленным требованиям. По результатам фор-

мальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отка-

зе в принятии ее к рассмотрению, о чем уведомляется заявитель; 2) экспертиза заявленного обозначения — проводится по завершении формальной

экспертизы. В ходе данной экспертизы проверяется наличие или отсутствие оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака (ст. 1, 6, п. 1, 2 ст. 7 Закона о товар-

ных знаках) и устанавливается приоритет товарного знака.

Помимо проверки наличия или отсутствие оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, при проведении экспертизы заявленного обозначения устанав-

ливается приоритет товарного знака по дате подачи в Роспатент заявки на регистрацию то-

варного знака. Датой подачи заявки в Роспатент считается дата поступления документов, не-

обходимых для регистрации товарного знака.

В случае, если разными заявителями поданы заявки на тождественные товарные зна-

ки, имеющие одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полностью или ча-

стично перечней товаров, на основе соглашения между заявителями регистрация заявленно-

го товарного знака в отношении товаров, по которым указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя одного из них.

В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату прио-

ритета, в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких товаров может быть произведена по одной из выбранных заявителем заявок.

Втечение шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить о достигнутом ими соглашении (своем выборе) о том, по какой из заявок испрашивается регистрация товарного знака.

Вслучае, если в течение установленного срока в Роспатент не поступит указанное со-

общение или ходатайство о продлении установленного срока, заявки признаются отозван-

ными (п. 6 ст. 9).

Наряду с общим правилом определения приоритета Закон о товарных знаках содер-

жит ряд специальных льготных правил:

конвенционный приоритет — устанавливается по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции 1883 г.;

выставочный приоритет — действует в отношении товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, органи-

83

зованных на территории одного из государств-участников Парижской конвенции 1883 г. —

устанавливается по дате начала открытого показа экспоната на выставке.

Установление приоритета в соответствии с льготными правилами возможно только в случаях, когда подача заявки в Роспатент осуществлена в течение шести месяцев с даты по-

дачи заявки в государстве-участнике Конвенции или даты начала открытого показа экспона-

та на выставке. Помимо этого, заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционно-

го или выставочного приоритета, обязан указать на это обстоятельство при подаче заявки на товарный знак в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Роспатент и приложить необ-

ходимые документы, подтверждающие правомерность такого требования, либо представить эти документы не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в Роспатент.

По результатам проведенных экспертиз Роспатент принимает решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации. На основании решения о регистрации то-

варного знака Роспатент в течение месяца с даты получения документа об уплате установ-

ленной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре то-

варных знаков и знаков обслуживания РФ. В Реестр вносятся товарный знак, сведения о пра-

вообладателе, дата приоритета товарного знака и дата его регистрации, перечень товаров,

для которых зарегистрирован знак, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Регистрация товарного знака действует до истечения десяти лет, считая с даты по-

ступления заявки в Роспатент (ст. 16 Закона о товарных знаках). Аналогичный срок действия предусмотрен законодательством Франции, Германии, Японии, Австрии, Испании, Португа-

лии, Китая и др. Вместе с тем в некоторых странах этот срок составляет от 7 до 20 лет

(например, в Великобритании, Австралии и Индии он равен 7 годам, в Канаде и Ираке — 15,

а в США и Швейцарии — 20). При этом начало срока действия регистрации в ряде стран от-

считывается с даты подачи заявки (Швеция, Великобритания, Франция, Германия), в других же странах — с даты регистрации знака, т.е. внесения знака в реестр (США, Канада, Ав-

стрия).

В соответствии с российским законодательством срок действия регистрации товарно-

го знака может быть продлен по заявлению обладателя исключительного права на товарный знак каждый раз на десять лет (п. 2 ст. 16 Закона о товарных знаках). Такое заявление пода-

ется в Роспатент в течение последнего года ее действия.

84

4.3. Права владельцев товарных знаков

Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование то-

варного знака другими лицами. Согласно п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках правооблада-

тель вправе пользоваться и распоряжаться знаком, а также запрещать его использование дру-

гими лицами. За лицом, обладающим исключительным правом на товарный знак, признают-

ся все правомочия, которыми наделяется собственник материальных объектов.

Правообладатель может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности (R) либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак»,

указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком,

зарегистрированным в Российской Федерации (ст. 24).

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Любое использование знака другими лицами без согласия владельца в какой-либо форме ведет к нарушению исключительных прав правообладателя.

Право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем другому лицу по договору об уступке товарного знака либо по лицензионному договору.

Уступка товарного знака означает передачу правообладателем другому юридическо-

му лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу ис-

ключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован (ст. 25). Подобная передача может осуществляться как на возмездных, так и на безвозмездных началах и производиться на основании гражданско-правого договора — договора о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака). В силу данного договора, владелец товарного знака отказывается от дальнейшего его использования и передает все права на знак приобретателю, который, в свою очередь, при-

нимает на себя все права и обязанности владельца товарного знака и предоставляет отчужда-

телю встречное удовлетворение, если оно предусмотрено договором. На практике уступка товарного знака обычно обусловлена предстоящей ликвидацией или изменением профиля деятельности владельца товарного знака либо увязана с уступкой прав на иные объекты про-

мышленной собственности, например, права на изобретения или промышленные образцы.

Действующее законодательство содержит лишь одно, но существенное ограничение для со-

вершения подобных договоров. Согласно п. 2 ст. 25 Закона о товарных знаках, уступка то-

варного знака не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение по-

требителей относительно товара или его изготовителя. При этом товарный знак содержит:

обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;

85

официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;

официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;

обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное

втоварный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;

обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника;

обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

Уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении:

части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;

товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;

товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;

товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование (п. 27 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утв. Приказом Роспатента от 29.04.2003 № 64 (в ред. от 11.12.2003)).

86

Предоставление лицензии на использование товарного знака осуществляется на осно-

вании лицензионного договора. В отличие от договора об уступке товарного знака, лицензи-

онный договор предполагает предоставление лицензиату права на использование товарного знака на оговоренный в договоре срок. При этом сам владелец (лицензиар) сохраняет право на товарный знак и несет все обязанности его владельца. На лицензиата, напротив, каких-

либо дополнительных обременений, кроме обязанностей, принятых им на себя по лицензи-

онному договору, обычно не возлагается.

Лицензия на товарный знак представляет собой соглашение, в соответствии с кото-

рым владелец товарного знака на определенных условиях передает свой знак третьему лицу.

Взависимости от объема передаваемых прав различают следующие виды лицензий:

1)исключительная — в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию;

2)неисключительная (простая) — право на использование имеет лицензиар и лицен-

зиат. При этом владелец знака — лицензиар — может заключать лицензионные договоры с другими лицами;

3) сублицензия — лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензии.

Помимо перечисленных выше лицензий, выделяются также полные лицензии, когда право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зареги-

стрирован знак; а также частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Условия лицензионного договора в соответствии с общегражданским принципом сво-

боды договора определяются самими сторонами. В частности, они самостоятельно решают вопрос относительно приобретения лицензиатом исключительного право на пользование то-

варным знаком, самостоятельно определяют размер и порядок уплаты вознаграждения, срок действия договора и т.п. Вместе с тем, законодательство устанавливает два императивных взаимосвязанных условия: лицензионный договор должен предусматривать, что качество то-

варов лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осу-

ществлять контроль за выполнением этого условия. Указанные требования представляют со-

бой гарантию для потребителей, ориентирующихся на уже известный товарный знак. В слу-

чае если маркируемые лицензиатом товары будут худшего качества, лицензиар не только вправе, но и обязан запретить дальнейшую маркировку товара переданным по договору зна-

ком. Вопрос о досрочном прекращении лицензионного договора по данному основанию мо-

жет быть поставлен и другими заинтересованными лицами, в частности государственными органами или общественными организациями по защите прав потребителей.

87

Одной из форм лицензии на использование товарного знака является франчайзинг,

который регулируется в российском законодательстве нормами о договоре коммерческой концессии.

Согласно ст. 1027 ГК договором коммерческой концессии признается соглашение, в

силу которого дна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне

(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав,

принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или)

коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а

также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Закон предъявляет особые требования к форме договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров — регистрация подобных договоров осуществляется Роспатен-

том. Несоблюдение требований государственной регистрации договоров об уступке товарно-

го знака и лицензионных договоров влечет недействительность соответствующих договоров.

88

Тема 5. ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5.1.Коммерческая тайна

Кнастоящему времени еще не удалось определить, когда впервые люди столкнулись с необходимостью охранять особо важную информацию. По мере совершенствования орудия труда росла его производительность. От натурального обмена продуктами люди переходили

ккупле-продаже товаров, которые уже специально изготавливались для реализации и полу-

чения прибыли. Постепенно спрос на товары начал определяться их потребительскими свой-

ствами и стоимостью. Производители для увеличения сбыта совершенствовали качество своих товаров (каждый по-своему), а идеи их производства держали в секрете, втягиваясь таким образом в конкурентные отношения, боролись за более выгодные условия производ-

ства и сбыта. В этой связи сведения представляли для них коммерческую ценность и тща-

тельно оберегались. Конкурировали и целые государства, чему немало исторических приме-

ров: в античный и средневековый периоды продолжительное время жители лишь отдельных стран владели секретами производства фарфора, пороха, шелка, стали, изготовления ремес-

ленных изделий на ткацких станках и др. Правителями государств в разные эпохи создава-

лись специальные законы, защищавшие интересы производителей, их хозяев и государств от возможной утечки секретов, например в Древнем Риме был принят закон, предусматривав-

ший наказание в виде штрафа (который был равен удвоенной величине причиненных убыт-

ков) за принуждение чужих рабов к выдаче секретов своего хозяина. В античном мире роди-

лась идея вести торговые книги, тайна которых была разновидностью промысловой тайны36.

Ведение таких книг промышленниками, торговцами и банкирами гарантировало защиту тай-

ны на законном основании. Их данные могли быть сообщены только в целях осуществления правосудия, по фискальным соображениям (для уточнения налогов), по делам о наследова-

нии имущества, в случаях прекращения существования товарищества и наступления банк-

ротства.

В мировой практике законодательного регулирования коммерчески ценной информа-

ции использовались различные термины, суть которых сводилась к использованию ключево-

го слова «тайна». Под промысловой тайной понимались индивидуальные особенности про-

изводства и купечески организованного предприятия, включавшие сведения, составлявшие промышленную, фабричную или торговую тайну. Производственной тайной считалось при-

внесение чего-либо нового в процесс создания благ37. Под фабричной тайной понимался не

36См., подр.: Савельев В.А. История римского частного права. М., 1986; Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1960; Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 1997.

37См.: Розенберг В. Промысловая тайна. СПб., 1910. С. 68.

89

только предмет патента, который впервые был введен в Англии, Франции и Германии, но и любая особенность производства (речь идет о современном понятии «ноу-хау»). Торговую тайну составляли элементы индивидуальности (например, информация о месте закупки то-

варов, списки покупателей и т.д.). Коммерческая тайна включала особенности коммерческой деятельности предприятия. Таким образом, тайной становились любые сведения, представ-

лявшие для собственника коммерческую ценность (в современном понимании).

По закону тяжесть наказания за кражу чужого имущества традиционно определяется пропорционально ценности похищенного. Моральная сторона вопроса становится менее яс-

ной в ситуации, когда работник переходит к другому работодателю, унося с собой и профес-

сиональные навыки, и специфическую информацию не в материальной форме, а в голове.

Законодательство, регулирующее положения о коммерческой тайне, призвано стимулиро-

вать развитие производства в тех областях, где относительно слаба патентная защита. До-

вольно трудно, например, ввести патентную охрану секретов производственного процесса, и

поэтому конкуренты могут их тайно заимствовать и использовать. Однако относительно просто защитить производственные секреты как коммерческую тайну, и в таком случае кон-

куренты могут ими пользоваться только, если откроют такой же способ производства само-

стоятельно.

Получение патента — процесс длительный и дорогостоящий. Поэтому компании не могут себе позволить патентовать любое рационализаторское предложение или нововведе-

ние. А коммерческая тайна может обеспечивать охрану секретов производства и, следова-

тельно, стимулировать новаторские предложения, каждое из которых относительно мало,

чтобы стать объектом патентования, но их совокупность становится уже весьма ценной.

Многие виды таких предложений не патентоспособны, поскольку не несут в себе новизны изобретения (примером может служить список клиентов). Коммерческая тайна в этом случае может быть единственным способом охраны содержащейся в них информации.

Отсутствие правовой охраны коммерческой тайны тормозило бы эффективность хо-

зяйственной деятельности. Держатели коммерческой тайны пойдут на любые непроизводи-

тельные расходы, такие, как, скажем, физические охранные средства (заборы, запоры, шиф-

рование и пр.), если не смогут полагаться на надежные правовые средства охраны от нару-

шения коммерческой тайны. Если правовые средства (например, договорные условия о со-

блюдении коммерческой тайны) будут недоступны для держателей коммерческой тайны, они не смогут безопасно для себя заключать контракты, в том числе и трудовые, необходимые для эффективного решения поставленных задач. Неэффективность охраны коммерческой тайны ведет к лоббированию интересов бизнеса по усилению охраны коммерческой тайны, а

90