Право интеллектуальной собственности. Учебное пособие-1

также к нежеланию инвестировать те страны, где отсутствует эффективная правовая охрана коммерческой тайны38.

В российском законодательстве право участников гражданского оборота на сохранение коммерческой тайны впервые было провозглашено Законом СССР от 04.06.1990 № 1529-

1 «О предприятиях в СССР», в ст. 33 которого раскрывалось понятие коммерческой тайны, как не являющихся государственными секретами сведений, связанных с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью предприятий, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб их интересам.

Статья 139 ГК содержит определение служебной и коммерческой тайны, раскрывающее условия признания ее самостоятельным объектом правовой охраны и указывающее на основные юридические средства защиты прав ее обладателя39. ГК определяет коммерческую тайну как информацию, имеющую действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и по отношению к которой обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Отвечая всем признакам, свойственным интеллектуальной собственности, и будучи одним из ее объектов, коммерческая тайна обладает рядом специфических особенностей40, среди которых особый интерес представляют следующие положения:

1)в ее основе лежит фактическая монополия определенного лица на некоторую совокупность знаний. Правовые средства, которыми располагает обладатель коммерческой тайны, хотя и предоставляют ему известные возможности для ограждения его интересов, менее эффективны, чем те, которые имеются в распоряжении владельцев иных объектов интеллектуальной собственности. Поэтому от самого правообладателя, от полноты и результативности принимаемых им мер по сохранению его фактической монополии на знание зависит защита его права на коммерческую тайну;

2)универсальный характер данного объекта интеллектуальной собственности. Если под изобретениями, промышленными образцами, товарными знаками и иными объектами интеллектуальной собственности закон понимает вполне определенные результаты интеллектуальной деятельности, то под понятие коммерческой тайны могут быть подведены самые разнообразные сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью предпринимателя. При этом коммерческой тайной могут быть объявлены вполне потенциально патентоспособные решения, которые правообладатель по каким-либо причинам не желает обнародовать и патентовать в установленном порядке. Вместе с тем возможности предпринимателей по отнесению сведений, свя-

38См., напр.: Отнюкова Г. Коммерческая тайна // Закон. 1998. № 2. С. 34.

39См.: Куприна Е. Тайна. Обзор нормативных актов // Закон. 1998. № 2. С. 17.

91

занных с их деятельностью, к коммерческой тайне не безграничны. Любое государство впра-

ве осуществлять контроль за деятельностью предпринимателей, следить за своевременно-

стью и полнотой уплаты налогов, оценивать воздействие их деятельности на окружающую среду и т.д. Поэтому повсеместно законом, иными правовыми актами или судебной практи-

кой определяются сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну. В Россий-

ской Федерации круг таких сведений установлен Законом о коммерческой тайне. В частно-

сти, не могут составлять коммерческую тайну учредительные документы; документы, даю-

щие право заниматься предпринимательской деятельностью; сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходи-

мые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных плате-

жей; документы о платежеспособности; сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда и др.;

3) коммерческая тайна как объект интеллектуальной собственности не требует офи-

циального признания ее охраноспособности, государственной регистрации или выполнения каких-либо иных формальностей, а также уплаты государственных пошлин. Это имеет зна-

чение при выборе данной формы охраны достигнутого результата интеллектуальной дея-

тельности среди имеющихся возможностей; 4) в отличие от иных объектов интеллектуальной собственности, коммерческая тайна

имеет неограниченный срок ее охраны. Право на коммерческую тайну действует до тех пор,

пока сохраняется фактическая монополия лица на информацию, которая ее образует, а также имеются предусмотренные законом условия ее охраны. Это обстоятельство делает выбор данной формы актуальным для предпринимателей в тех случаях, когда их не удовлетворяет принцип срочности патентной охраны.

Особенностью рассматриваемого объекта интеллектуальной собственности является то, что проверка охраноспособности коммерческой тайны осуществляется не в порядке спе-

циальной предварительной процедуры, а только тогда, когда право на коммерческую тайну нарушается или оспаривается и требуется установить, существует ли оно вообще. Россий-

ское законодательство, как и законодательство большинства европейских стран, предъявляет

ккоммерческой тайне следующие требования:

1)информация должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам. Из числа сведений, составляющих коммер-

ческую тайну, исключаются те, которые не представляют никакого интереса для окружаю-

щих и не могут быть использованы третьими лицами для достижения своих целей, а также которые никто не приобрел бы, если бы они были предложены к продаже. Кроме того, све-

40 См., подр.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в РФ. М., 1996.

92

дения, обладающие действительной или потенциальной ценностью, должны быть неизвест-

ны третьим лицам.

Под третьими лицами в данном случае понимаются те лица, для которых эти сведения представляют коммерческий интерес. Ими могут быть другие предприниматели, конкури-

рующие с обладателем коммерческой тайны, его контрагенты по хозяйственным обязатель-

ствам, потребители его продукции, работ и услуг и т.д. Известность сведений должностным лицам и иным работникам органов и организаций, которым эти сведения стали известны в связи с выполнением ими служебных обязанностей и на которых лежит обязанность по со-

хранению их в тайне, не препятствует признанию информации коммерческой тайной;

2)к информации, составляющей коммерческую тайну, не должно быть свободного доступа на законном основании. Если соответствующая информация может быть получена законным образом любым заинтересованным лицом, например, путем изучения открытых данных, анализа образцов выпускаемой продукции, знакомства с публикациями и т.п., она коммерческой тайной не признается;

3)чтобы информация считалась коммерческой тайной, требуется, чтобы обладатель информации принимал меры к охране ее конфиденциальности. К ним могут быть отнесены разнообразные меры технического, организационного и юридического характера, которые направлены на то, чтобы оградить информацию от несанкционированного доступа третьих лиц. При этом, конечно, не требуется, чтобы обладатель информации принимал все мысли-

мые средства для ее охраны. Важно, чтобы из его конкретных действий явно следовало же-

лание сохранить определенные сведения в тайне от окружающих. В США руководство одно-

го из пивоваренных заводов организовывало туры для посетителей, во время которых их знакомили с процессом изготовления пива, а в конце тура устраивали дегустацию. Инженеры фирмы-конкурента включились в такой тур и скопировали производственный процесс. В хо-

де судебного разбирательства суд признал, что пострадавшая компания не приняла разумных мер для охраны своих секретов, что может означать отсутствие коммерческой тайны в ее производственных процессах41. Нижний предел, требующий, соответственно, минимальных усилий, имеет цель простого уведомления о том, что данная конкретная информация отно-

сится к разряду секретной. Верхний предел — это принятие максимально разумных мер. Та-

кие меры собственника информации освобождают его от необходимости нести дополнитель-

ные расходы для охраны своих секретов.

Охраняемая информация может быть использована другими лицами при соблюдении двух условий: получения самой информации законным путем и получения разрешения правообладателя на такое использование (беспатентная лицензия). Отношения между

41 См.: Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М., 2000. С. 46.

93

правообладателем (лицензиаром) и пользователем (лицензиатом) оформляются лицензионным договором. Типичным является договор на передачу готовых научно-

технических разработок — технологий, конструкций, содержащих незапатентованные технические решения, дизайн и т.п. Права на коммерческую информацию входят в комплекс исключительных прав, составляющих предмет договора коммерческой концессии (ст. 1027

ГК).

Элементы лицензионного договора могут включаться в другие гражданско-правовые договоры (на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, подряда, о создании акционерного общества и др.). Во всех договорах, предусматривающих передачу прав на использование сведений, составляющих коммерческую тайну, на пользователя должна быть возложена обязанность по соблюдению ее конфиденциальности. Для отдельных видов договоров такое условие прямо предусмотрено ГК (ст. 727, 771, 1032).

5.2. Секреты производства (ноу-хау)

Правовая природа такого явления, как «ноу-хау» (от англ. know-how), до настоящего времени не определена. Одни исследователи отождествляют его с коммерческой тайной,

признавая, что способом охраны секретов производства является режим коммерческой или служебной тайны. Другие полагают, что ноу-хау является самостоятельным объектом ис-

ключительных прав.

Секрет производства (ноу-хау) — техническая, организационная или коммерческая информация, которая защищается от незаконного использования третьими лицами, при условии что:

эта информация имеет действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу неизвестности ее третьим лицам;

к этой информации нет свободного доступа на законном основании;

обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциаль-

ности.

Понятие коммерческой тайны существенно шире, чем понятие «секреты производства

(ноу-хау)», т.к. коммерческую тайну могут составлять также списки клиентов, бухгалтерские документы и многие другие сведения, разглашение которых нежелательно по тем или иным причинам. Разумеется, их нельзя рассматривать как объекты интеллектуальной собственно-

сти, хотя с точки зрения оценки и учета они имеют много общего.

В отличие от иных объектов интеллектуальной собственности, для ноу-хау характер-

ны следующие черты:

94

отсутствие государственной регистрации, а, следовательно, документа (патента, сви-

детельства), закрепляющего за его обладателем исключительное право на объект промыш-

ленной собственности;

отсутствие предоставляемой патентом юридической монополии, обеспечивающей его обладателю исключительную возможность поддерживать экономическую монополию на объекты техники и технологии;

содержание ноу-хау в качестве объекта охраны не установлено. Единственный ис-

точник, определяющий содержание ноу-хау, — это договор;

отсутствие специального нормативного акта, объединяющего все правила, касающи-

еся использования ноу-хау, производственных, деловых секретов, и, как следствие, отсут-

ствие такого признания права, которое было бы действительным в абсолютном правоотно-

шении. Это право может быть защищено только в относительных правоотношениях. В

большинстве промышленно развитых стран отношения в области ноу-хау регулируются гражданским, торговым, трудовым законодательством и законами о недобросовестной кон-

куренции.

Опираясь на общие нормы договорного права, обладатель ноу-хау защищает свои права и интересы от действий контрагента, нарушившего договорные обязательства конфи-

денциальности, требуя возмещения убытков. Против такого контрагента, а также третьих лиц, недобросовестно действовавших при приобретении ноу-хау у контрагента, используют-

ся также нормы о борьбе с недобросовестной конкуренцией42.

Против лиц, похитивших информацию (промышленный шпионаж), и против служа-

щих, раскрывших секреты производства, могут быть применены также нормы уголовного права.

При всем многообразии способов технологического обмена основными правовыми средствами передачи и приобретения права на секреты производства в Российской Федера-

ции является договор о предоставлении ноу-хау, а также договор коммерческой концессии о предоставлении пользователю комплекса исключительных прав, включающего фирменное наименование или коммерческое обозначение.

Если ноу-хау относится к запатентованному изобретению или другому охраняемому объекту промышленной собственности, условия передачи обычно включаются в лицензион-

ный договор, но могут быть зафиксированы и в отдельном документе — соглашении (дого-

воре, контракте) о передаче ноу-хау. Результатом такой сделки является предоставление принимающей стороне (реципиенту) ноу-хау в материальной или нематериальной форме за

42 См.: Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность, недобросовестная конкуренция и ноу-

хау. М., 1997.

95

денежное вознаграждение, определяемое соглашением между передающим лицом и реципи-

ентом. В силу специфики правовой охраны ноу-хау договор о предоставлении ноу-хау не по-

лучил в Российской Федерации широкого распространения как самостоятельный вид дого-

вора. Вместе с тем условия о передаче ноу-хау зачастую содержатся в большей части лицен-

зионных договоров, а также договоров коммерческой концессии (франчайзинга).

Лицензионный договор — это договор, по которому одна сторона (лицензедатель или лицензиар) за соответствующую плату предоставляет право пользоваться техническим до-

стижением (лицензию), другой стороне (лицензеполучателю или лицензиату). Объектом ли-

цензионного договора являются технические решения, технические достижения, в том числе ноу-хау43. Условия лицензионного договора могут устанавливать территорию применения лицензии (часть государства, одно или несколько государств), форму использования объекта лицензии (производство изделий и (или) их продажа, применение технологии и т.д.), его объем в количественном отношении, срок применения (обычно от 5 до 10 лет) и т.д. В ли-

цензионный договор включаются также условия о передаче лицензиату технической доку-

ментации, о поставке образцов машин и оборудования, взаимной информации сторон о вне-

сенных в объект договора технических усовершенствованиях, об участии сторон в защите прав владельца лицензии против нарушения этих прав третьими лицами, о порядке разреше-

ния споров по лицензионному договору и т.д. В лицензионном договоре устанавливается также размер лицензионного вознаграждения, порядок его определения и выплаты. При этом следует заметить, что когда речь идет о передаче столь уязвимого для правовой охраны объ-

екта, как ноу-хау, то лицензиар может себя обезопасить различными способами. В частности,

такие объекты передаются в виде документации, не раскрывающей всей сути новшеств, а

лишь содержащей информацию, достаточную для их применения. Кроме того, возможно оказание лицензиату технической помощи — предоставление специалистов по внедрению,

консультантов44.

Договор коммерческой концессии в целом соответствует зарубежным законодатель-

ным аналогам, регулирующим договор франчайзинга. Основным критерием, позволяющим квалифицировать договор коммерческой концессии, в отличие от комплексного лицензион-

ного, является обязательное наличие права на фирменное наименование в комплексе переда-

ваемых пользователю прав.

Договор коммерческой концессии — это соглашение, в силу которого одна сторона

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности

43 См.: Мухопад В.И. Международная торговля лицензиями. М., 1994.

96

пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том чис-

ле право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя,

на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания, ноу-хау и т.д.

Нормы, требующие обязательной регистрации договора об уступке патента и лицен-

зионного договора, содержатся в ст. 10 и 13 Патентного закона. Однако применительно к ре-

гулированию передачи прав на секреты производства государством не предусмотрены осо-

бые меры, соблюдение которых обязательно при заключении подобных договоров. Следует отметить, что эта сфера предпринимательских отношений должна развиваться более дина-

мично, т.к. отсутствует необходимость следовать особым процедурам. Однако существует и обратная сторона — при отсутствии государственной регистрации договоров, предметом ко-

торых является передача прав на секреты производства, стороны таких правоотношений не всегда добросовестно выполняют предусмотренные соглашением ограничения, а при отсут-

ствии государственного контроля сложно привлечь нарушителей к ответственности. Поэто-

му мы можем говорить о том, что пристальное внимание государства обусловлено трудно-

стями становления рыночных отношений в сфере технологического обмена и, следовательно,

вполне оправданно. Государственная регистрация служит обеспечению режима законности при заключении указанных договоров, является своего рода гарантией правовой стабильно-

сти отношений сторон в договоре. Поэтому целесообразно было бы ввести законодательное регулирование государственной регистрации перехода прав на секреты производства по ана-

логии с регистрацией договоров, предметом которых является уступка прав на объекты про-

мышленной собственности.

Несмотря на сложность и нестабильность современного этапа социально-

экономического развития России, в сфере внутригосударственного технологического обмена наблюдается устойчивая положительная динамика, о чем свидетельствует возрастание коли-

чества зарегистрированных договоров. Устойчивая положительная динамика этого процесса очевидна. Передача технологий является существенным фактором роста объема производ-

ства и производительности труда в отечественной промышленности, способствует повыше-

нию качества выпускаемой и созданию качественно новой продукции. Регистрация догово-

ров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретений, охраняемых патентами РФ, является достаточно эффективной мерой по регу-

лированию внутригосударственного технологического обмена45.

44См., также: Соколов С.А. Стратегия и тактика ведения переговоров при торговле лицензиями и ноу-хау. М., 2000.

45См.: Евдокимова В.Н. Правовое регулирование передачи технологии // Гражданин и право. 2002. № 3. С. 48.

97

значения товара. Поскольку производством товаров, особые свойства которых исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями, могут одновременно заниматься несколько лиц, право на пользование одним и тем же наименованием места происхождения товара закрепляется за всеми ними.

Необходимо отметить, что содержание права на наименование места происхождения товара в основном совпадает с содержанием права на товарный знак, однако существуют некоторые отличия. Во-первых, данное право не носит исключительного характера, поскольку, как уже отмечалось, при наличии предусмотренных законом условий оно может быть предоставлено любому заинтересованному лицу. Во-вторых, закон подходит более широко к понятию использования наименований мест происхождения товаров, относя к нему без каких-

либо оговорок не только применение его на товаре или его упаковке, но и использование в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением товаров в хозяйственный оборот. Наконец, в отличие от товарных знаков наименования мест происхождения товаров не могут быть переданы другим лицам.

Наименование места происхождения товара становится самостоятельным объектом правовой охраны лишь тогда, когда оно в установленном порядке зарегистрировано в Роспатенте. Этим оно ничем не отличается от других объектов промышленной собственности, права на которые появляются у пользователей только с момента государственной регистрации.

Заявка на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности физическим или юридическим лицом самостоятельно или через патентного поверенного (п. 1.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара (утв. Приказом Роспатента от 25.02.2003 № 24)). После подачи заявки, которая должна содержать требования, предусмотренные п. 3 ст. 32 Закона о товарных знаках, Роспатент осуществляет формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. В период проведения экспертизы Роспатент вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса. По просьбе заявителя данный срок может быть продлен при условии, что просьба поступила до истечения этого срока. Если заявитель нарушил указанный срок или оставил запрос экспертизы без ответа, заявка признается отозванной.

99

Формальная экспертиза заявки проводится в течение двух месяцев с даты ее подачи в Роспатент. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов, а также их соответствие установленным требованиям. По результатам эксперти-

зы заявка принимается к рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии за-

явки к рассмотрению. Одновременно с уведомлением о положительном результате формаль-

ной экспертизы заявителю сообщается дата подачи заявки. По принятой к рассмотрению за-

явке проводится экспертиза заявленного обозначения на его соответствие требованиям,

предъявляемым законом к наименованию места происхождения товара, т.е. требованиям ст. 30 Закона о товарных знаках. В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения про-

веряется также обоснованность указания места происхождения товара на территории РФ.

По результатам экспертизы Роспатент принимает решение о регистрации или об отка-

зе в регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении права поль-

зования этим наименованием либо решение о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения това-

ра. На основании такого решения осуществляется регистрация наименования места проис-

хождения товара в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров РФ и выдача свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.

В Реестр вносятся наименование места происхождения товара, сведения об обладателе сви-

детельства на право пользования наименованием места происхождения товара, указание и описание особых свойств товара, для которого зарегистрировано наименование места проис-

хождения товара, другие сведения, относящиеся к регистрации и предоставлению права пользования наименованием места происхождения товара, продлению срока действия свиде-

тельства, а также последующие изменения этих сведений.

Свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в Роспатент. Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства. Заявление о продлении подается в течение последнего года действия свидетельства. Срок действия сви-

детельства продлевается каждый раз на десять лет. По ходатайству обладателя свидетельства для подачи заявления о продлении ему может быть предоставлено шесть месяцев по истече-

нии срока действия свидетельства при условии уплаты дополнительной пошлины. Запись о продлении срока действия свидетельства вносится Роспатентом в Государственный реестр и свидетельство.

100