Право интеллектуальной собственности. Учебное пособие-1

обратившегося с просьбой о ведении дела, или принимал иное участие в его рассмотрении, а

также в случае рассмотрения дела должностным лицом, с которым патентный поверенный состоит в родственных отношениях.

Патентный поверенный вправе ограничить свою деятельность отдельными объектами промышленной собственности или отдельными видами услуг.

3.5. Права патентообладателей

Патентообладателю в отношении объекта промышленной собственности принадле-

жит весь комплекс имущественных и личных неимущественных прав. Личными неимуще-

ственными правами являются субъективные гражданские права, не имеющие экономическо-

го содержания, главная черта которых заключается в неотчуждаемости, неотделимости от их носителей. Среди личных неимущественных основным является право авторства, т.е. право считаться создателем того или иного объекта промышленной собственности. По своему со-

держанию это право абсолютное, т.е. ему корреспондирует обязанность третьих лиц воздер-

живаться от его присвоения. Оно неотчуждаемо и охраняется бессрочно. Согласно ст. 7 Па-

тентного закона автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, в результате творческого труда которого они созданы. В случае создания какого-либо объекта промышленной собственности несколькими лицами все они считаются его авторами. При этом порядок пользования принадлежащими им правами определяется соглашением между ними. Как уже говорилось выше, участие авторов в создании объектов промышленной собственности должно быть творческим. Оказание автору (авторам) только технической, организационной или материальной помощи либо только содействие в оформ-

лении прав на объект промышленной собственности не может служить основанием для при-

тязания на право авторства.

Углубление экономической реформы в нашей стране предопределило первенство сре-

ди имущественных прав исключительного права патентообладателя на использование объек-

та промышленной собственности. При этом термин «использование» употребляется в па-

тентном праве в более широком смысле, чем в гражданском обороте, обозначая не только правомочие пользования объектом промышленной собственности, но и распоряжения им.

Под «использованием» понимается введение в хозяйственный оборот продукта, созданного с применением объекта промышленной собственности. Введение в гражданский оборот, в

свою очередь, охватывает такие действия, как изготовление, применение, ввоз, хранение,

предложение к продаже, продажа продукта, созданного с использованием охраняемого ре-

шения, а также применение способа, охраняемого патентом.

71

Изготовлением признается производство продукта для коммерческих целей, даже ес-

ли при этом сам продукт временно не реализуется (например, складируется для последую-

щей продажи). Применением продукта считаются все случаи его производственного исполь-

зования в коммерческих целях. Ввоз продукта означает его экспорт на территорию РФ, при-

чем нарушением является факт ввоза, хотя бы продукт и не предназначался для использова-

ния на территории РФ. Хранение продукта, в частности его накопление для последующего пуска в оборот, также рассматривается как использование запатентованного объекта. Пред-

ложение к продаже — это реклама продукта, которая может выражаться в его публичной де-

монстрации в торговых залах и на витринах, в рекламных клипах, в каталогах и т.п. Под продажей понимается коммерческая деятельность по реализации запатентованного продукта,

которая чаще всего имеет юридическую форму гражданско-правового договора купли-

продажи.

Названные действия не исчерпывают всех случаев введения в хозяйственный оборот запатентованного продукта. Оно может также выражаться и в ином использовании продукта,

в частности в его техническом обслуживании, ремонте, заключении в отношении него дого-

воров аренды (в том числе финансовой аренды — лизинга), подряда, мены и т.п.

Все вышеуказанные действия могут совершаться лишь самими патентообладателями,

что выражает позитивную сторону принадлежащего им исключительного права на использо-

вание разработки. Владелец патента может выбрать любую допускаемую законом форму предпринимательской деятельности для организации использования объекта промышленной собственности. К примеру, он вправе выступать как индивидуальный предприниматель, со-

здать предприятие, внести принадлежащее ему право на объект промышленной собственно-

сти в качестве своего вклада в уставной фонд вновь создаваемой или уже действующей орга-

низации.

Обладая позитивным правом на единоличное использование разработки, патентооб-

ладатель вправе одновременно запретить ее использование любым третьим лицом, посколь-

ку исключительному праву патентообладателя на использование разработки корреспондиру-

ет обязанность всех третьих лиц воздержаться от действий, нарушающих права патентообла-

дателя. В данном случае имеет место негативная сторона исключительного права патентооб-

ладателя.

Первостепенное значение для обладателя субъективного патентного права имеет объ-

ем его прав. В соответствии с п. 4 ст. 3 Патентного закона объем правовой охраны, предо-

ставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется его формулой.

Описание и чертежи служат только для толкования формулы. Объем правовой охраны,

предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его су-

72

щественных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в пе-

речне существенных признаков промышленного образца.

При этом продукт признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, а способ, охраняемый патентом на изобретение, — примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный признак.

Таким образом, для признания изобретения использованным в том или ином объекте техники, необходимо установить наличие в нем всех признаков изобретения, которые отра-

жены в независимом пункте формулы. Присутствие у объекта признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы изобретения, значения не имеет. В равной мере изобретение считается использованным, если один или несколько признаков заменены в объекте техники эквивалентом, т.е. аналогичным признаком, выполняющим те же функции и дающим тот же эффект.

Патентообладатель имеет возможность распорядиться своим исключительным правом в следующих формах:

передать свое исключительное право на изобретение, полезную модель,

промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу.

Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в Роспатенте, без чего он считается недействительным (п. 5 ст. 10 Патентного закона);

предоставлять право на использование запатентованного объекта любому лицу на основе лицензионного договора. Лицо, которому уступается право (лицензиат), обязано вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие предусмотренные договором действия. Лицензионные договоры также подлежат регистрации в Роспатенте и без регистрации считаются недействительными.

Выделяют несколько видов лицензий:

исключительная лицензии, на основании которой к лицензиату переходит исключительное право на использование объекта промышленной собственности в части,

предусмотренной договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в той части, которая не передается лицензиату;

неисключительная (простая), в силу которой лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все вытекающие из патента права, включая право на предоставление лицензий третьим лицам;

открытая лицензия — действует в случае подачи патентообладателем заявления в Роспатент о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности. При этом годовая пошлина снижается на 50% с года, следующего за годом

73

публикации сведений о таком заявлении. Следует отметить, что соответствующее заявление не может быть отозвано патентообладателем;

принудительная лицензия — выдается при неиспользовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели — в

течение трех лет с даты выдачи патента. Принудительное лицензирование является санкцией за неиспользование объекта патентования, поскольку использование соответствующих объектов следует рассматривать не только как право, но и как обязанность патентообладателя. Любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения договора может обратиться в Палату по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Готовность лица, испрашивающего принудительную лицензию, следует понимать как наличие у него достаточных средств для осуществления лицензируемого изобретения (финансовые средства, наличие материальной базы, сырья, квалифицированной рабочей силы, комплектующих деталей, производственных площадей и т.д.). Данное обстоятельство в каждом конкретном случае должно оцениваться Палатой по патентным спорам. Патентообладатель может избегнуть принудительного лицензирования, если докажет, что неиспользование или недостаточное использование объекта промышленной собственности обусловлено уважительными причинами, которые также оцениваются Палатой по патентным спорам сообразно обстоятельствам конкретного дела. Принудительная лицензия предоставляется с определением пределов использования,

размера, сроков и порядка платежей. Размеры лицензионных платежей устанавливаются не ниже рыночной цены лицензии.

Патентное законодательство устанавливает ряд случаев, когда действия третьих лиц по использованию разработки не рассматриваются как нарушения исключительных прав владельца патента. Эти случаи, нередко именуются свободным использованием запатенто-

ванных объектов. Они исчерпывающим образом определены в ст. 11 Патентного закона и сводятся к следующему:

не признается нарушением исключительного права патентообладателя применение продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, в

конструкции, во вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств иностранных государств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта и космической техники) при условии, что эти транспортные средства временно или случайно находятся на территории РФ и указанные продукт или

74

изделие используются исключительно для нужд транспортного средства. Данное правило,

известное законодательству подавляющего большинства государств, вытекает из ст. 5 ter

Парижской конвенции 1883 г. и применяется не только к физическим и юридическим лицам государств-участников Конвенции, но и к гражданам и юридическим лицам любых стран,

предоставляющих такие же права владельцам транспортных средств России.

Рассматриваемое исключение из сферы патентного права касается лишь использова-

ния запатентованных объектов непосредственно в конструкции или при эксплуатации транс-

портных средств, при условии, что эти объекты применяются исключительно для нужд транспортного средства. Использование объекта промышленной собственности, выходящее за эти пределы, например, его производство на борту судна, предложение к продаже, прода-

жа, является нарушением патентных прав. Кроме того, данная льгота распространяется лишь на транспортные средства других стран. К примеру, она не касается российских судов, даже если они приписаны к порту какой-либо другой страны и лишь временно или случайно захо-

дят в страну своего флага;

не является нарушением патентных права проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретение, полезная модель,

или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимента над этими продуктом, способом или изделием — научное исследование или эксперимент могут проводиться с целью проверки работоспособности и эффективности созданной разработки, в научных целях и т.п. Если разработка используется не как объект исследования или эксперимента, а как их средство, такие действия будет нарушением патентных прав;

разрешается использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия,

катастрофы, аварии) с уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему соразмерной компенсации — в указанных ситуациях допускается применение охраняемых законом объектов лишь для ликвидации или предотвращения последствий названных событий. Применение разработки хотя и при наличии чрезвычайных обстоятельств, но в целях, не связанных непосредственно с их действием, является нарушением патентных прав. Иные виды использования, в частности изготовление запатентованного объекта, его хранение, предложение к продаже и т.п. не разрешаются.

Кроме того, в случае применения охраняемой разработки в данных условиях патентообладателю гарантируется последующая выплата соразмерной компенсации;

запатентованные изобретения, полезные модели или промышленные образцы могут применяться для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не

75

связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода). Другие способы использования, в частности изготовление или ввоз, даже если при этом не преследуются коммерческие цели, является нарушением патентных прав;

разрешается использование запатентованных средств путем разового изготовления в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств — данный вид допускаемого использования, касающееся в основном охраняемых патентами веществ и штаммов микроорганизмов, известен патентному законодательству многих стран. Им охватываются лишь единичные случаи приготовления лекарств. Если запатентованное средство используется для приготовления лекарственных препаратов промышленным способом либо их приготовление осуществляется аптеками впрок хотя бы для последующей продажи по рецептам, это является нарушением патентных прав;

разрешается ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже,

продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в

котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в

котором использован запатентованный промышленный образец, если эти продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя — данное исключение выражает принцип

«исчерпания прав», в соответствии с которым права патентообладателя ограничиваются введением в хозяйственный оборот запатентованного средства. Последующее изменение владельца данного средства, например, в связи с его перепродажей, нарушения патентных прав не образует. Таким образом, получить разрешение патентообладателя должен лишь субъект, который первым производит или продает запатентованный объект промышленной собственности. Все последующие его владельцы, если только изобретение или иные объекты были введены в хозяйственный оборот законным путем, могут использовать его без согласия патентообладателя.

76

Тема 4. ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1. Понятие права на товарный знак и знак обслуживания

До недавнего времени проблемам охраны товарных знаков в России уделялось мало внимания в российском законодательстве и в юридической науке. Отношения, связанные с индивидуализацией товаропроизводителей, не имели законодательной регламентации и ре-

гулировались лишь малодоступными и зачастую устаревшими подзаконными актами. В

условиях монополизма и господства государственной собственности, с одной стороны, и от-

сутствия конкуренции и скудости товарного рынка, с другой, забота об индивидуализации производителей и выпускаемых ими товаров была практически ненужной из-за незначитель-

ного по сравнению с масштабами страны числа регистрируемых индивидуальных знаков охраны, отсутствия споров о нарушении прав на них в судебной практике, слабой теоретиче-

ская разработки проблем, связанных с фирменными наименованиями, товарными знаками и другими аналогичными объектами промышленной собственности.

С переходом к рыночной экономике отношение к указанным объектам стало менять-

ся. Рыночный механизм чутко реагирует на реакцию потребителей на производимый товар.

Выявленный неудовлетворенный спрос потребителей на тот или иной продукт служит сти-

мулом для развития производства. Имеющийся вакуум быстро заполняется товарами, нуж-

ными потребителям. В таких условиях очень важно обеспечить возможность индивидуали-

зации предлагаемых товаров и услуг, в чем в равной степени заинтересованы и производите-

ли, и потребители. Гарантируя права на выступление в хозяйственном обороте под собствен-

ным индивидуальным именем, на обозначение производимых товаров и оказываемых услуг определенными символами или наименованиями и обеспечивая их защиту в случае наруше-

ния, закон создает необходимые предпосылки для реализации указанной возможности.

Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги, являются активным связующим звеном между изготовителем и потре-

бителем, выступая в роли безмолвного продавца. Наряду с отличительной функцией, попу-

лярный товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качестве продукции. Являясь своего рода визитной карточкой предприятия, товарный знак обязывает предприятие дорожить своей репутацией и постоянно заботиться о повышении качества вы-

пускаемой им продукции. Одной из функций товарного знака является также реклама вы-

пускаемых изделий, поскольку завоевавший доверие потребителей товарный знак способ-

ствует продвижению любых товаров, маркированных данным знаком. На мировом рынке це-

на изделий с товарным знаком в среднем на 15—25% выше, чем цена анонимных товаров.

77

Наконец, товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяет-

ся в борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Действующее законодательство в области товарных знаков, как правило, не содержит определения понятия товарного знака. Чаще всего определяются условия, которым должен соответствовать этот объект. Вместе с тем, обычно определяется способность обозначения индивидуализировать товар и, следовательно, выделять его среди однородных товаров, про-

изводимых другими изготовителями (Австрия, Испания, Швейцария, Франция, Япония и др.). К примеру, в соответствии с австрийским законодательством товарными знаками могут быть особые обозначения, служащие для того чтобы отличать в торговом обороте товары или услуги одного предприятия от однородных товаров или услуг других предприятий. По-

добные положения содержатся в законах Испании, Италии, Германии, Франции. В соответ-

ствии с законом США товарный знак — это любые слова, имена, символы или обозначения или любые их комбинации, признанные и используемые производителем или торговцем для обозначения своих товаров и отличия их от таких же товаров, производимых и продаваемых другими лицами34.

В соответствии со ст. 1 Закона о товарных знаках, товарным знаком и знаком обслу-

живания (далее — товарные знаки) признаются обозначения, способные отличать соответ-

ственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц. Исходя из законодательного определения по-

нятия товарного знака, основной функцией данного объекта промышленной собственности является способность отличать, т.е. индивидуализировать продукцию конкретного изготови-

теля и выделять ее из массы однородной продукции.

Указанное определение полностью корреспондируется с положениями ст. 138 ГК, где,

в частности, товарные знаки отнесены к средствам индивидуализации продукции, выполня-

емым работам или услугам.

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о товарных знаках, в качестве товарных знаков мо-

гут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. При этом:

к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, сочетания слов, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания;

к изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, пред-

метов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен,

фигур на плоскости;

34 См.: Комментарии к законодательству об охране интеллектуальной собственности / Под ред. В.И. Еременко. М., 1997.

78

к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур;

к комбинациям обозначений относятся комбинации элементов разного характера,

изобразительных, словесных, объемных и т.д.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании

(п. 2 ст. 5).

Наибольшее распространение в нашей стране получили изобразительные знаки, заре-

гистрированные на имя отечественных заявителей. Они встречаются в виде изображений животных, людей, птиц, растений, орнамента и т.д.

В настоящее время лидирующее положение среди действующих в мире знаков зани-

мают словесные. Такие знаки могут быть представлены в виде имен существительных, фа-

милий, названий предметов. Ими могут быть и вымышленные, так называемые фантазийные слова. В некоторых странах допускается регистрация не всех из перечисленных видов зна-

ков. К примеру, по законодательству США, Канады, Японии, Швеции, Австралии установ-

лены ограничения на использование в качестве товарных знаков фамилии, поскольку это может препятствовать другим лицам с такой же фамилией пользоваться ею в хозяйственном обороте.

Далеко не во всех странах охраняются объемные (трехмерные, пространственные)

знаки. К объемным знакам отнесены формы самих товаров или их упаковки. Различительная способность этого вида знака определяется оригинальностью его выполнения. Однако форма товара или его упаковки не должна обусловливаться их функциональным назначением.

Наиболее распространенными объемными знаками являются разнообразные упаковки това-

ров, среди которых преобладают бутылки, флаконы, коробки; оригинальные формы самих изделий, например, шоколада, мыла в виде различных фигур зверей, фруктов, цветов и т.д.

Законодательства Японии, Великобритании, Австрии, Португалии, Швеции позволя-

ют охранять трехмерные обозначения только в качестве промышленных образцов, а законо-

дательство, к примеру, США, так же как и России, допускает охрану объемных обозначений одновременно в качестве товарного знака и в качестве промышленного образца. Наличие па-

тента на промышленный образец не препятствует регистрации объемного обозначения в ка-

честве товарного знака, если данное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализирующую, и если обладатель патента на промышленный образец и владелец товарного знака одно и то же лицо.

Закон о товарных знаках дает возможность регистрировать в качестве товарных зна-

ков другие обозначения — так называемые особые или экзотические знаки, к которым миро-

вая практика относит обозначения, представленные в самых необычных формах и выраже-

79

ниях (световые, звуковые, обонятельные, движущие и др.). Некоторое распространение по-

лучили звуковые обозначения (сигналы, шумы, крики, позывные, мелодии, характерные для той, или иной передачи или программы и др., используемые как заставки к радио- и телепе-

редачам).

Законодательство большинства стран не допускает регистрации особых обозначений в качестве товарных знаков. Исключение из них составляют лишь звуковые знаки, получив-

шие правовое регулирование в таких странах, как США, Франция, Болгария, Венгрия, Румы-

ния, Польша.

Субъектами права на товарный знак являются юридические и физические лица, осу-

ществляющие предпринимательскую деятельность, которые производят товары, оказывают услуги или занимаются посреднической или иной деятельностью в соответствии с законода-

тельством РФ (п. 3 ст. 2 Закона о товарных знаках). Ограничение правоспособности физиче-

ских лиц, предусмотренное законом в данном случае, направлено на предотвращение случа-

ев регистрации товарных знаков в спекулятивных целях лицами, не производящими товаров и не оказывающими услуг. Подобная регистрация может привести к возникновению препят-

ствий для использования сходных товарных знаков на рынке, усложнению экспертизы по заявкам на товарные знаки в связи с перегрузкой фондов зарегистрированных товарных зна-

ков, к внесению в реестры товарных знаков, в частности в Государственный реестр товарных знаков РФ так называемых «мертвых» товарных знаков.

Признание правомочия лица, занимающегося предпринимательской деятельностью

(промышленной, коммерческой), — характерное требование, содержащееся в законодатель-

стве многих ведущих стран мира (Германия, Япония, Италия, Швейцария).

4.2.Условия правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания

Взаконодательстве разных стран мира нет единого подхода к регулированию вопроса возникновения права на знак. В большинстве случаев это регистрация знака в патентном ве-

домстве (Италия, Австрия, Швеция, Испания, Португалия, Греция, Турция, Латиноамерикан-

ские страны и др.) или применение (фактическое использование) знака в хозяйственном обо-

роте, где действует принцип первого использования (преждепользования) (США, Канада,

Индия, Пакистан, Великобритания, Ливан, Тунис, Марокко и др.)35.

35 См.: Еременко В.И., Горленко С.А. Комментарии к Закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров». М., 1996.

80