Подходы к оценке приобретенной различительной способности за рубежом

Как уже упоминалось, за рубежом применение норм о приобретенной различительной способности имеет давнюю историю. За это время иностранные ведомства, ответственные за регистрацию товарных знаков, а также суды успели наработать обширную практику по оценке приобретенной различительной способности обозначений и товарных знаков. В ходе применения соответствующих норм, регулирующих оценку приобретенной различительной способности, зарубежные ведомства и суды сталкивались примерно с теми же проблемами, которые стоят в настоящее время перед российскими правоприменителями. В связи с этим анализ зарубежной практики оценки приобретенной различительной способности, а также подходов к решению основных проблемных вопросов в данной области имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение.

Особый интерес представляет законодательство о товарных знаках стран Европы, большинство из которых относится к одной с Российской Федерацией континентальной системе права. Основное положение, устанавливающее необходимость оценки приобретенной различительной способности во всех странах Европейского Союза, содержится в Первой директиве о сближении законодательства государств-членов о товарных знаках от 21 декабря 1988 г. В соответствии с п. 3 ст. 3 данной Директивы не отказывают в регистрации товарного знака или не считают его недействительным, если до даты подачи заявки на регистрацию и последующего использования, которое имело место, он приобрел различительный характер. Более детально особенности применения указанной общей нормы, как правило, регулируются внутренним законодательством каждой отдельной страны Европейского Союза, а также с помощью методических рекомендаций, издаваемых соответствующими ведомствами, и подходов, изложенных в судебных решениях по конкретным делам.

Особо в связи с этим следует выделить практику оценки приобретенной различительной способности, формирующуюся при регистрации единого товарного знака Европейского Союза. Как известно, с 1996 г. в Европе функционирует региональная система регистрации товарных знаков, позволяющая получить товарный знак, имеющий правовую охрану практически на всей территории Европы (в настоящее время в 27 странах - членах Европейского Союза). Отвечает за регистрацию товарного знака Европейского Союза Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке (Office for Harmonization in the Internal Market - OHIM), расположенное в г. Аликанте, Испания (далее - Ведомство ЕС). Безусловно, при создании и функционировании подобной региональной системы не мог быть не учтен опыт применения соответствующего законодательства в отдельных странах Европейского Союза.

Регламент о товарном знаке Сообщества N 40/94*(461) также содержит положение о том, что некоторые абсолютные основания для отказа в регистрации не применяются, если товарный знак стал отличительным в отношении товаров или услуг, для которых испрашивалась регистрация вследствие его использования (п. 3 ст. 7).

Более детально вопрос приобретенной различительной способности регулируется практическими рекомендациями "Доказательства использования" (Evidence of use), выпущенными Ведомством ЕС. Например, согласно данным рекомендациям обозначение обладает различительной способностью, если значительная часть соответствующих потребителей воспринимает указанное обозначение как средство индивидуализации. При этом особо подчеркивается, что в данном случае нет необходимости, чтобы потребители связывали данное обозначение именно с заявителем.

Также в рекомендациях, выпущенных Ведомством ЕС, содержится указание на момент времени, к которому должна быть приобретена различительная способность. В частности, обозначение должно иметь различительную способность уже на дату подачи заявки. Различительная способность должна также существовать и на момент принятия решения о регистрации товарного знака.

Вместе с тем более полное представление о подходах к оценке приобретенной различительной способности можно получить из решений Ведомства ЕС и судов Европейского Союза. По всеобщему признанию, наиболее важным решением, относящимся к толкованию положения о приобретенной различительной способности, является решение Суда Европейского Союза по делу "Windsurfing Chiemsee"*(462). В данном деле Суд Европейского Союза установил ключевые критерии, в соответствии с которыми необходимо оценивать приобретенную различительную способность товарного знака. Несмотря на то что указанное дело касалось географического наименования (Chiemsee - название озера на юге Германии), выводы, сделанные судом, применяются Ведомством ЕС в отношении оценки приобретенной различительной способности любых обозначений (указанных в соответствующей статье Регламента о товарном знаке Сообщества).

После принятия данного решения суда Ведомством ЕС было установлено два критерия приобретенной различительной способности товарного знака, которые должны быть соблюдены. Во-первых, обозначение должно использоваться на всей территории Европейского Союза (его значительной части) или, как минимум, в той части Европейского Союза, в которой обозначение не обладает различительной способностью. Во-вторых, указанное использование должно осуществляться таким образом, чтобы значительная часть соответствующих потребителей воспринимала обозначение как средство индивидуализации на дату подачи заявки.

Регламент о товарном знаке Сообщества, так же как и российское законодательство, не устанавливает дату, к которой обозначение должно приобрести различительную способность, чтобы быть зарегистрированным в качестве товарного знака. По этой причине, как уже указывалось, в целях правовой определенности Ведомству ЕС пришлось прописывать данный момент в практических рекомендациях "Доказательства использования".

При этом позиция Ведомства ЕС о том, что необходимый уровень различительной способности должен существовать уже на дату подачи заявки, была впоследствии поддержана судом. В частности, в деле о товарном знаке "еСору" суд оставил в силе решение Ведомства ЕС об отказе в регистрации данного товарного знака. Ведомство ЕС, проводя экспертизу заявленного обозначения, разделило представленные доказательства использования на две части: до даты подачи заявки и после. При этом, поскольку доказательства до даты подачи заявки не подтверждали наличие приобретенной различительной способности, то обозначению было отказано в регистрации. Суд указал, что п. 3 ст. 7 Регламента о товарном знаке Сообщества должен толковаться именно таким образом*(463).

В отношении определения необходимого объема использования товарного знака Ведомство ЕС исходит из принципа, что простое доказательство использования обозначения не является подтверждением его приобретенной различительной способности. Представленные доказательства должны свидетельствовать о том, что в результате такого использования обозначение приобрело различительную способность в качестве средства именно в глазах соответствующего потребителя.

Так, в одном из дел Ведомством ЕС рассматривался вопрос о том, приобрело ли различительную способность обозначение, представляющее собой черную оборотную сторону компакт-диска. Данное обозначение было заявлено компанией Sony для обозначения игровых компакт-дисков, используемых для PlayStation.

Заявителем были представлены данные о продажах товаров, маркированных заявленным обозначением, на сотни миллионов евро.

Обозначению было отказано в регистрации, поскольку, как было установлено Ведомством ЕС, продаваемые компакт-диски содержали другие индивидуализирующие обозначения заявителя, среди которых заявленное обозначение меньше всего привлекало внимание потребителя*(464).

Сложным вопросом в практике Ведомства ЕС и судов является оценка приобретенной различительной способности в случае, когда обозначение используется не в том виде, в котором заявлено на регистрацию. По общему правилу доказательства должны демонстрировать использование именно заявленного обозначения, что особенно актуально, когда фактически используемое обозначение хотя и схоже с заявленным, но само по себе обладает различительной способностью.

В качестве примера такого подхода можно привести решение Ведомства ЕС по обозначению "International star registry", в отношении которого было признано, что оно не обладает изначальной различительной способностью (данное обозначение было заявлено для услуг, связанных с регистрацией названий звезд). Заявителем в Ведомство ЕС был представлен большой объем доказательств использования указанного сочетания. Вместе с тем они не были признаны подтверждающими приобретенную различительную способность, поскольку демонстрировали использование данного словосочетания в сильно стилизованном виде, который мало напоминал простое словесное обозначение, заявленное на регистрацию*(465).

Схожий вопрос также рассматривался в деле, касающемся товарного знака "Have a break"*(466), представляющего собой часть хорошо известного и используемого длительное время слогана "Have a break, have a Kit Kat", который уже был зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя. В данном деле по запросу английского суда перед Судом Европейского Союза был поставлен вопрос о том, способно ли использование слогана "Have a break, have a Kit Kat" в принципе привести к тому, чтобы различительную способность приобрела лишь часть этого слогана, а именно "Have a break". Суд Европейского Союза согласился с тем, что часть товарного знака в принципе может приобрести различительную способность даже в том случае, если она никогда не использовалась отдельно. Однако при этом должно быть доказано, что потребитель в результате такого использования будет воспринимать эту часть, взятую отдельно, в качестве средства индивидуализации. Вместе с тем конкретный вопрос о том, приобрело ли обозначение "Have a break" различительную способность в результате его использования как части слогана "Have а break, have a Kit Kat", является вопросом факта и должен быть решен английским судом исходя из представленных доказательств.

Интересно отметить следующий факт: в базе данных, содержащей зарегистрированные товарные знаки Европейского Союза, в соответствующей графе (521) должно присутствовать указание на то, что товарный знак был зарегистрирован на основании его приобретенной различительной способности.

К сожалению, подобная практика отсутствует в практике российского патентного ведомства. Наличие в реестре товарных знаков указания на то, что он был зарегистрирован на основе приобретенной различительной способности или был признан изначально охраноспособным, позволило бы более точно определять объем правовой охраны, предоставленной товарному знаку, а также помогало бы придерживаться единообразной практики оценки различительной способности товарных знаков.