Особенности оценки приобретенной различительной способности товарного знака

В том или ином виде понятие "приобретенная различительная способность" применяется во всех странах мира с развитым законодательством в области правовой охраны товарных знаков. За рубежом приобретенная различительная способность более известна как "доктрина второго значения" (secondary meaning doctrine). Например, в судебной практике Великобритании указанный термин появился еще в конце XIX в. Суть данного понятия сводится к следующему: даже в том случае, если заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение изначально не обладало различительной способностью, ему в качестве исключения может быть предоставлена охрана, если будет доказано, что в результате длительного и интенсивного использования такое обозначение стало восприниматься потребителем как средство индивидуализации товаров или услуг конкретного производителя.

В российском законодательстве норма, допускающая регистрацию товарных знаков, приобретших различительную способность в результате использования, появилась относительно недавно - только в редакции Закона о товарных знаках, действующей с 27 декабря 2002 г. Согласно абз. 7 п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования

Впоследствии указанное положение без изменений было перенесено в ст. 1483 ГК РФ, регулирующую в настоящее время вопросы охраноспособности товарных знаков.

Следует отметить, что возможность регистрации товарных знаков на основании приобретенной различительной способности до указанной даты все же существовала. С некоторыми оговорками указанная возможность вытекала из положений международного соглашения, участником которого являлась и является в настоящее время Российская Федерация. Согласно ст. 6quinquies С-1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Несмотря на то, что в указанной статье не идет речь непосредственно о приобретенной различительной способности товарного знака, тем не менее существует практически однозначное мнение о том, что формулировка указанной статьи охватывает в том числе случаи регистрации в качестве товарных знаков обозначений, приобретших способность индивидуализировать товары и услуги только в результате использования. Данный вывод следует из буквального толкования указанной статьи, согласно которому при оценке охраноспособности товарного знака не только оценивается обозначение per se (взятое само по себе), но и в обязательном порядке исследуются обстоятельства, связанные с фактическим использованием обозначения, к которым могут относиться сведения о приобретенной различительной способности.

Например, Г. Боденхаузен, комментируя указанное положение Парижской конвенции, указывает, что "эти (фактические) обстоятельства могут также свидетельствовать о том, что какой-либо знак, не имевший первоначально четких отличительных черт, в результате длительного его использования приобрел иное, вторичное значение, уже придавшее ему отличие"*(433).

Между тем неоднозначным является вопрос о самой возможности непосредственного применения ст. 6quinquies С-1 Парижской конвенции к обозначениям и товарным знакам, регистрируемым не на основе принципа telle quelle (таким, как он есть). Проблема правоприменения в данном случае обусловлена тем обстоятельством, что ст. 6quinquies С-1 является частью ст. 6quinquies Парижской конвенции, регулирующей охрану товарных знаков, зарегистрированных в одной стране Союза, в других странах Союза. Согласно ст. 6quinquies А-1 каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. В соответствии со ст. 6quinquies D никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, если знак, на который испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране происхождения.

Таким образом, из буквального толкования указанных положений Парижской конвенции следует, что ст. 6quinquies С-1 имеет ограниченное применение, а именно в случае, когда обозначение регистрируется за рубежом, и лишь в случае, когда такое же или незначительно отличное обозначение уже зарегистрировано в стране происхождения в качестве товарного знака.

Существует и другая точка зрения, согласно которой ст. 6quinquies С-1 устанавливает правило, которое может применяться независимо от самой ст. 6quinquies Парижской конвенции, т.е. вне принципа telle quelle.

В частности, известный французский специалист в области законодательства о товарных знаках П. Матели указывает буквально следующее: "Можно ли претендовать на то, что положение параграфа С-1, предусмотренного для оценки конвенционного режима товарного знака "telle quelle", не может быть выдвинуто как правило, применяемое для оценки действительности какого-либо товарного знака? Конечно нет. Это положение само по себе имеет значение принципа и, следовательно, должно иметь всеобщее применение"*(434).

Указанной точки зрения придерживается и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Российской Федерации. В частности, интересно отметить, что еще до вступления в силу соответствующих изменений в Закон о товарных знаках указание на необходимость оценки приобретенной различительной способности заявленных на регистрацию обозначений содержалось в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39. При этом в соответствии с п. 2.1 указанных Рекомендаций отмечалось, что если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему в соответствии со ст. 6quinquies С-1 Парижской конвенции может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Такой же точки зрения относительно возможности автономного применения ст. 6quinquies С-1 Парижской конвенции придерживаются и суды в Российской Федерации при рассмотрении споров, связанных с оценкой охраноспособности товарных знаков.

Так, в деле, в котором рассматривался вопрос о законности предоставления правовой охраны в Российской Федерации обозначению по международной регистрации N 798984, представляющему собой изображение известной конфеты "Рафаэлло", арбитражный суд кассационной инстанции*(435) согласился с тем, что с учетом конвенционного приоритета (11 сентября 2002 г.) международной регистрации N 798984 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в том числе ст. 6quinquies Парижской конвенции. При этом следует отметить, что в рассматриваемом деле не шла речь о регистрации товарного знака на основе принципа telle quelle.

В другом деле Высший Арбитражный Суд РФ при рассмотрении вопроса об охраноспособности товарного знака "Гжелка" по свидетельству N 239000 также сослался на ст. 6quinquies С-1 Парижской конвенции и необходимость учета всех фактических обстоятельств, связанных с применением товарного знака*(436).

Таким образом, представляется возможным говорить о том, что в Российской Федерации положение международного соглашения, изложенное в ст. 6quinquies С-1 Парижской конвенции, применяется как самостоятельное правило (принцип) и может носить независимый от принципа telle quelle характер.

Положение абз. 7 п. 1 ст. 1483 ГК РФ, устанавливающее возможность регистрации приобретших различительную способность обозначений, является предельно общим. Законодатель оставил на усмотрение правоприменителей не только все вопросы, связанные с определением круга субъектов, использующих обозначение, территории такого использования, перечня и объема необходимых доказательств, но также и вопрос об определении даты, на которую обозначение должно приобрести различительную способность.

В целях методического обеспечения экспертизы заявленных обозначений Роспатентом были подготовлены разъяснения относительно применения соответствующего положения о приобретенной различительной способности, которые содержатся в уже упоминавшихся Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений.

Несмотря на то, что указанные методические рекомендации были приняты еще до вступления в силу соответствующих положений п. 1 ст. 6 Закона о товарных знаках и ст. 1483 ГК РФ, очевидно, что содержащиеся в них разъяснения в силу своей практической направленности полностью сохраняют актуальность и в настоящее время.

Так, согласно п. 2.1 указанных Рекомендаций при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также иные сведения.

Кроме того, довольно интересное практическое разъяснение, касающееся вопроса приобретенной различительной способности, содержится в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, утвержденных приказом Роспатента от 30 ноября 2009 г. N 170. Согласно указанным Рекомендациям, в том случае, если заявитель подтвердит, что этикетка, в которой доминируют "описательные" элементы, приобрела различительную способность в результате ее использования до даты подачи заявки, она может быть зарегистрирована в качестве товарного знака с включением этих доминирующих "описательных" элементов в товарный знак как неохраняемых.

Также официальные разъяснения по вопросу приобретения заявленным обозначением различительной способности были даны в информационном письме Роспатента от 29 декабря 2005 г. N 17/18 "О применении критериев оценки наличия приобретенной различительной способности, предусмотренной абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Помимо рекомендаций, названное информационное письмо содержит пояснения относительно оценки характера и способа использования обозначения. В частности, указано, что при оценке, может ли обозначение в результате длительного использования приобрести различительную способность, необходимо учитывать, в какой степени его применение на товаре способно обусловить его восприятие потребителем как обозначения, выполняющего функцию средства индивидуализации конкретного товара определенного изготовителя. Если при применении на товаре обозначение не выполняет основную функцию товарного знака, т.е. не индивидуализирует товар определенного изготовителя, то нет оснований для вывода о приобретении обозначением различительной способности.

Вместе с тем представляется очевидным, что все разъяснения лишь задают общее направление оценки приобретенной различительной способности и, к сожалению, никаким образом не затрагивают значительную часть проблемных вопросов, возникающих при практическом применении соответствующей нормы права. В связи с этим особенное значение для правильного понимания и оценки приобретенной различительной способности имеет анализ уже сложившейся в данной области судебной практики.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются суды при применении положений законодательства, регулирующих приобретенную различительную способность, условно можно разделить на несколько групп, речь о которых пойдет ниже.