Дата, на которую обозначение должно приобрести различительную способность

Как известно, п. 1 ст. 1483 ГК РФ, допускающий регистрацию обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, не содержит указания на дату, к которой указанная различительная способность должна существовать. Действовавший ранее Закон о товарных знаках также не содержал каких-либо указаний на данный счет.

Единственным официальным документом, в котором можно найти указание на дату оценки наличия у обозначения приобретенной различительной способности, являются упоминавшиеся Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений. Согласно п. 2.1 Рекомендаций при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Вместе с тем Рекомендации не являются нормативным документом. И хотя они утверждены приказом Роспатента и являются в определенной степени обязательными к применению экспертами патентного ведомства, заявители и правообладатели товарных знаков руководствоваться данными Рекомендациями не обязаны. В связи с этим на практике заявителями периодически поднимается вопрос о неправомерности отказа патентного ведомства учитывать доказательства использования обозначения в период с даты подачи заявки на товарный знак до даты принятия решения о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Как правило, при этом они ссылаются на то, что использование определенного обозначения для индивидуализации товаров или услуг начинается одновременно с подачей заявки на товарный знак или после такой подачи. А использование для индивидуализации товаров незарегистрированного обозначения таит в себе определенную степень опасности для производителя, поскольку любое иное лицо может подать заявку на регистрацию используемого обозначения. В этом случае будет поставлена под угрозу вся деятельность производителя или ее часть, связанная с выпуском товаров или услуг, маркированных данным обозначением.

Не добавляет ясности в решение вопроса о дате оценки приобретенной различительной способности и обращение к законодательству зарубежных стран. В качестве примера можно привести Первую директиву о сближении законодательства государств-членов о товарных знаках, принятую в Европейском Союзе в 1988 г.*(437), которая в целях гармонизации в странах Европейского Союза законодательства о товарных знаках устанавливает единые критерии охраноспособности товарных знаков.

Так, в п. 3 ст. 3 Директивы содержится общее правило, согласно которому "товарному знаку не отказывают в регистрации или не считают недействительным, если до даты подачи заявки на регистрацию и последующего использования, которое имело место, он приобрел различительный характер". Вместе с тем далее в данном пункте указано, что "любая страна-участница может дополнительно предусмотреть, чтобы это положение применялось также в тех случаях, когда различительный характер был приобретен после даты подачи заявки на регистрацию или после даты регистрации".

Таким образом, в странах Европейского Союза вопрос о дате оценки приобретенной различительной способности однозначно не урегулирован в законодательстве и может разрешаться с применением двух разных подходов.

Оценивая преимущества и недостатки различных подходов к определению даты, на которую обозначение должно приобрести различительную способность, следует отметить, что подход, применяемый российским патентным ведомством, касающийся установления приобретенной различительной способности на дату приоритета товарного знака, хотя и не совсем удобен для бизнеса, но является более обоснованным с точки зрения законодательства о товарных знаках.

В области правовой охраны товарных знаков понятие "приоритет" является ключевым. Именно от приоритета зависит, чьи притязания на обладание исключительным правом на обозначение являются преимущественными. В соответствии со ст. 1483 ГК РФ приоритет товарного знака определяет преимущество исключительного права на товарный знак при столкновении не только с исключительными правами на другие товарные знаки, но также и с авторскими правами, правами на фирменное наименование, коммерческое обозначение.

В связи с этим необходимо заметить, что регистрация изначально неохраноспособных обозначений, приобретших в дальнейшем различительную способность, является исключением из общего правила и представляет собой компромисс между интересами общества в сохранении свободного использования неохраноспособных элементов и интересами заявителя, осуществившего значительные материальные вложения в узнаваемость своего обозначения. До того момента, пока обозначение в результате усилий конкретного производителя не приобретет различительную способность как средство индивидуализации товаров данного производителя, последний не может претендовать на какие-либо преимущественные права на данное обозначение.

Возможность осуществления оценки приобретенной различительной способности с учетом доказательств использования после даты приоритета может привести к парадоксальной ситуации, когда заявитель получит приоритетное право на использование обозначения с определенной даты, в то время как на данную дату обозначение еще не приобрело различительную способность.

Более того, при таком подходе приоритет может получить товарный знак, который приобрел различительную способность позже, чем сходный товарный знак другого производителя, заявка на который, однако, была подана в патентное ведомство раньше.

Представляется, что указанная ситуация недопустима, поскольку нарушает логику системы регистрации товарных знаков, строящуюся на разумном соотношении абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации товарных знаков.

Следует отметить, что в настоящее время судебная практика по делам, в которых рассматривался бы именно спор о дате, к которой обозначение должно приобрести различительную способность, отсутствует. В делах, где рассматривался вопрос о том, приобрело ли заявленное обозначение в результате использования различительную способность, суды указывали на то, что обозначение должно приобрести различительную способность до даты подачи заявки на товарный знак.

В качестве примера можно отметить постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, из которого также следует, что оценка различительной способности, в том числе приобретенной, должна производиться на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака*(438).

В частности, в деле о товарном знаке "Компромат.ru" Суд указал следующее. "Следует учитывать, что требование о наличии у заявленного к регистрации обозначения различительной способности неразрывно связанно с функцией товарного знака: обозначение должно способствовать различению объектов, к которым оно применяется.

Поскольку товарный знак регистрируется в отношении определенных объектов, сгруппированных по классам МКТУ, то наличие различительной способности знака оценивается по отношению к конкретным объектам. Оценка должна производиться на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Следовательно, различительная способность обозначения может иметь два источника: с одной стороны, обозначение может быть различительным само по себе, с другой стороны, может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки объекта, для которого оно используется".

Заслуживает внимания еще один момент, связанный с определением даты, на которую должна проводиться оценка приобретенной различительной способности. Как уже говорилось, в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, принятых российским патентным ведомством, указано, что заявленное обозначение должно приобрести различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Вместе с тем дата подачи заявки не всегда является датой приоритета товарного знака. В соответствии с п. 1 ст. 1495 ГК РФ приоритет товарного знака может быть установлен по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет). Согласно п. 2 ст. 1495 ГК РФ приоритет также может быть установлен по дате начала открытого показа экспоната с помещенным на него товарным знаком на официальной или официально признанной международной выставке (выставочный приоритет).

Закономерно возникает вопрос: какой из дат необходимо руководствоваться при оценке приобретенной различительной способности, если дата подачи заявки и дата приоритета (например, конвенционного) указанной заявки не будут совпадать? Представляется, что с учетом приведенных выше рассуждений предпочтение должно быть отдано установленной дате конвенционного или выставочного приоритета, а не фактической дате подачи заявки, поскольку именно с даты приоритета у правообладателя возникнет преимущественное право на конкретное обозначение по отношению к остальным производителям.

Указанный вопрос, хотя и не был непосредственным предметом судебного спора, но нашел отражение в решении Арбитражного суда г. Москвы по делу, в котором судом оценивалась приобретенная различительная способность товарного знака "А350", заявленного в отношении самолетов и деталей для самолетов. Суд указал, что "все вышеуказанные документы относятся к периоду позднее даты конвенционного приоритета 14.01.05 г. оспариваемого товарного знака по международной регистрации N 885710, в связи с чем не могут быть приняты в качестве доказательств приобретения различительной способности таким товарным знаком"*(439). В приведенном деле суд оценивал приобретение различительной способности товарным знаком именно на дату конвенционного приоритета.

Положение Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений нуждается в небольшом уточнении в части указания даты, до которой обозначение должно приобрести различительную способность. В качестве такой даты должна быть указана именно дата приоритета товарного знака, а не дата подачи заявки на товарный знак, несмотря на то что последняя в большинстве случаев и является датой, по которой устанавливается приоритет товарного знака.

Однако на практике возникает вопрос о правомерности такого подхода при оспаривании уже зарегистрированного товарного знака по тому основанию, что он не обладает различительной способностью. Если правообладатель оспариваемого товарного знака не уверен в успешном разрешении доказывания различительной способности своего товарного знака, для усиления своей позиции он также вправе представить доказательства того, что оспариваемый товарный знак им активно использовался, в результате он дополнительно приобрел различительную способность именно как его средство индивидуализации.

В связи со сказанным возникает вопрос: насколько верен такой подход в указанной ситуации? Особенно это актуально для товарных знаков, зарегистрированных более 10 лет назад. Очевидно, что правообладателю крайне сложно собрать доказательства, подтверждающие обстоятельства десятилетней давности. Кроме того, товарный знак мог за это время неоднократно отчуждаться, что еще более усложняет ситуацию для последнего правообладателя, который заинтересован в сохранении правовой охраны товарного знака. Также возникает вопрос: а правильно ли аннулировать товарный знак по формальным основаниям отсутствия у него различительной способности и при этом полностью проигнорировать многолетнюю историю его существования, значительные средства, которые, возможно, вложил правообладатель в его продвижение на рынке? Ведь в отличие от ситуации, когда знак только заявлен на регистрацию, после выдачи свидетельства правообладатель имел все основания для того, чтобы приступить к его использованию. При этом следует обратить внимание, что ст. 6quinquies С-1 Парижской конвенции указывает на то, что должны учитываться все фактические обстоятельства.

В деле о товарном знаке "Сарова"*(440) суды посчитали, что указанный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой указание на место происхождения товара - г. Саров. Вместе с тем охрана товарного знака была сохранена для части товаров, так как было установлено, что он приобрел различительную способность в результате его использования. При этом суды отклонили доводы с отсылкой на Методические рекомендации Роспатента о том, что приобретенная различительная способность должна устанавливаться на дату приоритета оспариваемого товарного знака, указав, что подобный подход применяется к экспертизе заявленных обозначений.

При рассмотрении споров о действительности правовой охраны уже зарегистрированного знака необходимо учитывать все фактические обстоятельства, в том числе и те, которые имели место после даты его приоритета. В целом подобный подход соответствует практике Европейского Союза, где при оспаривании уже зарегистрированного товарного знака также допускается возможность учесть доказательства его фактического использования как до, так и после подачи заявки на товарный знак.