Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности. Учебное пособие

дерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»235 (далее – Закон о рекламе), ч.2 ст.14 Закона о конкуренции.

На основании п. 2 ст. 5 Закона о рекламе недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождественен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством.

Всоответствии с ч. 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации236 фирменное наименование юридического лица включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Вч.3 ст. 1474 ГК РФ содержится указание на запрет использования юридическим лицом фирменного наименования другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица237.

235Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ. – 2006. – №

12.– Ст. 1232; 2007. – № 30. – Ст. 3807.

236Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст. 5496.

237Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2010г. № 06АП-5693/2010. Доступ из СПС «Гарант: Судебная практика».

151

Вспорном случае сходство фирменных наименований отсутствует, так каждое наименование имеет свое собственное значение «налоговый», «дальневосточный», «центр правовой помощи», и отдельно, в указанных случаях, слово «юрист» не употребляется. При таком использовании «юрист» не является нарушением исключительного права на фирменное наименование, кроме того «юрист» не может быть признано эксклюзивным названием, так как означает вид деятельности, профессию.

Вследующем судебном разбирательстве налицо не только нарушение норм авторского права, но и смешение

вглазах потребителей выпускаемой сторонами спора продукции.

ООО «По арс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО «Кондитерская фабрика «Сладкий мир» (далее – ответчик) о защите исключительного права на произведение, изображающего внешний вид бисквитно-кремового торта «Малика» в котором просило обязать ответчика прекратить нарушение исключительного права истца на данное произведение, выразившееся в незаконном использовании произведения в кондитерских изделиях ответчика при их изготовлении, реализации, рекламе в печати и сети Интернет.

Истец и ответчик, являясь конкурентами, осуществляют свою деятельность на одном рынке товаров. Ответчик при производстве тортов «Ягодка.Ассорти», незаконно использовал произведения дизайна (внешний вид торта «Малика-классика»), исключительное право на использование которого принадлежит истцу, в связи с чем это вводит в заблуждение потребителей по поводу субъекта выпускаемого товара, что противоречит положениям ст.10 bis Парижской конвенции238.

Вдругом споре похожая ситуация привела к противоположному решению.

Всудебном деле между ООО «Алент» (далее – истец) и индивидуальным предпринимателем Герасимовой С.Н. (далее – ответчик) о запрете незаконного использования в

238 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2009 г. № 09АП-13024/2009. Доступ из СПС «Гарант: Судебная практика»

152

гражданском обороте коммерческого обозначения «Адам и Ева», Арбитражный суд Владимирской области отказал в удовлетворении заявленных требований, мотивировав это тем, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт допущения ответчиком недобросовестной конкуренции, а также опасности введения в

заблуждение потребителей.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд пришел к выводу, что наименование «Адам и Ева» не обладает выраженными различительными признаками, не отличается оригинальностью, является устойчивым библейским словосочетанием, широко используемым различными лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами в качестве родоначальников всего человечества. Также истцом не представлены доказательства, подтверждающие факт допущения ответчиком недобросовестной конкуренции, либо получение ответчиком какихлибо преимуществ при осуществлении им предпринимательской деятельности, либо введение в заблуждение потребителей относительно того, кто из сторон оказывает те или иные услуги, продает тот или иной товар. Более того, стороны осуществляют свою предпринимательскую деятельность в различной сфере бытовых услуг239.

Давая оценку эффективности как правовых, так и других средств пресечения нарушений на различные объекты интеллектуальной собственности, необходимо совершенствовать нормы российского законодательства в соответствии с международными нормами.

Вопросы и задания для самоконтроля

1.Как проявляется баланс частных и публичных интересов в международных нормах, направленных на охрану средств индивидуализации?

2.Приведите примеры недобросовестной конкуренции при нарушении прав на средства индивидуализации.

239 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2010 г. № 01АП-763/2010. Доступ из СПС «Гарант: Судебная практика».

153

Литература

1.Внешнеэкономическая деятельность: международное частное право и российское законодательство: сборник нормативных документов / сост. Н.Ю. Ерпылева. – М., 1997.

2.Последствия Соглашения ТРИПС для договоров, административные функции которых выполняет ВОИС. – Женева. WO/INF/127, 1996.

§ 3. Проблемы взаимодействия законодательства и практики при разрешении споров на товарный знак

После принятия четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации охрана товарных знаков вступила в новую фазу своего развития.

Анализ судебной практики в отношении охраны прав на товарный знак имеет как теоретическое, так и практическое значение. Правовые проблемы, возникающие при рассмотрении вопросов охраны товарного знака часто решить сложно, так как возникают пробелы в законодательном регулировании.

Так, например, суды в делах о защите товарных знаков часто используют по аналогии нормы, регулирующие другие объекты интеллектуальной собственности.

Представляется, что такой подход не всегда оправдан. Одной из таких проблем является право преждеполь-

зования.

Право преждепользования – это право предприятия, организации на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения, которое до подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, применило на территории действия данных патентов тождественное изобретение другого субъекта.

В соответствии с п. 1 ст. 1361 ГК РФ, «лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквива-

154

лентными признаками (п. 3 ст. 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования».

Вотношении товарных знаков современным законодательством не предусмотрено право преждепользования.

Однако судебная практика идет по пути применения права преждепользования, согласно которой, если ответчик начал использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, до даты его приоритета, то такое преждепользование не будет нарушать право истца на данный товарный знак.

Показателен следующий пример из практики.

Так, ООО «НПП «МЕТРОМЕД» (далее истец) обратилось с иском в суд к ОАО «ЦКБА» (далее ответчик) за незаконное распространение обозначения «ТОНЗИЛЛОР-М» и «ГИНЕТОН-М» на медицинских аппаратах.

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме судом первой инстанции. Не соглашаясь с решением суда, ОАО «ЦКБА» в апелляционной жалобе просит его отменить, принять по делу новый судебный акт.

Вобосновании своих требований ответчик утверждал, что использовал обозначение «ТОНЗИЛЛОР» и «ГИНЕТОН» задолго до подачи заявки на регистрацию товарных знаков истцом, под этими обозначениями ответчиком были зарегистрированы аппараты ультразвуковые в Государственном реестре до установления приоритета товарных знаков. Аппараты серийно производились ответчиком.

Входе судебного разбирательства установлено, что использование обозначения субъектом предпринимательской деятельности началось и стало известным в обороте до даты приоритета товарного знака, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак и дана ссылка на такую же категорию дел (Постановление Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 №13421/05 по делу № А41-К1-5684/2004, Постановление Президиума ВАС РФ от 30.09.2008 № 7288/08)240.

240 Постановление Восьмого арбитражного суда от 27.01.2011 № 08 АП-8654/2010. Доступ из СПС «Гарант: Судебная практика».

155

Получается, что сложилась определенная судебная практика на наличие права преждепользования на товарный знак. Однако трудно предсказать, какую роль это может сыграть на потребительском рынке.

Товарный знак – это средство индивидуализации юридического лица и физического лица-предпринимателя. Товарный знак – это обозначение, призванное отличать товары одних юридических и физических лицпредпринимателей от однородных товаров других юридических и физических лиц-предпринимателей.

Одно из условий защиты товарного знака является его новизна. Это значит, что товарный знак не должен быть тождественным или сходным с ранее заявленными обозначениями. Новизна товарного знака – это неизвестность его в сравнении с другими знаками того же класса товаров.

Существование на рынке двух сходных до степени смешения товарных знаков, которые принадлежат разным субъектам, будет приводить к заблуждению потребителей. Если это касается одежды, обуви, техники, мебели и т.д., то такое смешение товарных знаков может привести только к ошибке в выборе производителя товара, но при этом на здоровье потребителя выбор не окажет особого значения. Но, а если это касается товаров для здоровья потребителей, лекарственных препаратов, продуктов питания и т.д., то выбор в данном случае может сыграть очень важную роль.

Предлагается на законодательном уровне все-таки решить проблему преждепользования в отношении товарных знаков и знаков обслуживания. Но, чтобы потребители не смешивали похожие обозначения необходимо право преждепользования установить только на определенную группу товаров, которая не будет находиться в группе риска для здоровья граждан.

Другая проблема на рынке товарных знаков – это сосуществование похожих товарных знаков. Критерии оценки на схожесть товарных знаков до степени смешения определены Правилами составления и подачи заявки на регистрацию товарных знаков. Однако бывают случаи, когда

156

эксперты дают оценку, что товарные знаки не имеют схожести. Рассмотрим следующие примеры.

Так, например, конфетные этикетки «КАРА-КУМ золотой» и «Кара-Кум» отличаются по цвету и изображению, словесные обозначения также содержат различия. У потребителя, скорее всего в отношении и тех и других конфет, завернутых в разные этикетки, будет возникать ассоциация с названием «Кара-Кум». То же самое и в отношении обозначений «Красный мак» и «Красный мак полевой». И таких примеров можно привести много не только в отношении конфетных этикеток.

Примеры следующих обозначений как «Налоговый юрист», «Центр правовой помощи юрист», «Дальневосточный юристъ» не вызывает ассоциаций схожести. Эти названия объединяет лишь слово юрист, которое предполагает правовую помощь, консультацию, одного – в определенной области, другой имеет отношение к определенной территории, третий – готов оказать правовую поддержку.

Поэтому при необходимости важно индивидуально подходить к регистрации товарного знака. А, чтобы потребитель в дальнейшем не заблуждался по поводу того или иного знака было бы целесообразно проводить маркетинговое исследование среди населения.

Вопросы и задания для самоконтроля

1.Что такое право преждепользования?

2.Применяется ли право преждепользования к товарным знакам?

3.Назовите условия защиты товарного знака.

Литература

1.Гладкая Е.И., Подъяпольский В.В. Аналитический обзор практики по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2.Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-

157

зации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). – М.: Деловой двор, 2015. – 896 с.

3. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: монография / С.М. Михайлов, Е.А. Моргунова, А.А. Рябов и др.; под общ. ред. Е.А. Моргуновой.

– М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 176 с.

§ 4. Злоупотребление правом при регистрации обозначения в качестве товарного знака

Товарные знаки как средства индивидуализации товаров прочно вошли в нашу жизнь и зачастую определяют выбор потребителем товара. Стоимость товарного знака нередко превышает стоимость иных активов компании, а деловая репутация по сути находит выражение в зарегистрированном обозначении, которое кроме того является еще и гарантией качества производимой продукции. Именно поэтому доверие потребителя к производителю зависит от возможности идентифицировать его товары в гражданском обороте. Однако на практике возникают ситуации, когда однородные товары маркируются сходными до степени смешения товарными знаками, что может приводить к заблуждению относительного истинного производителя товара.

Институту злоупотребления правом посвящена статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. По установленному правилу злоупотребление правом не допускается. Новая редакция указанной статьи в редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ приводит перечень видов таких злоупотреблений. В частности, злоупотребление может выражаться в осуществлении гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также в действии в обход закона с противоправной целью. Злоупотребление правом возможно и при иных заведомо недобросовестных осуществлениях гражданских прав.

Статьей 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» установлен запрет недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исклю-

158

чительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг241.

Всоответствии с пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Вслучае выявления признаков злоупотребления правом правообладателем товарного знака суд, с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

ГК РФ называет в числе оснований для аннулирования регистрации обозначения в качестве товарного знака, содержание в действиях правообладателя по подачи заявки на регистрацию признаков недобросовестной конкуренции. В то время как закон «О защите конкуренции» считает недобросовестными как действия, связанные с приобретением прав на товарный знак, так и непосредственно использование данного средства индивидуализации в гражданском обороте.

Анализ судебной практики показывает, что суды, выясняя наличие признаков недобросовестности поведения правообладателя, выясняют прежде всего цель приобретения права на товарный знак.

Так, в споре о товарном знаке ArctikLine ответчик полагал, что правообладатель незаконно зарегистрировал товарный знак, содержащий словесное обозначение, идентичное тому, которое ответчик начал использовать еще до даты приоритета товарного знака, о чем истец был осве-

241 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции». Первоначальный текст документа опубликован в издании: Российская газета. – 2006. – 27 июля.

159

домлен. Суд сделал вывод об отсутствии доказательств, указывающих на наличие у правообладателя при регистрации товарного знака цели причинения вреда другому хозяйствующему субъекту, а также введения потребителей в заблуждение, путем паразитирования на чужой деловой репутации. По мнению суда, приобретая исключительное право на товарный знак, правообладатель не имел намерения воспользоваться чужой репутацией или узнаваемостью обозначения, регистрируемого в качестве средства индивидуализации своего товара242.

Таким образом, недобросовестной конкуренцией признается факт регистрации товарного знака исключительно с целью паразитирования на чужой деловой репутации, использования доброго имени конкурента для введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара с намерением привлечь как можно больше клиентов за счет известности сходного до степени смешения обозначения конкурента.

Так, Президиум ВАС РФ признал действия гонконгской компании по приобретению исключительного права на товарный знак «AKAI» актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом со ссылкой на статью 10 ГК РФ243. Суть дела состояла в том, что на территории Российской Федерации на имя гонконгской компании «Акай Юниверсал Индастриз Лтд» был зарегистрирован товарный знак «AKAI», принадлежавший японской компании «Акай Электрик Ко, Лтд» и охранявшийся на территории нашей страны до 2001 года. Заявитель в исковом заявлении ссылался на то, что гонконгская компания сознательно в своей деятельности делала отсылки и устанавливала ассоциативные связи с японской компанией, в том числе используя в своей рекламе слоган «Akai – Возвращение легенды», что вызывает у потребителей заблуждение относительно того, что продукция, выпускаемая под брендом AKAI производится под контролем японской ком-

242Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2015 г. № С01915/2015 по делу № А65-25801/2014. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

243Информационное письмо от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 2.

160