Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности. Учебное пособие

зрения, что «Услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» является целью торговых предприятий, не являющихся производителями товаров, включенных в 01–34 классы МКТУ. Любой товар производится с целью предложения его к продаже и продажи потребителю, то есть тем самым производителем уже оказывается услуга по удовлетворению потребности в приобретении какого-либо товара (реализация товара входит в содержание исключительного права на товарный знак, как одно из правомочий правообладателя). Поэтому деятельность торговых предприятий более точно выражает услуга «продвижение товаров (для третьих лиц)».

Такова позиция Роспатента, который не считает исключение услуги, сформулированной как реализация товаров, сокращением объема охраны при указании такой услуги, как продвижение товаров (для третьих лиц).

Однако, скорее всего, Роспатент «лукавит» по следующей причине. В классе 35 МКТУ 8 указано, что к данному классу не относится (далее – цитируется) деятельность предприятий, основной задачей которых является сбыт товаров, т.е. так называемых торговых предприятий. Реализация (продажа) товаров является не чем иным, как сбытом товаров, и экспертиза при регистрации товарных знаков решила не использовать формулировку услуги, терминологически противоречащей ограничениям, предусмотренным МКТУ 8»225. Получается, что так любое использование чужого товарного знака можно подвести к 35 классу МКТУ.

Судом также упоминается, что истец Скурьят Е.В. являлась в апреле 2009г., когда было зарегистрировано ООО

«Мотом-Кард», участником общества. Но не упоминалось, что именно во время такого участия и были зарегистрированы вышеперечисленные товарные знаки. Не потому ли обществом «Мотом-Кард» не оспаривается приоритет фирменного наименования, так как название это было придумано ее участницей, предпринимателем Скурьят Е.В.

225 Джермакян В.Ю. 200 Вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

141

Вданном деле одним из приоритетных оснований, всетаки, является неисполнение ответчиком условий договора. Получается, что это обстоятельство судом было упомянуто, но не рассмотрено. Все решение суда было сконцентрировано на классах МКТУ, которые использует ответчик, при чем здесь эти рассуждения, когда у ответчика нет зарегистрированных товарных знаков.

Такое поведение ответчика подпадает под действия недобросовестной конкуренции.

Вслучаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, так и в соответствии с антимонопольным законодательством (п. 7 ст.1252 ГК РФ).

Всоответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»226 недобросовестная конкуренция – это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

При рассмотрении следующего этапа этого интересного дела в Суде по интеллектуальным правам были учтены все вышеизложенные обстоятельства.

Следующее дело А40-64429/2013227 было рассмотрено

вСуде по интеллектуальным правам по кассационной жалобе Негосударственного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Московский лицей

226Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. – 2006. – № 31(ч. I). – Ст. 3434.

227Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 марта 2014 г. по делу № А40-64429/2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

142

«Ступени»» (далее – Московский лицей) к частному образовательному учреждению «Частная общеобразовательная школа «Ступени»» (далее – Частная школа). Спорное обозначение «Ступени» два образовательных учреждения использовали в своей деятельности около двадцати лет.

До принятия четвертой части эти обозначения именовались фирменными наименованиями и к ним применялись нормы Положения «О фирме» 1927 г. После вступления в силу в 2008 г. четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации фирменные наименования стали индивидуализировать коммерческие организации. У некоммерческих организаций остались свои наименования, которые в соответствии с законодательством по интеллектуальной собственности, к средствам индивидуализации не относятся. Но тем не менее некоммерческая организация имеет право использования такого наименования, не являющегося результатом интеллектуальной деятельности на основании п. 1.1 ст. 4 ФЗ-7 «О некоммерческих организациях» 1996 г. (некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования).

Московский лицей «Ступени» является правообладателем комбинированного товарного знака «Московский лицей «Ступени»» по свидетельству Российской Федерации № 469193 с приоритетом от 18.05.2011 в отношении товаров и услуг 16, 25, 41 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Словесные элементы «Московский лицей» являются неохраняемыми.

Московский лицей в своем исковом заявлении просил запретить Частной школе использовать охраняемый элемент товарного знака «Ступени» и исключить этот элемент из рекламы и документации. В обосновании исковых требований было заявлено, что Частная школа использует для индивидуализации образовательных услуг словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Московского лицея.

143

Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что Частная школа зарегистрирована в качестве образовательного учреждения с наименованием, включающим слово «Ступени», 11.09.1995 (первая редакция учредительных документов зарегистрирована 22.11.1993); названная некоммерческая организация, осуществляющая платную образовательную деятельность более 20 лет, приобрела исключительное право на коммерческое обозначение со словесным элементом «Ступени» (п. 1 ст. 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 64 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»); действия истца Московского лицея по регистрации и использованию товарного знака имеют признаки злоупотребления правом и не подлежат судебной защите в силу ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции полагает, что суды первой и апелляционной инстанции пришли к правильному выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований, а все доводы, изложенные в кассационной жалобе, являются необоснованными.

Таким образом, Частная школа – ответчик осуществляла непрерывно в течение длительного периода времени до регистрации истцом товарного знака и осуществляет в настоящее время деятельность в области платных образовательных услуг с использованием индивидуализирующего обозначения, включающего словесный элемент «Ступени», и приобрела известность на определенной территории; уставом ответчика предусмотрено его право на осуществление деятельности с извлечением дохода.

При указанных обстоятельствах ответчик приобрел исключительное право на коммерческое обозначение, включающее спорный словесный элемент на определенной территории.

144

Если сравнивать это дело с предыдущим, можно сделать вывод, что важным для субъектов права является правильно определить охраняемые элементы обозначений и правильно оформить исключительное право, чтобы не возникало судебных споров.

В этом смысле выводы судов также не всегда являются убедительными. Особенно, это видно из следующего дела № А40-138017/13 Арбитражного суда г. Москвы, аналогичного делу со словесным обозначением «Ступени».

Истец латвийская компания ООО «телевизионный канал Про100ТВ» подала иск, главным обоснованием которого было незаконное использование коммерческого обозначения «Мультимания», к нескольким ответчикам, одним из которых является российская компания ООО «Киномания Тв».

У истца право на обозначение возникло в 2006 г. Истец пытался доказать в данном судебном деле, что он обладает исключительным правом на коммерческое обозначение, а ответчики используют в своей деятельности это обозначение без разрешения правообладателя (истца). Однако суд в своем решении сделал акцент на создание обозначения до введения в действие четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. И таким образом, в соответствии с судебным решением, у правообладателя до введения четвертой части не могло возникнуть право на несуществующий объект интеллектуальной собственности, коммерческое обозначение, в связи, с чем суд обосновал применение Закона Российской Федерации от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

Таким образом, если сравнить два последних дела, то в первом случае суд признал право на коммерческое обозначение, возникшее также до введения в действие четвертой части, а во втором деле суд, наоборот уклонился от такой позиции, посчитав необходимым получить доказательства об авторских правах на созданное обозначение правообладателем ООО «телевизионный канал Про100ТВ».

145

Моментом введения коммерческого обозначения в оборот считается первый факт использования этого средства индивидуализации в коммерческой деятельности. Проблемой является определение первого факта использования коммерческого обозначения: будет ли считаться началом введения в оборот – первое использование вывески на предприятии, заказ визиток, так как это может не совпадать с началом, например, выпуска продукции предприятия. Не отвечает на этот вопрос ч. 3 п. 64 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, в соответствии с которым судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия228.

В литературе предложено считать, что для возникновения исключительного права на коммерческое обозначение должно быть выполнено одно из следующих условий: употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации предприятия стало известным в пределах определенной территории. Автор полагает, что ст. 1539 ГК РФ указывает на известность употребления коммерческого обозначения в отношении предприятия, а не известность самого обозначения229.

Если рассматривать коммерческое обозначение в отношении телевизионного канала, как в нашем случае, то оно индивидуализирует предприятие со всем специальным оборудованием, без которого канал не может существовать, как юридическое лицо.

Фирменные наименования и коммерческие обозначения являются похожими средствами индивидуализации. В этом смысле «фирменное наименование индивидуали-

228Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда от 26.03.2009г. №5/29.П.58.2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

229Калятин В.О. Комментарий главы 76 части четвертой Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. – 2008. – № 4. – С. 7.

146

зирует юридические лица, а коммерческое обозначение – предприятие, принадлежащее юридическим лицам»230.

Все это тесно связано с защитой интеллектуальных прав, которая направлена на обеспечение эффективного планирования и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности231.

Вопросы и задания для самоконтроля

1.Назовите признаки товарного знака.

2.Каков порядок регистрации товарных знаков?

3.Кто являются субъектами прав на фирменное наименование?

4.В чем разница между товарным знаком и коммерческих обозначением?

Литература

1.Джермакян В.Ю. 200 Вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2.Еременко В.И. Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

3.Калятин В.О. Комментарий главы 76 части четвертой Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. – 2008. – № 4.

4.Харитонова Ю.С. О классификации отношений, в предмет которых входит управленческая деятельность по гражданскому законодательству РФ // ЭПОС. – 2009. – № 3.

5.Харитонова Ю.С. К вопросу о содержании корпоративного управления в частном праве // ЭПОС. – 2014. – № 2 (58).

230Еременко В.И. Правовое регулирование коммерческих обозначений в соответствии с частью четвертой ГК РФ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

231Харитонова Ю.С. О классификации отношений, в предмет которых входит управленческая деятельность по гражданскому законодательству РФ // ЭПОС. – 2009. – № 3. – С. 84.

147

§ 2. Недобросовестная конкуренция и средства индивидуализации в праве интеллектуальной собственности

Недобросовестной конкуренцией является противоречащий обычаям делового оборота в промышленности, в предпринимательских и торговых делах всякий акт конкуренции.

Вп. 2 ст. 1 Парижской конвенции 1883 г. «Об охране промышленной собственности»232 объектом охраны промышленной собственности является пресечение недобросовестной конкуренции.

Всоответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»233 недобросовестная конкуренция – это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Положения Закона о конкуренции уделяют значение не как таковым интеллектуальным правам, а осуществлению и защите прав на интеллектуальную собственность.

Нормы Закона о конкуренции во многом не соответствуют нормам Соглашения ТРИПС.

Антимонопольные органы осуществляют защиту интеллектуальной собственности путем пресечения недобросовестной конкуренции.

Вотличие от российского законодательства, где пресечение недобросовестной конкуренции относится к нормам антимонопольного регулирования, в Парижской конвенции оно включено в понятие промышленной собственности, как особый объект прав.

232Внешнеэкономическая деятельность: международное частное право и российское законодательство: сборник нормативных документов / сост. Н.Ю. Ерпылева. – М., 1997. – С. 423.

233Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. – 2006. – № 31(ч. I). – Ст. 3434.

148

Соглашение о торговых аспектах интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 г.234 развивает положения ст. 10-bis Парижской конвенции и устанавливает нормы для борьбы с недобросовестной конкуренцией.

Развивая положения Парижской конвенции и в отличие от нее, в Соглашении ТРИПС рассматриваются те вопросы, которые не были охвачены ранее.

Соглашение ТРИПС затрагивает такие важные аспекты как разработка правил, содействующих развитию международной торговли товарами и услугами, содержащими интеллектуальную собственность, а также борьбу с их контрафакцией. Особенностью Соглашения ТРИПС является то, что оно предусматривает два основополагающих принципа: принцип национального режима, известный ранее и установленный другими конвенциями, регулирующими интеллектуальную собственность и принцип режима наибольшего благоприятствования, имеющий значение для развития торговых отношений. Режим наибольшего благоприятствования означает, что в случае установления любой страной-членом ВТО в отношении охраны интеллектуальной собственности на своей территории любой льготы, преимущества, привилегии или иммунитета, предоставляемых этой страной гражданам любой другой страны, эти улучшения предоставляются гражданам всех других стран-членов.

Соглашение ТРИПС в большей степени, чем другие конвенции содержит процессуальные механизмы пресечения недобросовестной конкуренции в праве интеллектуальной собственности.

Нормы Закона о конкуренции очень часто не соответствуют нормам Соглашения ТРИПС. Необходимо в Законе о конкуренции четко указать все методы пресечения актов недобросовестной конкуренции в праве интеллектуальной собственности и установить эффективные методы борьбы и ответственности.

Отнесение пресечения недобросовестной конкуренции в Парижской конвенции к объекту промышленной соб-

234 Последствия Соглашения ТРИПС для договоров, административные функции которых выполняет ВОИС. Женева. WO/INF/127, 1996.

149

ственности является спорным и некорректным. Так пресечение недобросовестной конкуренции – это право на защиту от недобросовестных действий конкурента. Это право, как право на другие объекты интеллектуальной собственности, не носит такого исключительного характера, этим правом наделены не только правообладатели, но и антимонопольные, таможенные органы, другие лицапотребители, если введены в заблуждение в отношении качества товара.

В нашем законодательстве актом недобросовестной конкуренции являются следующие виды, наиболее часто встречающиеся на практике:

–нарушение имущественных прав правообладателей на разные объекты интеллектуальной собственности;

–выпуск контрафакта;

–нанесение вреда деловой репутации предпринимателя;

–нарушение на приобретение и использование лицами исключительных прав на такие средства индивидуализации, как товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения.

Полномочия государственных органов позволяют им расследовать факты нарушения в сфере законодательства по интеллектуальной собственности, возбуждать и рассматривать дела этой категории, пресекать нарушения и привлекать нарушителей к ответственности.

Но как показывает судебная практика, судебный способ защиты прав в сфере интеллектуальной собственности является самым действенным и эффективным, так как в достаточной степени обеспечивает возможность возмещения убытков, предусматривает жесткие сроки устранения нарушений.

Так показательны следующие примеры из судебной практики.

ООО «Юристь» обратилось в антимонопольный орган с требованием о привлечении к ответственности хозяйствующих субъектов: ООО «Налоговый юрист», ООО «Дальневосточный юристь», ООО «Ваш юрист», ООО «Центр правовой помощи «юрист» в связи с нарушением п. 2 ст. 5 Фе-

150