Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід

Н. МИРОНЕНКО

доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, начальник відділу науково-правових експертиз Київського регіонального центру НАПрН України

Відповідно до ст. 54 Конституції України громадянам гаран­тується свобода літературної, художньої, наукової й технічної твор­чості, захист інтелектуальної влас­ності, їхніх авторських прав, мораль­них і матеріальних інтересів, які вини­кають у зв'язку з різними видами інте­лектуальної діяльності. Реальність зазначених конституційних положень визначається наявністю відповідного національного законодавства, що ре­гулює суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності, у тому числі й її захист.

Система захисту прав на торговель­ну марку є одним із найбільш важли­вих стратегічних активів будь-якої держави, тому що створює реальні пе­редумови для успішного економічного розвитку країни, розширення міжна­родних торгово-економічних відно­син, використання інтелектуального потенціалу в інноваційному процесі.

Під захистом прав і законних інте­ресів суб'єктів інтелектуальної влас­ності слід розуміти передбачені зако­ном заходи, спрямовані на їх визнання й відновлення, припинення їхнього порушення, застосування до правопо-© Н. Мироненко, 2011 рушників заходів юридичної відпо­відальності.

Захист прав і законних інтересів суб'єктів інтелектуальної власності реалізується через механізм захисту, що є системою форм, способів і засобів діяльності відповідних юрисдикцій-них органів і зацікавлених осіб, спря­мованою на захист прав і інтересів суб'єктів інтелектуальної власності.

У цій статті не видається можли­вим розглянути в комплексі механізм захисту права інтелектуальної влас­ності на торговельну марку, у зв'язку з цим будуть розглянуті найбільш істотні, на думку автора, питання в ме­жах порушеної проблеми.

Найбільш істотною складовою ме­ханізму захисту, що знаходить своє відповідне закріплення в нормах національного законодавства, є спосо­би захисту інтелектуальної власності. Це комплекс заходів, які здійснюють самостійно (добровільно) порушники або примусово державні органи, спря­мовані на припинення порушення або відновлення (визнання) порушених суб'єктивних прав.

Відповідно до законодавства Ук­раїни власники виключних прав на

зо

ПРАВО УКРАЇНИ • 2011 -№3>

об'єкти права інтелектуальної влас­ності вправі звернутися до суду за за­хистом і вимагати від суду постанов­ления рішення про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збере­ження відповідних доказів; 2) зупи­нення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням пра­ва інтелектуальної власності; 3) вилу­чення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивіль­ний оборот з порушенням права інте­лектуальної власності; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та зна­рядь, які використовувалися переваж­но для виготовлення товарів з пору­шенням права інтелектуальної влас­ності; 5) застосування разового грошо­вого стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної влас­ності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що ма­ють істотне значення; 6) опублікуван­ня в засобах масової інформації відо­мостей про порушення права інтелек­туальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Всі спеціальні закони у сфері інте­лектуальної власності містять норму, що передбачає можливість застосу­вання інших, передбачених законодав­чими актами, заходів, пов'язаних із за­хистом їхніх прав. Водночас цю норму слід розуміти насамперед як відсилан­ня до ст. 16 ЦК України, яка містить перелічення різних способів захисту цивільних прав, які не передбачені в спеціальному законодавстві, але ма­ють застосовуватися при порушенні виключних прав. Серед них: 1) ви­знання угоди недійсною; 2) прису­дження до виконання обов'язку в на­турі; 3) припинення або зміна пра­вовідносин; 4) визнання незаконними рішення, дії або бездіяльність органів державної влади й органів місцевого самоврядування, їх посадових і служ­бових осіб; 5) відновлення положення, що існувало до порушення.

Крім цього, спеціальне законодав­ство конкретизує способи захисту права на окремі об'єкти права інтелек­туальної власності, які враховують їхню специфіку. Так, відповідно до ст. 20 Закону України «Про захист прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має право вимагати припи­нення правопорушення й відшкоду­вання збитків, заподіяних таким пра­вопорушенням. Власник свідоцтва мо­же також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використа­ного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зобра­жень знака чи позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Висуваючи одне або кілька вимог, передбачених законодавством Украї­ни перед судом, власник майнових, у тому числі й виключних прав, повинен довести в судовому засіданні цілу низку фактів, що мають матеріально-правове значення, які становлять предмет доведення. За цією катего­рією справ такими фактами є: 1) на­лежність права інтелектуальної влас­ності позивачеві; 2) юридичні факти, згідно з якими право інтелектуальної власності поширюється на об'єкти, які є предметом спору; 3) факт порушен­ня майнових прав; 4) розмір доходів, неправомірно отриманих порушни­ком.

Доведення в судовому засіданні цих фактів дає правовласникові право вимагати застосування згаданих вище способів захисту.

Найбільші труднощі має доведення факту порушення майнових прав власника свідоцтва на торговельну марку й розмір доходів, неправомірно отриманих порушником.

Важливість і одночасно складність установлення факту порушення прав на торговельну марку пояснюється, по-перше, досить великою кількістю видів порушень таких прав і, по-друге, наявністю проміжних фактів, що підлягають доведенню.

Складність полягає ще й у тому, що закон не дає вичерпного переліку дій, які варто кваліфікувати як порушення права на торговельну марку.

Проте, спираючись на букву й дух законів, що стосуються прав власника свідоцтва на торговельну марку, мож­на запропонувати такий перелік пору­шень такого права.

Зокрема, неправомірними варто визнати такі дії:

нанесення знаку на будь-який товар, для якого цей знак не зареєст­ровано;

зберігання товару з нанесеним на нього знаком, для якого знак не за­реєстрований, з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезен­ня) та експорт (вивезення);

• застосування його під час про­понування та надання будь-якої по­слуги, для якої знак не зареєстровано;

• застосування його в діловій до­кументації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іме­нах особою, яка не є власником сві­доцтва на цей знак або яка не має від­повідного дозволу на його викорис­тання;

використання зареєстрованого знаку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг особою, яка не є влас­ником свідоцтва на знак або не набула цього права за договором;

• використання зареєстрованого знаку стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

• використання позначення, схо­жого із зареєстрованим знаком, сто­совно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого викори­стання ці позначення й знак можна сплутати;

використання позначення, схо­жого із зареєстрованим знаком, сто­совно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслі­док такого використання можна ввес­ти в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позна-1 чення й знак можна сплутати;

• передача права власності на знак, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару й послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

При визначенні правопорушень стосовно прав на торговельну марку варто враховувати, що майнові права на знак можуть передаватися за дого­вором. Якщо між правовласником і передбачуваним порушником укладе­ний договір, його виконання може бу­ти пов'язане з порушенням способу, обсягу й порядку використання торго­вельної марки. За наявності договору між власником свідоцтва й передбачу­ваним порушником можливий додат­ковий перелік порушень прав на тор­говельну марку: використання прав, не переданих за договором; нецільове використання торговельної марки; перевищення строку використання торговельної марки.

Що стосується спеціальних умов застосування цивільно-правових санк­цій за порушення права інтелектуаль­ної власності, то вони встановлюються цивільним процесуальним законодав­ством. До них, зокрема, належать:

цивільно-процесуальна правоздат­ність і дієздатність; строк позовної давності, що обчислюється від дня, ко­ли суб'єкт права інтелектуальної влас­ності довідався або повинен був довідатися про порушення свого пра­ва, й становить три роки; позов як про­цесуальний засіб порушення цивіль­ної справи в суді про захист права інтелектуальної власності. Останній заявляється відповідно до загальних правил підсудності за місцем прожи­вання відповідача або за місцем пере­бування органу чи майна юридичної особи. Ця категорія справ має свої особливості — позовна заява може подаватися за місцем проживання по­зивача.

Багато країн світу в національному законодавстві передбачають спеціаль­ні засоби захисту від порушень у сфері інтелектуальної власності й встанов­люють перелік порушень, вчинення яких спричиняє притягнення винного до відповідальності, а також передба­чають умови, за яких настає відпо­відальність. Найчастіше такими умо­вами є форма вини й наявність корис­ливої мети. Так, Закон Франції про торговельні знаки в якості основних видів порушень встановлює: контра­факцію — відтворення чужого знака, зареєстрованого для тотожних або подібних товарів і послуг (для настан­ня як цивільної, так і кримінальної відповідальності не потрібне доведен­ня провини контрафактора, досить са­мого факту його здійснення); облудну імітацію — приблизне відтворення чу­жого знака, здатного викликати небез­пеку змішання між оригінальним і імітованим знаком (відповідальність настає за наявності провини у формі умислу); використання товарних знаків без дозволу зацікавлених осіб і використання імітованих знаків (від­повідальність настає за наявності ко­мерщиної мети у правопорушника, тобто мети отримання прибутку); об­лудне маркування — використання не-управомоченою особою в комерційних цілях справжнього, оригінального зна­ка іншої особи для позначення ним своїх товарів і послуг (цивільна відповідальність настає незалежно від провини, для настання кримінальної відповідальності необхідно встанови­ти недобросовісність правопорушни­ка); підміна товарів або послуг — по­ставка товарів або пропозиція послуг інших, ніж ті, які були замовлені під зареєстрованим товарним знаком (умовою настання відповідальності є наявність провини у формі умислу); зберігання, продаж і поставка — неза­конне зберігання контрафактних, шляхом обману маркірованих і іміто­ваних знаків, а також продаж, введен­ня в оборот, поставку або пропозицію до поставки товарів чи послуг, які по­значені відповідними знаками (від­повідальність настає за наявності в діях потерпілого комерційної мети й провини у формі умислу).

Якщо порівняти рівень розробки правової регламентації юридичної відповідальності за порушення у сфері використання торговельних марок у законодавстві України та в законо­давстві Франції, то очевидним стає факт про необхідність більш детальної розробки інституту юридичної від­повідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності в національному законодавстві. Причо­му таке вдосконалювання має ґрунту­ватися на глибокій концептуальній розробці цієї проблеми, включаючи й понятійний апарат, і більш детальне закріплення в нормах права характе­ристики об'єктивної сторони правопо­рушень. Це необхідно задля уникнен­ня невиправдано широкого або, навпа­ки, буквального тлумачення правових

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2011-№3-3—11-278

норм, що передбачають конкретні види правопорушень у процесі іх за­стосування, й тим самим — зведення до мінімуму свободи розсуду, підви­щивши рівень гарантованості захисту від необгрунтованого застосування за­ходів державного примусу.

Однією з особливостей цієї кате­горії справ є відносна простота прихо­вання доказів про вчинене правопору­шення. Через це з метою поліпшення засобів правового захисту права інте­лектуальної власності національне за­конодавство багатьох країн світу, відповідно до розділу 3 ч. З Угоди про торговельні аспекти права інтелекту­альної власності, передбачає тимча­сові заходи, спрямовані на запобігання порушень будь-якого права інтелекту­альної власності та збереження від­повідних доказів стосовно інкриміно­ваного правопорушення.

Першою розробкою в галузі забез­печення попередніх засобів боротьби проти піратства, як відомо, є ордер Ан­тона Піллира, названий так за преце­дентом його першого застосування Апеляційним судом Англії. Цей ордер видається судом і дозволяє інспекту­вати організації й установи, що могли вчинити дії, спрямовані проти закон­них прав та інтересів авторів. Існують дві гарантії, що забезпечують недопу­щення зловживань при видачі ордера: по-перше, він видається тільки в тому випадку, коли без нього обійтися не­можливо; по-друге, він не повинен по­рушувати законні інтереси й права відповідача (наприклад при виконанні ордера може бути присутнім адвокат відповідача).

Національне законодавство Вели­кої Британії та Індії встановлює пра­вило, відповідно до якого безневинна третя сторона, яка втягнута в неза­конні дії іншої сторони, зобов'язана надати позивачу всі дані, що є в її роз­порядженні, які можуть мати відно­шення до розгляду справи між позива­чем і відповідачем. Це правило особ­ливо стає корисним при встановленні осіб, які ввозять у країну незаконну продукцію, а також для виявлення ме­режі дилерів, які розповсюджують контрафактну продукцію.

З метою зменшення тимчасових за­тримок, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності, у деяких країнах передбачається можливість застосування проміжних судових забо­рон або тимчасових заходів. Суть їх полягає в тому, що позивач повинен лише довести, що існує серйозне при­пущення порушення його права, яке вимагає судового вивчення.

Особливий інтерес щодо застосу­вання попередніх процедур має про­цедура, розроблена у Франції та назва­на «Баізіе-СопІга/асоп» (франц. — по­шук), що застосовується при пору­шенні прав. Хоча термін «5яше» іноді перекладається як «арешт», однак при застосуванні цієї процедури порушник продовжує свою діяльність.

У Франції можна одержати ордер на «Заізіе-СоМга/асоп» на будь-який вид інтелектуальної власності (крім топографії мікросхем).

Заявником може бути ліцензіат (за умови якщо він володіє тільки ви­ключною ліцензією), патентоволоді-лець, або власник свідоцтва. Причому ліцензіат може ініціювати застосуван­ня цієї процедури з дотриманням таких умов: спочатку звертається до патентоволодільця із проханням пода­ти заяву про одержання ордера на «Заізіе- Сопіїа/асоп», якщо той відмов­ляється ініціювати процес, ліцензіат від свого імені подає відповідну заяву до суду про одержання зазначеного ордера.

Правовою підставою для призна­чення й проведення цієї процедури є

ст. Ы 615^і Кодексу Франції про інте­лектуальну власність. Голова місцево­го суду на прохання заявника ухвалює рішення щодо видачі ордера на «Заівіе-Сопіга/асоп» негайно. Проект рішення суду готує адвокат заявника, який потім набуває процесуального статусу позивача.

Разом із заявою до суду зацікавле­на особа подає правовстановлюючий документ і виписку з реєстру, чим до­водиться, що охоронний документ дійсний, тобто здійснювалася своєчас­на підтримка охоронного документа й строк охоронного документа не минув, і що охоронний документ не проданий (на відміну від України, охоронний до­кумент на об'єкт права інтелектуаль­ної власності у Франції є цінним папе­ром і може бути предметом угод, у той час як за національним законодавст­вом предметом угоди можуть бути права на використання й інші майнові права правовласника). Для прийняття судом рішення про видачу ордера зацікавленій стороні досить заявити, що вона зайнята збором доказів, пред­ставляти самі докази в суді необов'яз­ково.

Суд може прийняти рішення про обмеження кількості учасників за про­цедурою «Баізіе-СопІга/асоп», а також може зажадати від позивача внесення застави для забезпечення можливого збитку. Зазвичай застава вноситься у випадку, коли бізнес заявника/пози­вача пов'язаний з корисною моделлю та перебуває за кордоном. Виконання зазначених умов є підставою для ви­дачі ордера.

Центральною стадією процедури є її виконання. Рішення суду вико­нується судовим приставом. У спра­вах по патентах разом із приставом у виконанні процедури може брати участь технічний експерт, що допома­гає описати винахід і провести про­цедуру. На стадії виконання процеду­ри «Saisie-Contrafacon» закон допус­кає участь і інших осіб, наприклад фо­тографа, бухгалтера, фахівця з ком­п'ютерних технологій.

У Парижі ЗО судових приставів, яких можна залучати для здійснення процедури «Saisie-Contra/асоп». Іноді судовий пристав приходить із полі­цейським — для усунення протидії порушника. Кількість поліцейських залежить від складності справи. У здійсненні цієї процедури може бра­ти участь експерт — незалежна особа, за винятком випадків, коли треба де­монструвати пристрій (наприклад увімкнути пристрій). Існує категорич­на заборона на участь у процедурі «Saisie-Contrafacon» працівників заяв­ника/позивача.

За допомогою застосування про­цедури «Saisie-Contrafacon» можна ви­лучити зразки продукції (до 10 зразків для хімічних аналізів); можна здійсни­ти фото- і відеозйомку, одержати копії креслень, документів, інструкцій з ви­користання й виробництва виробу; здійснити огляд. Ця процедура вико­нує як мінімум дві функції: подальше запобігання правопорушенням і збір доказів у справі.

Важливе завдання, що підлягає вирішенню, полягає у забезпеченні конфіденційності інформації, що ста­ла відома у процесі здійснення про­цедури «Saisie-Contra/асоп». Забезпе­чення балансу інтересів позивача й відповідача, коли останній порушує питання про конфіденційність, на практиці досягається у такий спосіб: усі документи, що містять таку інфор­мацію й мають відношення до предме­та суперечки, опечатуються й переда­ються до суду. Суд сам визначає, які документи, у тому числі й конфі­денційні, є доказами порушення прав позивача й ухвалює рішення щодо пе-

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2011 • № 3 • 3«

редання їх позивачеві. Якщо позивач зловживатиме конфіденційною ін­формацією, відповідач може притяг­нути його до відповідальності. Якщо у процесі здійснення процедури питан­ня про конфіденційність не розгляда­лося, документи (докази) прямо пере­даються позивачеві.

Застосувати цю процедуру можли­во й до іноземного охоронного доку­мента, наприклад, така практика існує в Бельгії та у Франції стосовно інозем­них патентів. Правовою підставою та­кого застосування є Брюссельська конвенція й цивільна процедура у Франції (про недобросовісну конку­ренцію). На практиці неоднозначно вирішується питання про можливість застосування доказів, які були отри­мані у процесі процедури «5аше-СоМга/асоп» у виробництві у справах в іноземних судах. Як правило, таке застосування ґрунтується на дотри­манні принципу конфіденційності.

Після проведення процедури «Заізіе-СоШга/асоп» позивач протя­гом 15 днів повинен подати позов до суду. Якщо позов не подається, то ре­зультати «5аІ5Іе-Сопіга/асоп» визна­ються недійсними. Залежно від об'єкта права інтелектуальної влас­ності результати можуть визнаватися лише частково недійсними.

Відповідач може подати апеляцію проти застосування процедури «БаІзіе-Сопіга/асоп». При цьому мож­на оспорити: 1) ордер на проведення «Баїзіе-СопІга/асоп»; 2) масштаб «Баїзіе-СонЬга/асоп» (стосується кіль­кості вилучених об'єктів); 3) саму про­цедуру «Заічіе-Сопіїа/асоп» (напри­клад чи неналежна особа брала участь у «Заізіе-Сопіга/асоп»).

Вартість проведення процедури «Заізіе-Сопіїа/асоп» залежить від об'єкта права інтелектуальної власності, наприклад, процедура щодо товарних знаків у середньому коштує 5 000 фран­ків; порушення патентів у хімічній про­мисловості — ЗО 000 франків. У вартість процедури входять усі витрати, по­в'язані з роботою фотографа, експерта, участь пристава тощо.

Наведені проміжні судові заборони як засоби впливу на порушника мають спеціальний суб'єкт і об'єкт та за­стосовуються як адміністративна про­цедура, або містяться в цивільних процесуальних кодексах у розділах за­безпечення доказів або забезпечення позову та зазвичай не є самостійною структурною частиною ЦПК.

З метою гармонізації національно­го законодавства з міжнародним, зо­крема Угоди TRIPS, законодавство Ук­раїни було доповнено спеціальним інститутом цивільно-процесуального права. Так, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пра­вової охорони інтелектуальної влас­ності» від 22 травня 2003 p. № 850-IV ЦПК України від 18 липня 1963 р. було доповнено главою 4-а «Запо­біжні заходи».

Проте аналіз правового регулюван­ня запобіжних заходів у процесуаль­ному законодавстві України дає підстави стверджувати, що спроба ви­конати вимоги Угоди TRIPS не є вда­лою. Крім того, негативна практика застосування запобіжних заходів як загального інституту процесуального права призвела до того, що в новому ЦПК України положення про тимча­сові заходи відсутні, у той час як їх на явність має об'єктивну необхідність, про що свідчить статистика правопо­рушень, скоєних на території держави

Не менш гостро стоїть проблема збору доказів при трансфері продукції з-за кордону, що містить об'єкти інте­лектуальної власності. Ця проблема є актуальною не лише для України. Вії

піратства та контрафакції страждають усі країни світу. Наприклад, у Європі за рахунок підробок щороку втра­чається 75 тисяч робочих місць. Збит­ки Німеччини від підробок щорічно становлять близько 39 млн євро, пере­важна частина з них — текстильні вироби та побутова техніка. Відома компанія «Philips» щороку втрачає близько 3 млрд доларів від підробок. Від піратства та контрафакції несуть збитки всі: держава — недоотримує відповідні кошти від сплати податків; творці об'єктів інтелектуальної влас­ності не отримують відповідних про­центів від використання їх творчих ре­зультатів; виробники оригінальної продукції, прибуток яких змен­шується, а ділова репутація зазнає шкоди від виробництва неякісної про­дукції, яка реалізується з використан­ням їх торгової марки або іншого по­значення, що їм належить; самі спожи­вачі, оскільки купують під виглядом оригінального товару підробку. Цілком зрозуміло, що всі країни світу і на рівні національного законодавст­ва, і на рівні міжнародних актів шука­ють більш досконалі механізми, які б протидіяли виготовленню та розпов­сюдженню підробок. Вивчення цього досвіду та запозичення його з метою удосконалення законодавства України та гармонізації його з міжнародно-правовими актами є одним з актуаль­них напрямів як наукового пошуку, так і практичної нормотворчості.

У зв'язку з цим з точки зору запози­чення цікавим є досвід Німеччини що­до застосування митних процедур при трансфері продукції та технологій. Відповідно до Європейської постано­ви 3295/94, яка є вихідним докумен­том для митників європейських мит­ниць, митне провадження пору­шується за заявою власника охорон­ного документа або його представни-

• ПРАВО УКРАЇНИ -2011- № 3-

ка. Для порушення провадження до­статньо підозри правовласника, що його права можуть бути порушені у зв'язку з ввезенням на територію країни відповідного товару. Після от­римання заяви про порушення митно­го провадження всі митниці країни інформуються про відповідний пі­дозрілий товар. У процесі митного провадження відбувається тісна спів­праця митників та заінтересованої особи. Зокрема, правовласник зобо­в'язаний надати митниці інформацію щодо шифру товару, а також право-встановлюючі документи. Заявник по­винен сплатити мито за порушення митного провадження в розмірі 200 євро. У свою чергу, митники за наявності підозри можуть затримати товар від 10 до 20 днів. Підставою для затримання можуть бути рішення су­ду (тимчасові заборони), а в таких країнах, як Австрія ти Німеччина, рішення про затримання товару прий­мають самі митні органи.

Адміністративні процедури мають свої переваги. Так, судовий розгляд пов'язаний з великими судовими ви­тратами (послуги адвоката, мито) та має більш тривалий час розгляду, тому що не завжди можна вдатися до скоро­ченої судової процедури. У випадку ж адміністративного розгляду митниця сама приймає рішення. Гарантією за­хисту прав особи від зловживання адміністративними процедурами є можливість оскарження рішення мит­ниці до суду. За свідченням практики в Німеччині приблизно 10 % справ ос­каржуються в суді щороку.

Після затримання товару митні ор­гани мають право вчинити огляд як документів (100 % огляд), так і товарів (5 %). При затриманні підозрілого товару митниця інформує про це правоволодільця й за його бажанням надсилає йому зразки товару для про-

37

ведення експертизи. Результати екс­пертизи можуть дати підстави для більш тривалої затримки товару, більш детального огляду товару та ви­несення відповідного рішення.

Для країн Західної Європи при проведенні митних адміністративних процедур переваги має не національне законодавство, а нормативи, встанов­лені співдружністю. У цьому випадку заінтересована особа має право подати заяву до центрального офісу митного управління (м. Мюнхен) про пору­шення митного провадження й тоді товар може бути затриманий у всіх країнах співдружності. Завдяки цьому досягається спрощена процедура та ефективне використання механізму боротьби з підробками.

За даними митниці Німеччини щороку відбувається близько трьох тисяч затримань. У разі якщо затри­мання не мало достатніх підстав, відповідальність у повному обсязі по­кладається на правоволодільця.

З метою попередження правопору­шень у сфері інтелектуальної влас­ності у Німеччині та Австрії широко використовується механізм публічно­го сповіщення про підсобників.

За європейським законодавством митниця має право сама затримати то­вар без заяви правоволодільця. Але та­ке затримання має свої особливості. По-перше, воно може тривати лише три дні, по-друге, у цей термін митни­ця має повідомити правоволодільця про затримання товару, а останній має вирішити питання, порушувати митне провадження чи ні. При порушенні провадження далі триває звичайна процедура. При відмові правово­лодільця в порушенні провадження митниця не має права більше затриму­вати товар. Затриманню підлягають і транзитні товари, але лише за заявою правоволодільця.

Корисною для запозичення Украї­ною є практика, яку запровадила фірма «Philips» при митному огляді. При затриманні товару порушникові пропонується придбати відкриту ліцензію на виробництво та розповсю­дження товару у відповідному регіоні країни. Якість товару забезпечується вибірковою експертизою товару (ви­пробування товару), хоча стовідсотко­вої впевненості в якості всього вироб­леного товару немає. Але навіть при застосуванні цих заходів вдалося суттєво скоротити збитки компанії. За даними «Philips» за результатами за­тримання 1/3 товару повертається в обіг, 5 % — знищується, 14 % — пра­вильно ліцензовані, 8 % — не врегу­льовані в законі. У Німеччині щороку «Philips» має 209-215 справ, із кожних 100 справ близько 95-ти закінчуються укладенням ліцензійної угоди.

Хоча в межах ЄС митні процедури здебільшого гармонізовані, однак не всі проблеми однаково вирішуються в межах національного законодавства щодо адміністративних процедур, які не гармонізовані. Однією з них є про­блема транзитного товару. Деякі країни не вважають контрафактний транзитний товар підставою для відповідальності, зокрема Нідерланди. Безумовно, що неврегульованість подібних питань знижує дієвість ме­ханізмів боротьби із зловживаннями у сфері інтелектуальної власності. Про­те викладене свідчить про доцільність та корисність запозичення євро­пейського досвіду при удосконаленні існуючої в Україні системи захисту знаків для товарів і послуг та дає простір для аналізу можливості запро­вадження проміжних судових заходів у законодавстві України. Остання теза набуває особливої актуальності в кон­тексті Модельного кодексу інтелекту­альної власності для держав — учас-

ниць СНД, що був прийнятий Між- Держав (постанова МПА СНД від парламентською Асамблеєю держав — 7 квітня 2010 р. № 34-6). учасниць Співдружності Незалежних

Мироненко Н. М. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід

Анотація. У статті аналізуються положення чинного законодавства України та практичні аспекти реалізації механізму та способів захисту прав і законних інтересів суб'єктів інтелекту­альної власності на торговельні марки. Розглядаються проблеми, що виникають у процесі застосування ряду способів захисту, закріплених національним законодавством. З метою удос­коналення національного законодавства аналізується досвід ряду європейських країн у частині застосування адміністративних процедур, судових заборон, тимчасових заходів, митних процедур тощо, які використовуються у процесі забезпечення прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торговельні марки, знаки для товарів і послуг, пра­вовий захист, способи захисту, запобіжні заходи, конфіденційна інформація, адміністративні процедури, митні процедури.

Мироненко Н. М. Защита прав на торговые марки: украинская практика и европейский опыт

Аннотация. В статье анализируются положения действующего законодательства Украины и практические аспекты реализации механизма и способов защиты прав и законных интересов субъектов интеллектуальной собственности на торговые марки. Рассматриваются проблемы, возникающие в процессе применения ряда способов защиты, закрепленных национальным за­конодательством. В целях усовершенствования национального законодательства анализиру­ется опыт ряда европейских стран в части применения административных процедур, судебных запретов, временных мер, таможенных процедур и т. д., используемых в процессе обеспечения прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, торговые марки, знаки для товаров и ус­луг, правовая защита, способы защиты, меры пресечений, конфиденциальная информация, ад­министративные процедуры, таможенные процедуры.

Myronenko N. Rights protection of trademarks: Ukrainian practice and european experience Annotation. The article deals with the provisions of existing legislation of Ukraine and practical aspects of the mechanism and ways to protect the rights and legitimate interests of intellectual prop­erty on trademarks. The problems are revised which arises from the use of several methods of pro­tection consolidated in national law. In order to improve national legislation experience of a num­ber of European countries in the application of administrative procedures, court injunctions, tempo­rary measures, customs procedures, etc., which are used in the process of ensuring intellectual property rights is analyzed.

Keywords: intellectual property, trademarks, marks for goods and services, legal protection, security methods, preventive measures, confidential information, administrative procedures, custom procedures.

ЩЕ РАЗ ПРО ПАТЕНТНИЙ СУД

О. ДОРОШЕНКО кандидат юридичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України,

судовий експерт з питань інтелектуальної власності

Питання щодо створення в Ук­раїні спеціалізованого суду з інтелектуальної власності про­тягом останніх років обговорювалося на різних рівнях — як наукових, так і владних. Здавалося, що відповідне рішення — лише питання часу, до того ж не надто далекого. Але проведена у країні судова реформа зменшила, на перший погляд, актуальність пробле­ми, принаймні зовні це виглядає саме так, оскільки останнім часом навіть за­взяті прихильники патентного суду не обговорюють активно цю тему.

Чи насправді здійснення судової реформи призвело до недоцільності по­дальших зусиль щодо створення па­тентного суду? Спробуємо розібратися.

Фахівцям відомо, що система судо­вого захисту прав інтелектуальної власності в Україні почала складатися на початку минулого десятиліття. За підвідомчістю переважна більшість справ була сконцентрована в госпо­дарських та загальних судах. За підсудністю більша частина справ, що розглядалися місцевими господарсь­кими судами, із цілком зрозумілих причин припадала на господарський суд м. Києва, а з місцевих загальних судів найбільш завантаженим справа­ми цієї категорії виявився Со-лом'янський районний суд столиці. При цьому господарському суду в ме-

© О. Дорошенко, 2011

жах його юрисдикції довелося розгля­дати справи як щодо існування прав інтелектуальної власності, так і щодо порушення прав, а загальному, з ура­хуванням місця розташування Дер­жавного департаменту інтелектуаль­ної власності, — здебільшого справи за позовом фізичних осіб до патентного відомства про визнання недійсними охоронних документів.

Зі зростанням кількості виданих патентів та свідоцтв зростала і кіль­кість судових спорів. Очевидною ста­ла необхідність виділення з числа суддів фахівців, що могли б спеціалі­зуватися на розгляді саме справ з інте­лектуальної власності, як складних, так і таких, що потребують поглибле­них знань у відповідній галузі права. Керуючись цим, значна частина суддів зазначених вище судів, а також суддів майже з усіх регіонів України протя­гом 2003-2010 рр. отримала вищу освіту у сфері інтелектуальної влас­ності. Лише в Державному інституті інтелектуальної власності станом на 2010 р. отримали дипломи магістрів та спеціалістів зі спеціальності «інтелек­туальна власність» понад 60 суддів та помічників суддів.

Ще одним кроком, який дав змогу підвищити ефективність розгляду патентних спорів, стало створення у Вищому господарському суді України

40

ПРАВО УКРАЇНИ • 2011- №3-

(далі - ВГСУ) з 1 березня 2003 р. Су­дової палати з розгляду справ у госпо­дарських спорах, пов'язаних із захис­том права на об'єкти інтелектуальної власності, під головуванням заступни­ка Голови ВГСУ В. Москаленка, а в си­стемі господарських судів — колегій суддів відповідної спеціалізації [3].

Створення спеціалізованих палат та колегій дало змогу в короткий термін налагодити роботу з аналізу та узагальнення судової практики, а та­кож забезпечити підготовку та дове­дення до судів нижчих рівнів роз'яс­нень та рекомендацій ВГСУ, що стосу­ються особливостей здійснення судо­чинства у справах цієї категорії.

Постійне зростання кількості справ, а також цілком позитивні ре­зультати запровадження спеціалізації суддів та діяльності спеціалізованих колегій дали змогу порушити питання про доцільність створення в Україні спеціалізованого суду з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності (у просторіччі — патентного суду). Зок­рема, на необхідності такого кроку неодноразово наголошувало керів­ництво Державного департаменту інтелектуальної власності, підтримала цю ідею і наукова спільнота.

Залежно від прийнятих у різних країнах засад судочинства, існують різні концепції формування патентно­го суду. Найбільш досконалою з точки зору ефективності розгляду справ більшість фахівців вважає структуру Федерального патентного суду Феде­ративної Республіки Німеччини, яка передбачає участь у здійсненні судо­чинства, крім професійних суддів-юристів, фахівців з технічною осві­тою, що також мають статус профе­сійних суддів. Суд розглядає щорічно 2 500-3 000 справ, причому до його компетенції входять виключно спори щодо існування права. Спори, по­в'язані з порушенням права інтелекту­альної власності, розглядаються суда­ми з цивільних справ [4].

Судова колегія у правах інтелекту­альної власності Верховного Суду Ре­спубліки Білорусь, яка фактично ви­конує функції патентного суду, діє у складі семи суддів, троє з яких — юри­сти, а четверо — висококваліфіковані патентознавці, колишні співробітники патентного відомства країни. Колегія розглядає всі різновиди спорів, пов'язаних із захистом прав інтелекту­альної власності, в якості суду першої інстанції. Щоправда, кількість відпо­відних позовів, як правило, не переви­щує 50-60 протягом року.

Зростання в останні роки кількості «патентних спорів» (звичайно ж, у найбільш широкому розумінні цього поняття) до кількох тисяч на рік примусило порушити питання про створення спеціалізованого судового органу і судову владу Російської Фе­дерації. Ініціатива, проявлена керів­ництвом Вищого арбітражного суду РФ, була схвалена Президентом краї­ни і, судячи з динаміки просування ідеї, вже в наступному році спеціалізо­ваний суд у Росії розпочне свою діяльність, зрозуміло, з урахуванням діючих засад судочинства. Специфіка у цьому разі полягає в тому, що:

• спеціалізований суд з інтелек­туальної власності створюється в сис­темі арбітражних судів;

• функції суду першої інстанції спеціалізований суд виконуватиме ли­ше при розгляді спорів між фізичними або юридичними особами та держа­вою, спори ж між суб'єктами господа­рювання він розглядатиме в касацій­ному порядку;

у складі спеціалізованого суду не буде суддів-неюристів, оскільки та­ка ситуація не передбачена Консти­

туцією РФ. Фахівці з різних галузей знань, очевидно, братимуть участь у вирішенні спорів як спеціальні по­мічники або радники суддів.

Вбачається, що під час створення патентного суду нашим сусідам дове­деться вирішувати ряд непростих питань, зумовлених цілком об'єктив­ними факторами. Перше — чітке визначення процесуального статусу патентознавців (фахівців із технічною освітою тощо), без залучення яких сама ідея втрачає сенс. Друге — тери­торіальне розташування суду чи його підрозділів з урахуванням чисельності населення та географічних розмірів країни. Насправді, важко уявити ситу­ацію, коли винахідник або під­приємець з Далекого Сходу поїде судитися з державними органами до Москви — дешевше назавжди забути про патенти.

Аналізуючи зазначене, можна лег­ко побачити, що в Україні відсутні проблеми, характерні для згаданих вище країн. Більше того, умови, що склалися у нас завдяки історичним факторам, досить гнучкому законо­давству (у цьому випадку це позитив­на характеристика) та активній діяль­ності уповноважених органів у сфері захисту прав, є майже ідеальними для створення повноцінного патентного суду

Які саме умови маються на увазі? Розглянемо детальніше.

1. Територія України та розвиток транспортної інфраструктури дає змо­гу будь-якій особі без надмірних ви­трат протягом доби дістатися до місця, де розташовано спеціалізований суд (очевидно — до Києва). Більшість населення України на сьогодні має досить високий освітній рівень, що гарантує протягом тривалого часу збе­реження активності в інтелектуальній діяльності.

2. Кількість судових справ щодо за- хисту прав інтелектуальної власності, що розглядаються в порядку позовно- го провадження, на відміну, скажімо, від Республіки Білорусь, давно пере- вищила відмітку 1 000 на рік, що обґрунтовує економічну доцільність створення спеціалізованого суду.

3. За останні роки щонайменше кілька десятків суддів господарських та загальних судів отримали освіту у сфері інтелектуальної власності та здобули серйозну практику розгляду відповідних справ. Така спеціалізація дає змогу досить швидко сформувати суддівський корпус спеціалізованого суду, укомплектований кваліфікова- ними та досвідченими суддями, що можуть виконувати функції головую- чих при колегіальному розгляді справ.

4. Статтею 127 Конституції України передбачено, що суддями спеціалізо­ваних судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді від­правляють правосуддя лише у складі колегій суддів. Отже, питання щодо залучення фахівців-неюристів як про­фесійних суддів законодавчо вирі­шується [1].

5. Особливістю розгляду справ що­до об'єктів інтелектуальної власності в Україні протягом тривалого часу є те, що майже у кожній справі призна­чається судова експертиза, яку прово­дять судові експерти — кваліфіковані фахівці з різних галузей знань, що про­ходять відповідну підготовку та атес­тацію з вибраних судово-експертних спеціальностей. Поширеною практи­кою є участь експертів у судових засіданнях, проведення взаємних кон­сультацій з особливо складних питань між суддями та експертами, що дає змогу говорити про значний процесу­альний досвід провідних судових експертів. Таким чином, можна ствер­

джувати, що в Україні є принаймні кілька десятків фахівців, які можуть претендувати на роль суддів-не-юристів у складі спеціалізованого суду.

Повертаючись до впливу судової реформи на доцільність створення па­тентного суду, слід сказати таке.

Найбільшим здобутком судової си­стеми України у вирішенні справ, пов'язаних правами інтелектуальної власності, безумовно, є досягнутий на сьогодні фаховий рівень суддів та діяльність протягом кількох років спеціалізованих палат і колегій у судах різних рівнів, яка дала змогу ВГСУ систематично аналізувати судо­ву практику, розроблювати рекомен­дації, що використовувалися як у сис­темі господарських судів, так і в цивільному процесі. Серйозну роль у формуванні загальної системи судо­чинства у цій категорії справ відіграло активне співробітництво судової пала­ти ВГСУ з Державним департаментом інтелектуальної власності, судово-екс­пертними та науковими установами, зокрема з Науково-дослідним інститу­том інтелектуальної власності НАПрН України.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів», на нашу думку, обме­жує можливості створення спеціалізо­ваних колегій, зокрема в місцевих судах, що, у свою чергу, може призвес-

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

ти до втрати спеціалізації суддів та зниження ефективності розгляду справ. Саме це і є додатковим факто­ром, що визначає доцільність створен­ня спеціалізованого суду.

Слід зауважити, що в Україні давно очікується і, найвірогідніше, відбу­деться внесення досить кардинальних змін у спеціальне законодавство з інтелектуальної власності. Зокрема, згідно з опублікованим проектом змін значною мірою оновлюється процеду­ра надання прав на торговельні марки, які, як відомо, є найбільш поширеним об'єктом у судових спорах. Нова про­цедура, що передбачає проведення по­вної кваліфікаційної експертизи лише для частини заявок, поданих до Уста­нови, безумовно, призведе до різкого збільшення кількості судових спорів, а отже — до додаткового навантажен­ня на відповідні суди. Неважко спрог-нозувати, що за таких умов здійснюва­ти правосуддя доведеться зокрема й суддям, що не мають спеціальної підготовки, а про наслідки такого роз­гляду краще не думати: в недавній історії є сумні приклади.

Підсумовуючи, можна констатувати, що актуальність питання про створення спеціалізованого суду з інтелектуальної власності з проведення судової рефор­ми зростає і Україна має всі передумови для здійснення цього кроку.

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.

1. Закон України «Про судоустрій і статус судців» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. — Ст. 529.

2. Наказ Вищого господарського суду України «Про утворення судових палат у Вищому госпо­дарському суді України» від 27 лютого 2003 р. № 18.

3. Федеральный патентный суд Федеративной Республики Германия // Информационная брошю­ра // www.bmj.bund. de/files/-/4767/Infobrosch?re%20-%20russisch. pdf

Дорошенко О. Ф. Ще раз про патентний суд

Анотація. У статті досліджується доцільність створення в Україні спеціалізованого суду з інтелектуальної власності, враховуючи складність спорів, що виникають у зв'язку із порушен­ням прав інтелектуальної власності. Аналізується іноземний досвід у частині запровадження патентних судів. Визначаються умови, що склалися в Україні, які сприяють створенню повноцінного патентного суду.

Ключові слова: захист прав інтелектуальної власності, патентний суд, спеціалізація суддів, система судового захисту прав інтелектуальної власності.

/7. Права інтелектуальної власності як об'єкт наукового пошуку