Комментарий к ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»

Разделкин А.Н.

КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 316-ФЗ «О ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ»

2010

1

УДК 347.7

ББК 67.404

Автор: Разделкин А.Н. – юрист, специалист в сфере гражданского и арбитражного

права со стажем работы более 15 лет, юрисконсульт ЗАО «КРАО».

Разделкин А.Н.

Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ «О патентных поверенных».

© ООО «Ай Пи Эр Медиа», 2010

В настоящее время возрастает значение таких вопросов охраны и защиты интеллектуальной собственности как регистрация товарного знака, программного обеспечения и баз данных, регистрация и получение патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, регистрация прав на программное обеспечение для ЭВМ и т.д.

Настоящее издание представляет собой постатейный комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ «О патентных поверенных». Данный нормативный акт регулирует отношения, связанные с деятельностью патентных поверенных, определяет требования к патентным поверенным, устанавливает порядок их аттестации и регистрации, а также определяет права, обязанности и ответственность патентных поверенных.

2

и вне всякого сомнения, не вступая в противоречия с действующими международными договорами и договоренностями Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), Федерального института промышленной собственности (ФИПС) с международными и иностранными организациями в области защиты интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав и т. д., например, с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) или с Евразийской патентной организацией.

Всвязи со сказанным, необходимо пояснить, что Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) – это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. Ее деятельность посвящена развитию сбалансированной и доступной международной системы интеллектуальной собственности, которая обеспечивает вознаграждение за творческую деятельность, стимулирует инновации и вносит вклад в экономическое развитие, соблюдая при этом интересы общества.

ВОИС была создана Конвенцией ВОИС в 1967 г. и получила мандат от государствчленов на содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества между государствами во взаимодействии с другими международными организациями. Штаб-квартира Организации находится в Женеве, Швейцария.

Усиление интеграционных процессов в Западной Европе потребовало создания патентно-правового регулирования для устранения препятствий в защите прав на результаты интеллектуальной деятельности за рубежом. С этой целью планировалось создать единую европейскую патентную систему. Эта система должна быть основана на единой процедуре выдачи патента с законным действием его на территории любого из договаривающихся государств. 05 октября 1973 года в Мюнхене (ФРГ) была заключена конвенция о выдаче патента (Европейская патентная конвенция). 15 декабря 1975 года в Люксембурге – конвенция о Европейском патенте для Общего рынка.

Европейская патентная конвенция устанавливает порядок выдачи европейского патента, который приобретает национальное значение в странах, для которых был испрошен.

Европейская патентная конвенция вступила в силу 7 октября 1977 года. Ее подписали Великобритания, Франция, Дания, Бельгия, Люксембург, Лихтенштейн, Италия, Испания, ФРГ, Австрия, Швейцария, Нидерланды, Греция, Швеция.

Врамках Парижской конвенции 14 апреля 1991 года было подписано Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. Соглашение вступило в силу в 1992 году, когда в нем принимало участи всего пять стран: Франция, Испания, Швейцария, Бельгия и Тунис. За сто четырнадцать прошедших лет количество стран участниц выросло до семидесяти восьми (на 2005 год), но французский язык так и остался основным языком международной заявки для стран - участниц Соглашения.

Мадридское соглашение воплощает общие принципы, принятые Парижской конвенцией по защите товарных знаков, путем создания службы международной регистрации знаков, которая расположена в Женеве (Швейцария) и в настоящее время функционирует в рамках Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

4

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков базируется на четырех основных принципах Парижской конвенции:

принцип ассимиляции (иностранные заявители имеют те же права и обязанности, что и национальные заявители);

учет первой подачи заявки (конвенционный приоритет в соответствии со статьей 4 Парижской конвенции);

территориальный эффект охраны знака (наличие идентичных или сходных знаков, действующих в других странах, не влияет на охрану знака);

охрана знака «таким как он есть».

Евразийская патентная организация создана позднее – Евразийской патентной

конвенцией от 09.09.1994 года.

Государства – участники Конвенции, руководствуясь желанием укрепить сотрудничество в области охраны изобретений, интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав, а также стремясь создать межгосударственную систему получения такой охраны на основе единого патента, действующего на территории всех договаривающихся государств, основали Евразийскую патентную организацию, со штабквартирой в Москве. В России, как и во всей Европе в настоящее время параллельно действуют два института патентных поверенных – Российские патентные поверенные, допущенные к работе с Роспатентом, и Европейские патентные поверенные, аккредитованные Евразийской патентной организацией. Институт Европейских патентных поверенных был создан указанной евразийской патентной конвенцией (п. 12, ст. 15) – «любое лицо, имеющее право быть представителем перед национальным ведомством договаривающегося государства в качестве патентного поверенного, может выступать представителем перед Евразийским ведомством»1.

Самое эффективные условия для охраны прав российских авторов за рубежом создаются при участии нашего государства в международной системе охраны авторских прав. Российская Федерация в настоящее время участвует почти во всех основных международных конвенциях об охране авторских прав, в частности:

в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971 г. (с 13 марта 1995 г.);

во Всемирной конвенции об авторском праве (в редакции 1952 г.—с 27 мая 1973 г., и редакции 1971 г. — с 13 марта 1995 г.);

в Конвенции 1971 г. об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (с 13 марта 1995 г.);

в Конвенции 1974 г. о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (с 13 ноября 1988 г.).

Присоединение России к Международной конвенции об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания продолжает находиться под вопросом.

Развитие международного сотрудничества России в области патентного права не стоит на месте – Правительства РФ было издано распоряжение от 09.02.2009 г. № 137-р

5

«"О присоединении Российской Федерации к Договору о патентном праве», опубликованном 13 февраля 2009 г. Таким образом, Правительство РФ принимает предложение Минобрнауки России, согласованное с МИДом России, Минфином России и Минэкономразвития России, о присоединении Российской Федерации к Договору о патентном праве, принятому Дипломатической конференцией в г. Женеве 1 июня 2000 г

Необходимо отметить, что международное сотрудничество в области защиты интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав развивается активно и эффективно, и исходя из того, что комментируемый Закон предусматривает представление интересов правообладателей результатов интеллектуальной деятельности проживающих (для физических лиц) или имеющих место нахождения (для юридических лиц) за пределами Российской Федерации международные договоренности и соглашения Правительства РФ, Роспатента имеют немаловажное значение для регламентации деятельности патентных поверенных в работе с такими поручителями. В этой связи и деятельность международных патентных организаций трудно переоценить.

2.Эволюция правовой охраны объектов промышленной собственности в России тесно связана с историей страны и происходившими в ней социально-экономическими и политическими преобразованиями.

История защиты изобретений в России начинается с ХVI – XVII веков. Юридически оформлена она была в виде так называемой феодальной «привилегии» и выдавалась как «жалованная грамота монаршей милостью». Первоначальная стадия охраны изобретений приобрела завершенную юридическую форму с подписанием 17 июня 1812 г. манифеста «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах

иремеслах». По существу это был первый патентный закон, который регламентировал

содержание и форму привилегий на изобретения, процедуру их выдачи, срок действия, пошлины, основания для аннулирования и порядок судебного разбирательства.2

Утвержденное 20 мая 1896 г. «Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования» установило приближенную к современным, систему патентных правоотношений.

Само понятие «патент» как форма охраны и защиты изобретений, был введено 12 сентября 1924 г. руководством только образовавшегося тогда СССР.

Однако единообразие патентной системы просуществовало лишь до 1931 г., когда «Положением об изобретениях и технических усовершенствованиях» была введена, форма правовой защиты изобретений посредством авторского свидетельства. С введением указанного Положения все изобретения с момента получения авторского свидетельства становились собственностью государства. Патентная система в ее современном виде была установлена в начале 90-х годов прошлого века.

Организационные формы управления системой правовой охраны промышленной собственности претерпевали многократные изменения. В дореволюционный период патентные процедуры свершались в недрах Сената, Мануфактур-коллегии, Министерства финансов, Департамента торговли и мануфактур Министерства внутренних дел, при котором в 1896 г. были учреждены Комитет по техническим делам и патентная библиотека. Российское законодательство XIX века прямо относило права авторов,

2http://www.fips.ru/ruptoru/histor_ros.htm

6

изобретателей, владельцев фабричных рисунков и моделей и т.д. к праву собственности. В частности, содержание прав авторов раскрывалось в примечании к ст. 420 т. Х ч. 1 Свода законов Российской Империи, которая давала общую характеристику права собственности. Попытки подвести права на творческие достижения под вещное право предпринимались также при составлении проектов Гражданского Уложения и специальных законов об охране прав на творческие результаты, которые разрабатывались

вРоссии в конце XIX – в начале XX веков3.

ВСоветские времена для защиты прав на интеллектуальную собственность функции Комитета по делам изобретений при Научно-техническом совете Высшего Совета Народного хозяйства были возложены на Комитет по изобретательству при Совете Труда и Обороны (1931 г.), следом последовали Комитет по изобретениям и открытиям (1947 г.) и Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

(1955). В Российской Федерации на смену им пришел Комитет по патентам и товарным знакам (1992 г.), с 1996 г. – Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», а также в соответствии с Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.06.2004 г. № 299 Российское агентство по патентам и товарным знакам преобразовано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, которая находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам является федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности.4 Необходимо добавить, что понятие «патентный поверенный» также, впервые упоминается

вПатентном законе от 23.09.1992 г. В соответствии с п. 3 ст. 15 указанного закона «заявка на выдачу патента может быть подана чрез патентного поверенного, зарегистрированного

впатентном ведомстве». В 1993 году приводится уже более подробная регламентация условий и целей деятельности патентных поверенных в «Положении о патентных поверенных».

3. Исходя из целей и принципов деятельности патентных поверенных в Российской Федерации, а также их обязанностей представляется, что комментируемый Закон является продолжением и детализацией норм части четвертой ГК РФ, которая полностью посвящена защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Необходимо отметить, ГК РФ в четвертой части достаточно подробно устанавливает и регулирует правоотношения, возникающие из необходимости защиты результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Статья 1225 ГК РФ в частности определяет перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации

7

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью):

1)произведения науки, литературы и искусства;

2)программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3)базы данных;

4)исполнения;

5)фонограммы;

6)сообщение в эфир или по кабелю радиоили телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7)изобретения;

8)полезные модели;

9)промышленные образцы;

10)селекционные достижения;

11)топологии интегральных микросхем;

12)секреты производства (ноу-хау);

13)фирменные наименования;

14)товарные знаки и знаки обслуживания;

15)наименования мест происхождения товаров;

16)коммерческие обозначения.

Как видно из указанного перечня, не пропущено ничего. Однако часть 4 ГК РФ очень мало внимания уделяет патентным поверенным, как лицам, являющимся связующим звеном между правообладателем результата интеллектуальной деятельности и Федеральным органом исполнительной власти. Статья 1247 ГК РФ не дает даже определения патентного поверенного, указывая лишь на то, что ведение дел с Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может осуществляться заявителем, правообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно, или через патентного поверенного, зарегистрированного в указанном Федеральном органе, или через иного представителя. В части третьей указанной статьи ГК РФ отмечается лишь, что в качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории. В отношении других требований к патентному поверенному ГК РФ отсылает к Закону.

Необходимо отметить, что до вступления в силу комментируемого Закона действовали нормы Положения о патентных поверенных утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.02.1993 г. № 122, в части не противоречащей нормам ГК РФ. Вне всякого сомнения, комментируемый Закон должен в большей степени отражать потребности социально-экономического развития страны, чем ранее существовавшее законодательство, регулирующее деятельность патентных поверенных.

Прежде всего, необходимо отметить, что ст. 1247 ГК РФ подробно не регламентируя деятельность патентного поверенного – условия и порядок аттестации, деятельности, исключения, контроля за деятельностью патентных поверенных отсылает к Закону. Четвертая часть ГК РФ вступила в силу с 01 января 2008 года. Более того, все Законы, в которых упоминается понятие «Патентный поверенный» также отсылают, за подробной регламентацией порядка их аттестации и деятельности к Закону.

8

Комментируемый Закон вступил в силу 01 апреля 2009 года, до этого же времени порядок аттестации, деятельности, исключения патентных поверенных устанавливался исключительно Положением о патентных поверенных – не являющимся Законом. Вместе с тем, Статья 5 Федерального закона от 18.12.2006 г. № 231 «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливает, что часть четвертая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой ГК РФ, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой ГК РФ, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой ГК РФ. Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания произведения. Из смысла приведенной нормы видно, что законодатель не оставляет вакуума в регулировании деятельности патентных поверенных с моментом введения в действие части 4 ГК РФ и несмотря на то, что ФЗ № 231 прямо не указывает на патентных поверенных их деятельность, все же, должна регулироваться нормами указанного Положения в части не противоречащей нормам ГК РФ, представляется до введения в силу комментируемого Закона о патентных поверенных.

Таким образом, по хронологии, каков предмет деятельности патентного поверенного в соответствии с Российским законодательством? Так:

в соответствии с Положением о патентных поверенных от 1993 года: патентным поверенным может быть гражданин, которому в соответствии с указанным Положением предоставлено право представлять интересы физических и юридических лиц перед Роспатентом. Далее, в определении понятия патентного поверенного Положение отсылает к двум, в настоящее время утратившим силу законодательным актам;

в соответствии с частью четвертой ГК РФ: в качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории. Другие требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а также его правомочия в отношении ведения дел, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, устанавливаются законом. Как уже говорилось, настоящая норма является, по сути, отсылочной;

в соответствии с комментируемым Законом: патентный поверенный осуществляет ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по поручению заявителей, правообладателей и иных заинтересованных граждан и юридических лиц, постоянно проживающих (для граждан) или имеющих место нахождения (для юридических лиц) в Российской Федерации и за ее пределами, если международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. Комментируемая статья, устанавливает предмет деятельности патентного поверенного. Развернутое определение понятия патентного поверенного комментируемый Закон устанавливает позже (см. комментарий к ст. 2). Тем не

9

менее, налицо эволюция в определении целей и предметов деятельности патентного поверенного Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что споры о необходимости введения

Федерального закона, регулирующего деятельность патентных поверенных, условия и порядок их аттестации, регистрации и исключения из Реестра ведутся с 23 ноября 1998 года, когда патентные поверенные А. А. Христофоров и Н. А. Рыбина разработали проект Федерального закона «О патентных поверенных». Как видно, лишь более чем через десять лет споры все таки должны утихнуть: комментируемый Федеральный закон «О патентных поверенных» действует с 01 апреля 2009 года.

Анализ указанных норм позволяет сказать, что определение целей деятельности патентного поверенного и в ранее действовавшем Положении и в комментируемом Законе базируются на определении предмета деятельности патентного поверенного – взаимосвязь правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности с федеральным исполнительным органом власти по интеллектуальной собственности. Проще можно сказать, что патентный поверенный является связующим звеном между правообладателем результата интеллектуальной деятельности, иным заинтересованным лицом и исполнительным органом власти в области охраны интеллектуальной собственности. Вместе с тем, несомненным прогрессом комментируемого Закона в плане определения целей деятельности патентного поверенного является то, что комментируемая статья не является отсылочной – как видно Положение отсылает к двум, ныне не действующим законам. Как известно, отсылочные нормы, часто затрудняют работу правоприменителя с законодательным актом. Как правило, закон должен быть самодостаточным, в то же время не противореча, иным законодательным актам. Также, нельзя не отметить, что комментируемый Закон отходит от индивидуализации органа исполнительной власти, с которым взаимодействует патентный поверенный, представляя интересы своего поручителя. Ни для кого не секрет, что наименование органа власти может меняться, могут передаваться полномочия от одного органа исполнительной власти к другому, но вне всякого сомнения, в результате такого изменения не стоит вносить соответствующие изменения в Закон.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что определение целей и предмета деятельности патентного поверенного и соответственно, предмета комментируемого Закона установленное комментируемой статьей является наиболее комплексным, прогрессивным. Правоприменитель из статьи первой комментируемого Закона сразу, не сверяясь с иными законодательными актами, может понять, каковы цели деятельности патентного поверенного в Российской Федерации, чьи интересы он представляет и перед каким органом исполнительной власти.

Статья 2. Требования, предъявляемые к патентному поверенному

1. Патентными поверенными признаются граждане, получившие в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус патентного поверенного и осуществляющие деятельность, связанную с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой интеллектуальных прав, приобретением исключительных

10