!!!Экзамен зачет 2024 год / journal062023

знаками, в ином формате вместе с представите- лями Роспатента.

В отношении разграничения между категори- ями товарных знаков и критичности ошибки зая- вителя при подаче заявки Л.А. Новоселова отме- тила следующее. Даже среди специалистов есть разногласия в части того, как позиционировать то или иное обозначение, и, конечно, ошибки могут встречаться, или не обязательно ошибки, а воз- можные варианты выбора из нескольких катего- рий. Когда позиции субъекта и специалиста Ро- спатента не совпадают, следует ли придерживать- ся той позиции, которую выбрал заявитель? По мнению Л.А. Новоселовой, такая позиция не сов- сем правильная для государственного органа. Так, суды всегда ориентируются на то, что необходимо помочь классифицировать те или иные отноше- ния. Определенная степень содействия также же- лательна со стороны государственного органа, ко- торый занимается регистрацией.

Л.А. Новоселова вернулась к вопросу об анали- зе формы и напомнила, что на практике суд стал- кивается с тем, что при определении возможности предоставления правовой охраны превалирует то синтетический,то аналитический подход – в целом или за счетотдельных элементов.Е.А.Войниканис показала связь между этими подходами и привела примеры: выбор подхода зависит от ситуации, воз- можны комбинации этих подходов, границу меж- ду ними часто сложно провести, ав целом они при- водят в одну точку. Л.А. Новоселова отметила, что в письменных мнениях были сторонники сугубо ана- литического подхода и сугубо синтетического под- хода,т.е.когда в целом должно рассматриваться со- ответствующее изделие, форма. Естественно, в за- висимости от подхода высказывались различные мнения по поводу исключения тех или иных эле- ментов формы из правовой охраны. Л.А. Новосело- ва предложила представить аргументы яростным противникам комплексного подхода и защитникам одного из подходов.

С.В. Бутенко взяла слово как сторонник жест- кого синтетического подхода. По ее мнению, сле- дует ориентироваться не на практику ЕС, с кото- рой российская практика идет вровень, а на более развитую американскую практику. Выступающая пояснила, что в США начали охранять объемную формутоваров с 1950-х годов,в рамках концепции

362

охраны фирменного стиля (tradedress) и как объ- емные товарные знаки. У них сложилась доктри- на эстетической функциональности, чрезвычай- но сложная для применения, но представляющая определенный интерес.

Далее С.В. Бутенко объяснила, почему дробить единый объем нельзя: рано или поздно любой объем будет разделен до потенциально неохрано- способных геометрических фигур, простых геоме- трических фигур и линий. С точки зрения методо- логии сложно определить, в какой момент оста- новить процесс дробления. С точки зрения мето- дологии, различительная способность товарного знака всегда оценивается в целом, это основа экс- пертизы товарных знаков, применимая и к объем- ным товарным знакам.

Согласно позиции С.В. Бутенко дискламация формы объемного товарного знака – это правовой нонсенс. Для иллюстрации своей позиции С.В. Бу- тенко привела пример товарного знака № 736112.

Правовая охрана испра- шивалась для фигурки мар- меладной конфеты в виде смайлика с выпуклыми гла- зами, улыбочкой, с указани- ем особого цвета. В свиде- тельстве на товарный знак в графе 526 (неохраняемые

элементы товарного знака) видно, что Роспатент принял решение о дискламации цилиндрической формы товара, за исключением изображения лица с приоткрытым ртом и глазами в форме сердца.

Вслучае спора о нарушении как следует относить- ся суду к обозначению ответчика,который исполь- зует не цилиндрическую, а квадратную форму?

Вэтой композиции объем, безусловно, доминиру- ет, хотя, возможно, это было бы невыгодно клиен- ту. Если Роспатент приходит к решению о дискла- мации,не лучше ли отказать в охране,чем вводить такую определенность? По мнению С.В. Бутен- ко, в Роспатенте тоже есть сторонники жесткого подхода, которые придерживаются критического взгляда на дискламацию.

Л.А. Новоселова предоставила слово В.Г. Гал- ковской. В.Г. Галковская напомнила, что в своем первом слове она как раз отметила, что опреде- ление того, что доминирует в объекте, его форма

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

внешним видом изделий. Она еще раз обратила внимание на публикации дизайнеров о значении формы, о том, что это формообразующий элемент любого внешнего вида. На ее взгляд, с точки зре- ния методологии,применяемой в Роспатенте,есть явные недоработки.

Далее О.Л.Алексеева пояснила,что в Рекомен- дациях 2001 года12,говорится отом,что форма мо- жет быть зарегистрирована только в том случае, если она настолько оригинальна, что не видно из- делия (например, бутылка в форме ружья и т. д.), когда нет функциональности. Роспатент же реги- стрирует в качестве товарных знаков фактически изделия, наделенные большой функционально- стью. О.Л. Алексеева отмечает, однако, что это ми- ровая практика,но это неправильно,тем более что создан правовой режим для внешнего вида изде- лия – охрана в качестве промышленных образцов.

О.Л. Алексеева добавила, что Е.А. Войника- нис упоминала о практике Европейского союза, но в ГК РФ есть прямая норма, согласно которой ком- бинация неохраняемых элементов является ох- раноспособной. Российская практика полностью совпадает с европейской.

Л.А.Новоселова уточнила,что вопрос ставился не об исключении формы как таковой, а о возмож- ности исключения элемента формы. Например, если подходить к анализу формы с точки зрения аналитического подхода, имеется кувшин, кото- рый состоит из тулова треугольной формы, к ко- торому приделаны ручки в виде крыльев лебедя; можно ли один из элементов этой формы, напри- мер треугольное тулово кувшина, исключить из правовой охраны, оставив в качестве охраняемых только элементы, которые связаны с оригиналь- ными ручками.

О.Л. Алексеева пояснила, что, строго говоря, закон обязывает Роспатент это делать – воспри- нимать обозначение синтетически, в целом, оце- нивая различительную способность, сравнивая его с другими знаками. При этом изначально при оценке заявленного обозначения необходимо рас- сматривать его элементы: их функциональность, описательность элементов в отношении этикеток или в комбинированных знаках. Роспатент обя-

зан это сделать и продискламировать те или иные элементы, которые не охраняются по закону. По мнению О.Л. Алексеевой, проблема для право- применителей заключается в том, что необходи- мо выявить неохраняемые элементы, продискла- мировать и лишить охраны эти элементы, скор- ректировав заявление или предоставив заявителю возможность это сделать самому, но сравнивать обозначение с зарегистрированными знаками

иоценивать различительную способность обозна- чения необходимо в целом. При прогнозировании восприятия нельзя исключить из него неохраняе- мые элементы. В этом есть элемент противоречия, но это мировая практика. Что делать с дисклама- цией–один из вопросов,которые в Роспатенте из- учают, и в котором пытаются разобраться.

Подводя итог, О.Л. Алексеева пояснила, что по закону эксперты обязаны продискламировать в объемном обозначении элементы,которые обес- печивают функциональность формы (назначение

исвойство) и которые являются описательными. В связи с этим на этой стадии неизбежно прихо- дится применять аналитический подход, но про- гнозировать восприятие знака необходимо, уже глядя на форму в целом.

Л.А. Новоселова спросила, можно ли сделать вывод о том, что при определении охраноспособ- ности соответствующего объекта,надо сначала его рассмотреть с точки зрения аналитического под- хода, выявить элементы, которые подлежат дис- кламации, а при определении сходства до степени смешения – рассматривать обозначение в целом, в том числе с учетом дискламированных элемен- тов, чтобы узнать, какое впечатление оно произ- водит на потребителя.

О.Л. Алексеева пояснила, что законодатель- ство обязывает это делать так. Она напомнила о совместном заседании Роспатента и ФАС России в 2006 году,в ходе которого была подчеркнута обя- занность Роспатента в интересах рынка и бизнессообщества анализироватьзнаки в целом.Эта нор- ма была в Правилах регистрации товарных знаков, но на практике не применялась. По итогам засе- дания с ФАС России был подписан протокол о том, что надо обращать внимание экспертов на то, что,

сгруппированные в 6, 19, 20-м классах, которые сами по себе являются упаковкой, т. е. упаковка также является товаром.

Е.А. Павлова пояснила, что отразила свою позицию в письменном мнении, и отметила, что упаковка может быть товаром, может быть пода- на как объемный товарный знак, но шансы реги- страции в этом качестве низкие, поскольку упа- ковка как таковая зачастую определяется функци- ональными свойствами. В тех случаях, когда она присуща товару, у которого нет своей формы, сов- сем сложно признать упаковку оригинальным то- варным знаком. Исключать такую возможность не стоит, так как бывают и фантазийные, и интерес- ные упаковки, у которых тоже есть форма. Короб- ка для айфона может иметь особый вид, или мож- но допустить, что в упаковку в форме ружья нали- та водка или насыпаны конфеты. Упаковка имеет право претендовать на то, чтобы быть зарегистри- рованной в качестве объемного товарного знака, но шансы будут невелики.

Л.А. Новоселова предложила заключить, что упаковка товара сама может являться то- варом, а ее форма может быть зарегистриро- вана в качестве товарного знака при соблюде- нии всех требований, которые предъявляются к регистрации.

С.А. Зуйков обратил внимание на то,что было ранее сказано о возможной регистрации упаков- ки (обозначение) в отношении упаковки (товара), и привел частый пример с бутылкой.Упаковка как товар важна для производителя алкоголя, а не для потребителя. С точки зрения однородности това- ров, если зарегистрирована упаковка, защищает- ся ли только упаковка? Что делать производителю алкоголя?

Л.А. Новоселова уточнила, что коллеги име- ли в виду, что в принципе такой вариант возмо- жен, но оговаривали, что при этом должны быть соблюдены требования для регистрации товарно- го знака. Если нет возражений против такого под- хода в принципе, то позиции коллег сочетаются. Л.А. Новоселова обратилась к С.А. Зуйкову, чтобы убедиться, не хотел ли он сказать, что это невоз- можно вообще?

С.А. Зуйков ответил, что дело обстоит слож- нее. Регистрация бутылки для бутылки сложнее, чем регистрация бутылки для товаров 33-го клас-

368

са МКТУ (алкоголь).Он пояснил,что не предлагает регистрацию для бутылки, поскольку клиента это не интересует, ему важен алкоголь. Такие случаи редкие, они, скорее, относятся к сфере промыш- ленных образцов или авторского права.

Л.А. Новоселова еще раз обратила внимание на то, что Е.А. Павлова и С.В. Бутенко в принципе подчеркивали, что регистрация упаковки (обозна- чение) для упаковки (товар) возможно, и пришла к тому выводу, что С.А. Зуйков с этим согласен. Она предложила оставить сложности регистрации за кадром.

Е.А. Войниканис поддержала точку зрения Л.А. Новоселовой о том, что возможны разные си- туации, и привела мнение судьи Верховного Суда США А. Скалья в деле 2000 года по поводу бутыл- ки «Кока-Колы». По его мнению, для тех потреби- телей,которые покупают бутылку,выпивают и вы- брасывают ее – это просто упаковка; для тех, кто коллекционирует бутылки, – это сам товар; для тех, кто вместо банки «Кока-Колы» всегда выбира- ет бутылку с горлышком, – для них это часть то- вара. Е.А. Войниканис добавила, что важно учиты- вать, что такая возможность существует.

А.А. Христофоров добавил, что упаковка всегда является частью товара в широком смысле, товар – то, что обозревается не только в процес- се эксплуатации, но и при приобретении. При та- ком широком понимании товара поставленный вопрос может становиться беспредметным. Товар имеет форму, которая определяется формой упа- ковки.Так или иначе к форме упаковки надо отно- ситься как к форме товара как минимум для целей определения вопроса предоставления охраны как объемному товарному знаку.

В письменных мнениях лиц, не участвовав- ших в заседании, высказаны различные мнения. А.П. Рабец отметила, что в действующем законо- дательстве нет ограничений, установленных для упаковки товара, регистрируемой в качестве объ- емного товарного знака. Практика регистрации объемных обозначений показывает, что упаковки получают правовую охрану не только в случае от- сутствия у товара собственной формы. В.О. Нюня- ев полагает,что упаковка определяет формутовара только для бесформенных, например сыпучих или жидких, товаров. С этим согласны А.Т. Бахтиозина и Е.А. Киселева. Юристы ООО «АА1913» полагают,

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023

что упаковка товара должна всегда считаться фор- мой товара. Они добавляют, что в случае, если уто- вара нет собственной формы, анализ традицион- ности не применяется, а если товар имеет свою форму, анализироваться должна традиционность как упаковки, так и товара. Я.О. Лазарев предло- жил рассмотреть вопрос с точки зрения цели спе- циальных правил подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ–исключение монополизации формытовара однимлицо.В связи с этим он уточнил,что еслито- вар реализуется в одной упаковке преимуществен-

но всеми участниками рынка, то соответствующая упаковка может считаться формой товара и следу- ет полагать, что она стала традиционной.

Л.А. Новоселова поблагодарила всех участни- ков и пояснила, что итоги обсуждения будут сис- тематизированы, высланы членам НКС, и на этой основе будет подготовлен справочный документ. Л.А. Новоселова также анонсировала, что следу- ющее заседание НКС пройдет в ноябре текущего года и будет касаться вопросов оценки мнения по- требителей.

Заседание НКС прошло в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams.

На обсуждение был вынесен проект инфор- мационной справки о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения по- требителей в спорах о защите интеллектуальных прав. Этот документ был предварительно направ- лен всем участникам заседания,а также опублико- ван на сайте журнала Суда по интеллектуальным правам.

В заседании приняли участие члены НКС, Фе- деральной службы по интеллектуальной собст- венности (Роспатента), преподаватели и сотруд- ники кафедр ведущих высших учебных заведений страны, представители общественных организа- ций, а также практикующие юристы. В заседании также приняли участие эксперты в области соци- ологии.

Письменные заключения по поставленным

кзаседанию вопросам представили:

1.Всероссийский центр изучения обществен- ного мнения (далее – ВЦИОМ);

2.Городов Олег Александрович – доктор юри- дических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета;

3.Гринь Елена Сергеевна – кандидат юриди- ческих наук,старший преподаватель кафедры гра- жданского права,доцент, заместитель заведующе- го кафедры интеллектуальных прав Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

370

4.Лазарев Яков Олегович – кандидат юриди- ческих наук;

5.Оберемко ОлегАлексеевич–кандидат соци- ологических наук, доцент кафедры методов сбора

ианализа данных Национального исследователь- ского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);

6.Рабочая группа по совершенствованию за- конодательства об интеллектуальной собственно- сти и правоприменительной практики Совета по интеллектуальной собственности Торгово-про- мышленной палаты Российской Федерации;

7.Тиллинг Екатерина Михайловна – адво- кат, партнер и руководитель практики интеллек- туальной собственности юридической компании

«Eversheds Sutherland», старший преподаватель департамента права цифровых технологий и био- права Национального исследовательского универ- ситета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);

8.ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятель- ности военного, специального и двойного назна- чения»;

9.Роспатент;

10.Юристы ООО «АА1913»;

11.Яхин Юрий Алексеевич – старший юрист юридической фирмы «Бейкер Макензи», патент- ный поверенный.

В заседании НКС приняли участие:

12.Новоселова Людмила Александровна – до- ктор юридических наук, профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая

Приложениекюбилейномувыпуску/№2(40)Июнь2023