§ 5. Право на товарный знак и знак обслуживания

I. Законодательство РФ понимает под товарными знаками словес­ное, изобразительное, объемное, другие обозначения, выполненные в любой цветовой гамме и служащие для индивидуализации — от­личия товаров (или услуг) одних производителей от товаров (услуг) других производителей.

К товарным знакам приравниваются знаки обслуживания, ис­пользуемые организациями и гражданами-предпринимателями, дея­тельность которых заключается в оказании различных услуг (гости­ницы, прачечные, транспортные предприятия, туристические бюро и др.).

Установлена регистрационная система охраны товарных знаков. Правовая охрана предоставляется на основании государственной ре­гистрации знака российским патентным ведомством или на основа­нии международной регистрации в силу международного договора. Регистрационная система означает, что право на защиту товарного знака не может быть обосновано не только охраной тождественного товарного знака за рубежом, но и его фактическим использованием на территории Российской Федерации (при импорте товаров, экспо­нировании на выставках без последующей своевременной регистра­ции и т.п.) в силу принципа территориального действия охраны то­варных знаков.

Согласно п. 3 ст. 6 Парижской конвенции по охране промыш­ленной собственности 1883 г. «знак, надлежащим образом зареги­стрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как не­зависимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения».

2. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетель­ство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключи­тельное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Па товарные знаки, охраняемые в соответствии с международ­ным договором РФ — Мадридским соглашением, — свидетельства не выдаются.

Срок действия свидетельства — 10 лет с даты поступления за­явки на регистрацию. Практически же охрана знака не ограничена во времени, поскольку владелец свидетельства может неоднократно возобновлять регистрацию па очередные 10 лет при условии своев-

ременной подачи об этом заявления в патентное ведомство и упла­ты пошлины. Срок действия международной регистрации — 20 лет с правом неограниченного дальнейшего продления при условии упла­ты пошлины.

Основное требование, предъявляемое к изображению регистри­руемого знака, — отличительные свойства, с помощью которых до­стигается индивидуализация маркируемых товаров. Соответственно, не допускается регистрация товарного знака, не обладающего разли­чительной способностью.

В ГК РФ детально регламентированы и другие основания, по ко­торым заявленное обозначение не может быть признано охраноспо­собным в качестве товарного знака (ст. 1483 ГК РФ). В том числе со­гласно условиям Парижской конвенции по охране промышленной собственности (ст. 6 ter) не допускается регистрация обозначений, воспроизводящих государственную символику, а также символику международных организаций.

Обмен информацией о таких обозначениях осуществляется странами-участниками через Международное бюро ВОИС. Не до­пускается регистрация ложных обозначений, способных ввести в за­блуждение потребителя товаров, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, что отвечает общепри­знанным нормам мирового оборота.

В России товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица или гражданина, занимающегося предприни­мательской деятельностью. Специальные правила установлены для регистрации «коллективных товарных знаков» на имя объединений предприятий (союзов, хозяйственных объединений и т.п.) для обо­значения продукции, выпускаемой (или реализуемой) предприятия­ми, входящими в объединение.

Иностранные обладатели товарных знаков пользуются правами на охрану, использование и защиту товарных знаков на основе меж­дународных договоров РФ.

3. В России заявка на регистрацию товарного знака подается в патентное ведомство на русском языке или с приложением пере­вода на русский язык. Перевод должен быть представлен не позднее трех месяцев со дня поступления заявки. Иностранные заявители, постоянно проживающие за границей, ведут дела, связанные с ре­гистрацией товарных знаков, через патентных поверенных. В соот­ветствии с двусторонними соглашениями между странами СНГ до-

пускается взаимная подача заявок на регистрацию непосредственно заявителем.

Иностранные заявители могут зарегистрировать товарный знак в России как путем подачи заявки в Роспатент, так и на основе меж­дународной заявки, поданной в Международное бюро ВОИС.

Российские заявители также могут получить охрану товарных знаков в зарубежных странах на основе международной регистра­ции. Для международной регистрации знака (помимо уплаты нацио­нального сбора) требуется предварительная уплата международной пошлины, включающая:

• основную пошлину;

• дополнительную пошлину за каждый класс товаров или услуг (сверх трех), для которых применяется знак;

• добавочную пошлину за каждое заявление о территориаль­ном расширении охраны.

Российские и иностранные заявители могут также воспользо­ваться льготами Парижской конвенции по конвенционному и вы­ставочному приоритету. Для товарных знаков приоритетная льго­та по обоим основаниям составляет шесть месяцев, соответственно, со дня подачи первой заявки или со дня открытого показа экспона­та, на котором помещен товарный знак, на официально признанной международной выставке, проходящей па территории одного из го­сударств — участников Парижской конвенции. Приоритет товарного знака также может устанавливаться по дате международной регист­рации товарного знака в соответствии с международными договора­ми РФ.

4. Исключительное право на товарный знак, удостоверенное го­сударственной регистрацией, означает, что его обладатель может ис­пользовать зарегистрированный товарный знак (в соответствии со ст. 1229 ГК РФ) любым не противоречащим закону способом и рас­поряжаться своим исключительным правом. Открытый перечень способов использования товарных знаков дан в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Существенным условием действия исключительного права на то­варный знак является требование об обязательном использовании то­варного знака самим владельцем или другим лицом по договору с вла­дельцем (ст. 1486 ГК РФ). Если товарный знак не применялся (без уважительных причин) для маркировки соответствующих товаров в течение любых трех лет после его государственной регистрации, то

331

по требованию заинтересованного лица его регистрация может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров.

Использованием товарного знака в целях подтверждения своего исключительного права признается его использование самим право­обладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основа­нии лицензионного договора (лицензиатом), либо другим лицом, осу­ществляющим использование товарного знака под контролем правооб­ладателя в целях его введения в гражданский оборот.

До принятия ГК РФ в Законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (ст. 22) предусматривались два способа надлежащего использования товарного знака: самим правообладате­лем или лицензиатом¹.

Гражданский кодекс РФ, по сути, легализовал еще один ва­риант — использование товарного знака «под контролем правообла­дателя» третьими лицами, что особенно актуально для иностранных правообладателей.

В международной торговле одним из основных договоров, по­средством которых осуществляется продвижение и (или) организа­ция сбыта товара иностранного производителя на зарубежной терри­тории, является дистрибьюторский договор. В связи с этим в россий­ской судебной практике неоднократно возникали дела по спорам, возбуждаемым заинтересованными лицами, о досрочном прекраще­нии действия товарного знака иностранного правообладателя, экс­портирующего свой товар, маркированный российским товарным знаком, через дистрибьютора.

Мотивируя свои требования, истец обычно указывал на отсут­ствие лицензионного договора между правообладателем и дистри­бьютором на использование товарного знака. Хотя лицензионный договор в этом случае не требовался, поскольку экспорт товара че­рез дистрибьютора осуществляется по прямому договору с правооб­ладателем товарного знака, т.е. «под его контролем». Иной подход к толкованию ст. 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслужи­вания и наименованиях мест происхождения товаров» противоречил ее смыслу, поскольку главная цель введения обязательного исполь­зования — обеспечить фактическое (реальное) функционирование

¹ Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2322. Документ утратил силу. 332

охраняемого товарного знака в гражданском обороте, избавить на­циональные и международные реестры от «мертвых» знаков.

С принятием части четвертой ГК РФ эта позиция, сформировав­шаяся в российской судебной практике, получила легальное закре­пление в ст. 1486 Кодекса.

5. Распоряжение исключительным правом на товарный знак осу­ществляется на основе гражданско-правовых договоров:

• об отчуждении исключительного права на товарный знак (до­говор об уступке товарного знака);

• о предоставлении права использования товарного знака (ли­цензионный договор);

• о коммерческой концессии.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

может быть заключен в отношении всех (полная уступка) или части товаров, для которых он зарегистрирован. Отчуждение исключитель­ного права не допускается, если это может ввести потребителя в за­блуждение относительно товара или его изготовителя.

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака в определенных договором пределах также может быть заключен в отношении всех или отдельных видов товаров, вне­сенных в реестр. Российский закон возлагает на лицензиата обязан­ность выпускать лицензированный товар не ниже качества товара лицензиара. Последнему предоставлено право контроля за выполне­нием этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

Оба договора подлежат обязательной регистрации в патентном ведомстве. Без такой регистрации они считаются недействитель­ными.

Договор коммерческой концессии — новый договорный инсти­тут, введенный ГК РФ (гл. 54). Основным обязательством, опреде­ляющим особенности договора, является предоставление «правооб­ладателем» «пользователю» комплекса исключительных прав на ис­пользование объектов интеллектуальной собственности. Договор коммерческой концессии заключается с целью создания новых хо­зяйственных комплексов — магазинов, ресторанов, гостиниц и т.п. под фирмой правообладателя. Согласно новой редакции ст. 1027 ГК РФ обязательным условием договора становится предоставление права использовать комплекс исключительных прав, включающий

права на товарный знак и (или) знак обслуживания, коммерческое обо­значение, секрет производства (ноу-хау). Как и в прежней редакции, этот перечень открытый. Стороны могут предусмотреть в договоре передачу прав и на другие объекты исключительных прав изобрете­ния, промышленные образцы, программы ЭВМ.

Следует отметить, что в сложившейся практике и ранее типич­ным для этого договора было включение в его предмет права ис­пользовать товарный знак (знак обслуживания) для товаров, кото­рые будет выпускать (продавать) пользователь, или для оказываемых им услуг. Хотя договор мог охватывать и другие объекты интеллекту­альной собственности: например, изобретения, промышленные об­разцы (охраняемую внешнюю форму изделия) или программу для ЭВМ.

Договор заключается в письменной форме. Кроме того, поскольку передаются права на товарный знак, договор подлежит обязательной регистрации в патентном ведомстве. При несоблюдении этого требо­вания (как и письменной формы) договор считается ничтожным, и наступают последствия, предусмотренные ст. 165 ГК РФ.

6. Права владельца свидетельства на товарный знак защищаются от незаконного использования охраняемого знака в судебном поряд­ке в соответствии с общими нормами ГК РФ о защите гражданских прав, общими и специальными нормами, предусмотренными гл. 69 (ст. 1252 и 1253) и гл. 76 (ст. 1515) Кодекса.

Незаконным использованием признается использование без разре­шения правообладателя товарного знака или сходного с ним обозна­чения в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Имеется в виду использование товарного знака для индивидуализа­ции тех товаров (услуг), для которых этот знак был зарегистрирован, или однородных товаров. Товары, упаковки товаров, этикетки, на которых незаконно размещены товарные знаки или сходные с ними обозначения, признаются контрафактными.

Правообладатель, исключительные права которого нарушены, вправе потребовать:

• прекращения нарушения;

• возмещения убытков от нарушителя или выплаты компенса­ции;

• изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя кон­трафактных товаров;

• публикации судебного решения в целях восстановления де­ловой репутации.

7. Общеизвестные товарные знаки. Процедура признания и охра- ны «общеизвестных товарных знаков» в соответствии с требования- ми ст. 6 bis Парижской конвенции регулируется специальными нор- мами, предусмотренными в ст. 1508 и 1509 гл. 76 ГК РФ.

Общеизвестным может быть признан как охраняемый на терри­тории Российской Федерации товарный знак (в силу государствен­ной регистрации или международного договора), так и обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее в России правовой охраны. Для такого признания должно быть установлено, что товарный знак «в результате интенсивного использования» стал широко известным (узнаваемым) среди соответствующих потребите­лей товаров, выпускаемых под этим знаком, в частности, благодаря большому торговому обороту и интенсивной рекламе.

Охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения патентного ведомства, которое принимается по заявлению обладателя знака. При положительном решении заявите­лю выдается свидетельство на общеизвестный товарный знак, дей­ствующее бессрочно.

8. Международные договоры в области охраны товарных знаков.

8.1. Основной международный договор — Мадридское соглаше­ние о международной регистрации знаков 1891 г. Россия участвует так­же в Договоре о законах по товарным знакам 1994 г., в Ниццком согла­шении о международной классификации товаров и услуг для регистра­ции знаков* 1957 г. Товарные знаки входят в круг объектов Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Текст Мадридского соглашения неоднократно пересматривался, последние изменения внесены 28 сентября 1979 г. Действует также Инструкция к Мадридскому соглашению, детализирующая положе­ния Соглашения.

I декабря 1995 г. вступил в силу Протокол к Мадридскому со­глашению, а Инструкция была признана общей к Мадридскому со­глашению и к Протоколу (была пересмотрена в 1998 г., последние

Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для ре­гистрации знаков. Публикация .4" 292 (R). Женева: Всемирная организация ин­теллектуальной собственности,1992.

335

изменения вступили в силу 1 декабря 2008 г.). Россия стала участ­ницей Протокола в июне 1997 г. Мадридская система призвана облег­чить процедуру регистрации товарных знаков на территории стран-участниц.

Международная заявка должна отвечать требованиям, установ­ленным Соглашением, Протоколом и Инструкцией. Заявка пода­ется в Международное бюро ВОИС через национальное ведомство страны заявителя (в России через патентное ведомство) по установ­ленной форме на официальном бланке. До международной регист­рации товарный знак должен быть зарегистрирован в стране проис­хождения.

Если Международное бюро считает, что международная заявка соответствует предъявляемым к ней требованиям, оно регистриру­ет знак в Международном реестре и уведомляет об этом все ведом­ства тех государств, которые указаны в заявке, а также национальное ведомство, представившее заявку. Датой регистрации считается дата подачи заявки в стране происхождения, если Международное бюро получило заявку в течение двух месяцев с момента подачи. В против­ном случае заявка регистрируется по дате ее получения Международ­ным бюро. Информация о зарегистрированных заявках публикуется в ежемесячном бюллетене ВОИС.

Международная регистрация снимает необходимость подачи за­явки в каждой стране, где заявитель заинтересован в охране своего знака. Однако за национальными ведомствами сохраняется право отказать в предоставлении охраны в отношении всех или части това­ров, включенных в заявку. Отказ допустим только по тем основани­ям, которые в соответствии с Парижской конвенцией предусмотре­ны национальным законодательством также для отказа в регистра­ции знака по национальной заявке.

В случае признания зарегистрированного международного зна­ка недействительным его владельцу должна быть своевременно пре­доставлена возможность защиты своих прав. Решение о признании товарного знака недействительным сообщается в Международное бюро, которое вносит в международный реестр запись о признании международной регистрации недействительной.

8.2. Перспективным шагом в развитии международного сотруд­ничества является подписание Сингапурского договора о законах по товарным знакам 2006 г. Сингапурский договор заменил для его участников Договор о законах по товарным знакам 1994 г.