§ 12. Договорные формы ограничения исключительных прав

О.А. ГОРОДОВ

Общие положения. Планируемые в Российской Федерации мероприятия по снятию ключевых правовых ограничений, созданию и совершенствованию отдельных правовых институтов в процессе формирования новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим для возникновения и развития современных технологий, заявленные в Программе "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. N 1632р, актуализировали проблематику ограничения исключительных прав (легальной монополии) как одного из условий либерализации доступа к различного рода охраняемым интеллектуальным ресурсам.

Решение задачи корректного ограничения исключительных имущественных прав представляется особенно важным в условиях интенсивного развития информационной инфраструктуры общества и внедрения цифровых технологий как в социально-культурную сферу, так и в экономические отношения. Классические формы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, основанные преимущественно на использовании юридических средств запретительного характера, не только препятствуют выполнению охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности общественно полезной функции, но и ослабляют их инвестиционный потенциал. Это происходит вследствие противоречия между новыми способами использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, представленных в цифровой форме, и правилами действующего законодательства, регулирующими их правовую охрану при помощи традиционного и давно освоенного юридического инструментария, в основу которого положен институт исключительных прав. Отрицательные последствия такого противоречия проявляют себя в предметных областях как авторского, так и патентного права. При этом действующие правовые возможности, именуемые случаями свободного использования, которые установлены, в частности, ст. ст. 1273 - 1279, 1359 ГК РФ, а также юридические механизмы, лежащие в основе принципа исчерпания прав (ст. ст. 1272, 1325, 1359, 1422, 1456 ГК РФ), не могут существенно снизить действие отрицательных эффектов, вызываемых применением монополии de jure в условиях современного технологического уклада.

В области авторско-правовой охраны имеет место постоянное усложнение действий правообладателей, направленных на пресечение противоправного использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных системах, в частности в сети Интернет. Иными словами, правообладателю становится практически невозможно не столько юридически, сколько технологически обеспечить функционирование негативной стороны исключительного права, то есть практически реализовать правомочие на запрет, предоставленное ему по закону.

В области патентно-правовой охраны также существуют юридические барьеры, проявляющие себя в случаях возникновения необходимости использования охраняемых с помощью института исключительных прав результатов интеллектуальной деятельности в общественно полезных и инновационных целях.

Для преодоления указанных препятствий и снижения негативного эффекта легальной монополии, усилившегося в новых технологических условиях, все большее значение приобретают так называемые инклюзивные механизмы регулирования, в основу которых положены правовые конструкции, с помощью которых устраняется или ограничивается эффект эксклюзивности, присущий действующим моделям правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности <1>. Указанные механизмы, представляющие собой формы ограничения исключительных прав, широко применяются в ряде зарубежных стран, чья экономика или ее отдельные сегменты опираются на современные технологически развитые способы производства материальных и духовных благ. Так, получили признание современные формы ограничения исключительных прав, в основу которых положено использование системы открытых лицензий Creative Commons, системы свободного программного обеспечения, системы альтернативной компенсации, системы принудительных лицензий, режима общественного достояния. Некоторые из названных форм (лицензии Creative Commons, система свободного программного обеспечения, система альтернативной компенсации) задействованы в целях обеспечения равного и свободного доступа к интеллектуальным ресурсам в области авторского права. Форма принудительного лицензирования в большей степени характерна для сферы патентно-правовой охраны. Режим общественного достояния устанавливается, как правило, в отношении объектов авторского права, но практически применим ко всем результатам интеллектуальной деятельности, в отношении которых законом не устанавливалось исключительное имущественное право на их использование или истек установленный законом срок его действия <2>.

--------------------------------

<1> См. подробнее об инклюзивных механизмах регулирования авторских отношений: Будник Р.А. Инклюзивное право автора. Цивилистическая концепция. М., 2017.

<2> См. подробнее о режиме общественного достояния: Городов О.А. Общественное достояние как правовой режим результатов интеллектуальной деятельности // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. N 4. С. 10 - 18; Он же. Особенности перехода результатов интеллектуальной деятельности в режим общественного достояния // Правоведение. 2017. N 3.

В российском законодательстве об интеллектуальной собственности применяются не все из названных выше форм ограничения исключительных прав. Наиболее распространенными являются те из них, которые опосредуются договорными институтами открытой и принудительной лицензий.

Рассмотрим подробнее специфику указанных форм, получившую отражение в законодательстве об интеллектуальной собственности.

Открытая лицензия. Российское законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает различные случаи предоставления открытой лицензии. Эти случаи установлены правилами, закрепленными в ст. ст. 1286.1, 1308, 1368, 1429 ГК РФ, и относятся к предоставлению лицензиату права на использование произведений науки, литературы или искусства, объектов смежных прав, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений.

Открытая лицензия представляет собой лицензионный договор, предметом которого выступает право использования того либо иного объекта авторских, смежных или патентных прав в установленных лицензиаром пределах и на заранее объявленных условиях. Согласно указанному договору лицензиату предоставляется простая (неисключительная) лицензия. Основным отличием открытых лицензий от обычных лицензионных договоров является специальный и, как правило, упрощенный порядок их предоставления и отзыва.

Особенности предоставления открытой лицензии в авторском праве определены правилами ст. 1286.1 ГК РФ. Одной из таких особенностей является предоставленная лицензиату возможность создания нового результата интеллектуальной деятельности с использованием произведения, принадлежащего лицензиару. Что должен представлять собой этот новый результат и кто будет считаться его автором, законодатель не уточняет. Новым, как минимум, должен считаться результат интеллектуальной деятельности, появившийся после переработки произведения. Результат переработки есть не что иное как производное произведение, которое является самостоятельным объектом авторского права (подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Однако право на переработку считается использованием произведения и относится к разряду исключительных правомочий правообладателя. Правомочия исключительного характера в рамках простой неисключительной лицензии переданы быть не могут. Следовательно, продекларированная возможность создания нового результата на основе произведения, исключительное право на использование которого принадлежит лицензиару, в рамках модели свободной лицензии, предложенной законодателем, нереализуема.

В то же время по смыслу п. 3 ст. 1266 ГК РФ в случае, предусмотренном п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ, автор может дать согласие на внесение в будущем изменений, сокращений и дополнений в свое произведение, на снабжение его при использовании иллюстрациями и пояснениями, если это вызвано необходимостью (исправление ошибок, уточнение или дополнение фактических сведений и т.п.), при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения. Это уже будет не производное, а технически измененное произведение, которое не является новым результатом интеллектуальной деятельности, равно как и самостоятельным объектом авторско-правовой охраны.

Особенности предоставления открытой лицензии на использование объектов смежных прав установлены правилами, содержащимися в ст. 1308 ГК РФ, путем формулировки отсылочной нормы. Согласно указанной статье лицензионный договор, по которому предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование объекта смежных прав, может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия). К такому договору применяются положения о предоставлении открытой лицензии на использование произведений науки, литературы или искусства.

Особенности предоставления открытой лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец закреплены правилами ст. 1368 ГК РФ. Согласно п. 1 указанной статьи патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии). Добровольное предоставление права использования названных результатов интеллектуальной деятельности компенсируется патентообладателю уменьшенным на 50% размером патентной пошлины. Такое уменьшение начинает действовать с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии. В то же время сведения об открытой лицензии публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности за счет патентообладателя.

Очевидно, что право использования может быть предоставлено не любому лицу, а только тем лицам, которые будут использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец на территории действия патентных прав. Указанное обстоятельство позволяет отличить действие открытой лицензии на объекты патентного права от действия открытой лицензии на объекты авторского права. В последнем случае если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается использование соответствующего произведения, такое использование допускается на территории всего мира. Открытая лицензия на использование объектов патентных прав также не может быть предоставлена патентообладателем, передавшим право использования указанными объектами по договору исключительной лицензии или в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии.

Предоставление права использования по лицензионному договору, заключенному на условиях открытой лицензии, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ. Необходимость такой регистрации снимает вопрос об упрощенном порядке предоставления открытой лицензии, характерном для произведений науки, литературы и искусства.

Открытая лицензия на селекционное достижение выдается по правилам, сформулированным в ст. 1429 ГК РФ. Эти правила в содержательном плане перекликаются с нормами, регламентирующими предоставление открытой лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Исключение составляют лишь юридические последствия отзыва открытой лицензии на селекционное достижение, касающиеся судьбы лицензионных договоров, заключенных на условиях открытой лицензии. Согласно п. 2 ст. 1429 ГК РФ, если до отзыва открытой лицензии были заключены соответствующие лицензионные договоры на условиях открытой лицензии, лицензиаты сохраняют свои права на весь срок действия этих договоров. В этом случае патентообладатель обязан уплачивать пошлину за поддержание патента в силе в полном размере со дня отзыва открытой лицензии. Подобного правила ст. 1368 ГК РФ не содержит.

Принудительная лицензия. Сущность принудительного лицензирования заключается в обеспечении более широкого доступа общественности к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности. Такой доступ служит общественно полезным целям и стимулирует научно-технический прогресс. Он реализуется посредством конструирования специального правового института, именуемого принудительным лицензированием. Институт принудительного лицензирования активно применяется в сфере интеллектуальной собственности в качестве одного из механизмов ограничения юридической монополии, с помощью которого участники рынка могут испросить, а затем получить разрешение на использование чужого результата интеллектуальной деятельности. Правила, регламентирующие применение указанного института, закреплены как в международных соглашениях, так и на уровне национальных законов. Базовые условия применения принудительного лицензирования сформулированы в ст. ст. 30 и 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Так, согласно ст. 30 указанного Соглашения страны-члены могут предусматривать ограниченные изъятия из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие изъятия не вступают необоснованно в противоречие с нормальным использованием патента и, с учетом законных интересов третьих лиц, необоснованно не ущемляют законные интересы патентовладельца.

В действующем российском законодательстве об интеллектуальной собственности институт принудительного лицензирования установлен в Общих положениях части четвертой ГК РФ (ст. 1239) применительно ко всему спектру охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Однако фактически порядок выдачи принудительных лицензий определен лишь в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (ст. 1362) и селекционных достижений (ст. 1423).

В отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов законодатель предусмотрел два основания, по которым могут быть предоставлены принудительные лицензии на использование указанных объектов патентного права.

Первым основанием является неиспользование или недостаточное использование патентообладателем запатентованных объектов. Согласно п. 1 ст. 1362 ГК РФ, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Особенностями приведенной нормы являются условия, определенные законодателем, при одновременном наличии которых допускается предоставление принудительной лицензии. К числу таких условий относятся:

- неиспользование или недостаточное использование патентообладателем охраняемых объектов в течение определенных сроков;

- неиспользование или недостаточное использование патентообладателем охраняемых объектов, не обусловленное уважительными причинами;

- недостаточное предложение товаров, работ или услуг, в которых воплощены охраняемые объекты на рынке;

- наличие причинно-следственной связи между недостаточным предложением товаров, работ или услуг и неиспользованием или недостаточным использованием охраняемых объектов;

- наличие желания и готовности лица, претендующего на роль лицензиата, использовать охраняемый объект;

- соблюдение лицом, желающим и готовым заключить с патентообладателем лицензионный договор, правил, предусмотренных ст. 435 ГК РФ;

- наличие факта отказа патентообладателя от заключения с лицом, претендующим на роль лицензиата, лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

При наличии указанных выше условий, характеризующихся значительным количеством сугубо оценочных параметров, суд принимает решение о предоставлении лицензии и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Предоставление принудительной лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства.

Действие принудительной лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно.

Вторым основанием предоставления принудительной лицензии является наличие зависимого изобретения. В этой ситуации обладатель патента на зависимое изобретение не может использовать свое изобретение, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике. В этом случае обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной лицензии. При этом полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Как и в случае предоставления принудительной лицензии по основанию неиспользования или недостаточного использования, правила принудительного лицензирования при наличии зависимого патента перегружены оценочными понятиями и содержат явно дискриминационное условие - указание на степень технической важности зависимого изобретения и его экономическое преимущество как дополнительный критерий необходимости его использования. Здесь следует согласиться с позицией Э.П. Гаврилова, высказанной им относительно целесообразности выдачи принудительной лицензии вне зависимости от экономических и технических качеств зависимого изобретения <1>.

--------------------------------

<1> См.: Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Промышленные права. 21 век. М., 2016. С. 181.

Понятно, что обладатель первого патента при наличии зависимого изобретения также не может использовать свои изобретение или полезную модель без нарушения исключительных прав, удостоверенных зависимым патентом. Таким образом, исключительное право на использование технических решений, защищенных патентами, оказывается "парализованным". Для выхода из такой ситуации обычно применяется схема двустороннего обмена лицензиями, известная как перекрестное лицензирование (cross licensing). В связи с этим представляется не вполне обоснованной позиция законодателя, избравшего асимметричную модель перекрестного лицензирования, в рамках которой установлен неравноценный обмен правами на использование технических решений. Изобретение или полезная модель, право на использование которых удостоверяется основным патентом, существенно уступают зависимому с точки зрения наличия технической важности и экономических преимуществ. Указанная модель закреплена в абз. 3 п. 2 ст. 1362 ГК РФ, согласно которому в случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике. При этом повышенные технические и экономические требования к изобретению или полезной модели, защищенным основным патентом, не предъявляются. Отмеченное еще раз указывает на ошибочность решения законодателя, установившего повышенные требования к зависимому изобретению.

Действия по предоставлению и прекращению права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на условиях принудительной лицензии подлежат государственной регистрации.

В отношении селекционных достижений институт принудительного лицензирования установлен правилами ст. 1423 ГК РФ, а на международном уровне - ст. 17 Международной конвенции по охране новых сортов растений, которая допускает ограничение права селекционера в силу причин, обусловленных общественными интересами.

Согласно п. 1 ст. 1423 ГК РФ по истечении трех лет со дня выдачи патента на селекционное достижение любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное достижение, при отказе патентообладателя от заключения лицензионного договора на производство или реализацию семян, племенного материала на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации такого селекционного достижения. В отличие от оснований выдачи принудительной лицензии на изобретения, полезные модели и промышленные образцы законодатель не формулирует условия о неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем запатентованного объекта.

Особенностями приведенной нормы являются сформулированные законодателем условия, при одновременном наличии которых допускается предоставление принудительной лицензии на селекционное достижение. К числу таких условий относятся:

- истечение трехлетнего срока со дня выдачи патента;

- наличие желания и готовности лица, претендующего на роль лицензиата, использовать охраняемое достижение;

- наличие факта отказа патентообладателя от заключения с лицом, претендующим на роль лицензиата, лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.