3. Создание объекта исключительного права при исполнении

обязательств по подрядному договору или договору

на выполнение НИР и ОКР

Охраноспособные результаты научно-технического творчества могут быть созданы в результате выполнения работ по гражданско-правовым договорам подряда и обособившимся от них специальным договорам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР), которые прямо не предусматривали их создание.

В этом случае исключительное право на соответствующий объект (изобретение, полезную модель, промышленный образец, программу для ЭВМ, базу данных, топологию ИМС, ноу-хау) по общему правилу принадлежит подрядчику (исполнителю), если только иное, т.е. принадлежность указанного права заказчику, прямо не предусмотрено условиями договора. Но одновременно заказчик получает право использовать созданный объект на условиях простой (неисключительной) лицензии, по сути, имеющей безвозмездный характер <1>. Данное право сохраняется за ним и при отчуждении (передаче) подрядчиком своего исключительного права третьему лицу (п. 1 ст. 1297, п. 1 ст. 1371, п. 1 ст. 1462, ч. 1 ст. 1471 ГК).

--------------------------------

<1> Точнее говоря, использование заказчиком созданного по договору результата научно-технического творчества в данном случае происходит без дополнительной оплаты исполнителю (подрядчику), но фактически включается в стоимость выполненных последним договорных работ. Это препятствует прямой законодательной квалификации данной лицензии в качестве безвозмездной.

Если же по условиям конкретного подрядного договора или договора на выполнение НИР и ОКР исключительное право на результат научно-технического творчества, созданный исполнителем и не предусматривавшийся договором, принадлежит заказчику (либо передано исполнителем третьему лицу, указанному заказчиком), исполнитель (подрядчик) вправе использовать созданный им объект для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии.

Следует, однако, иметь в виду, что изложенные правила носят диспозитивный характер. Иначе говоря, условиями конкретного договора возможность получения договорным контрагентом простой (неисключительной) лицензии может быть прямо исключена.

Поскольку исполнителями (подрядчиками) в рассматриваемых договорах являются юридические лица, их работники (физические лица), творческим трудом которых созданы соответствующие охраноспособные объекты (приобретающие режим служебных), наряду с неимущественными интеллектуальными правами приобретают также право на вознаграждение за их использование от своего работодателя.

§ 3. Обязательства из договоров

по распоряжению исключительными правами

1. Договор об отчуждении исключительных прав

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК).

Как уже отмечалось, договор об отчуждении исключительного права как собирательное понятие охватывает различные известные договоры. Возмездное отчуждение исключительного права является либо договором о его купле-продаже (п. 4 ст. 454 ГК прямо предусматривает специальное правило о продаже имущественных прав), либо договором о его мене (например, на акции или на доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью) <1>. Безвозмездное отчуждение исключительного права представляет собой разновидность договора дарения (п. 1 ст. 572 ГК).

--------------------------------

<1> По смыслу п. 1 ст. 583 ГК исключительное право теоретически может также стать предметом договора ренты (подробнее об этом см.: Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. М., 2005. Т. 3: Обязательственное право. С. 428 - 429, автор соответствующей главы - В.С. Ем).

Возможно также внесение этого права в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества (товарищества) или производственного кооператива, в том числе по договору о приобретении акций (долей, паев) такой коммерческой организации (п. 6 ст. 66 ГК). В этом случае соответствующее исключительное право может как полностью отчуждаться, так и передаваться юридическому лицу для временного использования по лицензионному договору <1>.

--------------------------------

<1> См.: п. 2 ст. 34 Закона об акционерных обществах; п. 2 ст. 10 Закона о производственных кооперативах; п. 1 ст. 15 Закона об обществах с ограниченной ответственностью; п. 17 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Вместе с тем договор об отчуждении исключительного права не следует рассматривать в качестве разновидности традиционной уступки права - цессии (ст. 382 ГК). Правила ГК о цессии по прямому указанию закона относятся только к обязательственным, но не к интеллектуальным (исключительным) правам.

По своей юридической природе договор об отчуждении исключительных прав может быть как реальным (в случае, когда правообладатель передает свое исключительное право приобретателю, например, при дарении этого права), так и консенсуальным (в случае, когда правообладатель обязуется передать приобретателю свое исключительное право, например, при его продаже или мене) (п. 1 ст. 1234 ГК).

Данный договор предполагается возмездным (если только его условия прямо не предусматривают безвозмездное отчуждение исключительного права), причем в нем должен прямо определяться размер вознаграждения правообладателя либо порядок его определения. При отсутствии такого условия договор признается незаключенным, поскольку к нему в силу индивидуальности большинства результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации неприменимы общие правила п. 3 ст. 424 ГК о сравнении с ценой аналогичного товара (п. 3 ст. 1234 ГК). Следовательно, в возмездном договоре об отчуждении исключительного права цена является его существенным условием.

Договор об отчуждении исключительного права по общему правилу следует считать двусторонним, ибо он предусматривает взаимные права и обязанности для обоих участников. Исключение составляет лишь реальный безвозмездный договор (по существу, являющийся разновидностью договора дарения) по причине отсутствия у одаряемой стороны каких-либо обязанностей.

Для рассматриваемого договора обязательна письменная форма, а если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, являющееся объектом отчуждаемого исключительного права, подлежат государственной регистрации, договор о его отчуждении также требует государственной регистрации (п. п. 2 и 3 ст. 1232 ГК). При отсутствии такой регистрации соответствующий договор считается недействительным (ст. 168 ГК), а переход исключительного права - несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК) <1>.

--------------------------------

<1> В связи с этим следует признать, что в случаях, когда договор о распоряжении исключительным правом подлежит государственной регистрации, традиционное отнесение его к числу реальных или консенсуальных утрачивает принципиальное значение. Ведь возникновение прав и обязанностей сторон в этих ситуациях связано не со способом совершения сделки (с реальной передачей ее предмета или только с достижением соглашения об этом), а с фактом ее государственной регистрации, в отсутствие которого сделка признается недействительной (ничтожной в соответствии с п. 1 ст. 165 ГК), т.е. не влекущей юридических последствий, на которые рассчитывали ее участники (п. 6 ст. 1232, п. 2 ст. 1234, абз. 3 п. 2 ст. 1235 ГК).

Исключительное право по договору о его отчуждении переходит к приобретателю в момент заключения договора. Но данное правило является диспозитивным, допуская определение сторонами данного договора иного момента перехода права. В случае необходимости государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права оно считается перешедшим к новому правообладателю только и именно в момент такой регистрации.

При неисполнении приобретателем права по возмездному договору своей обязанности уплатить прежнему правообладателю (отчуждателю права) предусмотренное договором вознаграждение последний согласно п. 5 ст. 1234 ГК вправе: в случае если исключительное право уже перешло к приобретателю, потребовать в судебном порядке перевода на себя данного права (т.е., по сути, его возврата) и возмещения причиненных убытков, а в случае, если это право еще не перешло к приобретателю, отказаться от договора в одностороннем (внесудебном) порядке, а также потребовать возмещения всех убытков, причиненных расторжением договора. Таким образом, усиливается защита имущественных интересов правообладателя (отчуждателя исключительного права), в большинстве случаев являющегося автором результата интеллектуальной деятельности.