Глава 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таєм­ницю» містить 4 статті. Процитуємо їх.

Стаття 505 «Поняття комерційної таємниці».

«1. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її скла­дових є невід'ємною та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існую­чим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих осо­бою, яка законно контролює цю інформацію.

2. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці».

Стаття 506 «Майнові права інтелектуальної власності на комер­ційну таємницю».

«1. Майновими правами інтелектуальної власності на комерцій­ну таємницю є:

1. право на використання комерційної таємниці;

2. виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;

3. виключне право перешкоджати неправомірному розголошен­ню, збиранню або використанню комерційної таємниці;

4. інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені за­коном.

2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таєм­ницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комер­ційною таємницею, якщо інше не встановлено договором».

Стаття 507 «Охорона комерційної таємниці органами держав­ної власності».

«1. Органи державної влади зобов'язані охороняти від недобро­совісного комерційного використання інформації, яка є комерційною таємницею та створення якої потребує значних зусиль і яка надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними продуктами, що містять нові хімічні сполуки. Ця інформація охоро­няється органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито заходів щодо її охорони від недобросовісно­го комерційного використання.

2. Органи державної влади зобов'язані охороняти комерційну таємницю також в інших випадках, передбачених законом».

Стаття 508 «Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю».

«1. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерцій­ну таємницю обмежується строком існування сукупності ознак комер­ційної таємниці, встановлених частиною першою статті 506 цього Кодексу».

28 січня 1994 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін і доповнень до кримінального, кримінально-про­цесуального кодексів України та Кодекс України про адміністративні правопорушення».

В главі 4 «Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці» Закону України «Про захист від недобросо­вісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР містяться такі статті:

Стаття 16 «Неправомірний збір комерційної таємниці».

Стаття 17 «Розголошення комерційної таємниці».

Стаття 18 «Схиляння до розголошення комерційної таємниці».

Стаття 19 «Неправомірне використання комерційної таємниці».

До Кримінального кодексу України від 1960 р. ввійшли статті, сформульовані таким чином:

Стаття 148⁶ «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю».

«Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємницьке шпигунство), якіцо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати».

Стаття 148⁷ «Розголошення комерційної таємниці». «Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її влас­ника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисних або інших осо­бистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту під­приємницької діяльності, —

карається позбавленням волі на строк до двох років або виправ­ними роботами на строк до двох років, або позбавленням права зай­мати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати».

Чинний нині Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. теж має дві статті з цього аспекту:

Стаття 231 «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю».

«Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що складають комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншо­го використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо не спричинило істотну шкоду суб'єкту гос­подарської діяльності, —

караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років».

Стаття 232 «Розголошення комерційної або банківської таєм­ниці».

«Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку- з про­фесійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисли­вих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності, —

карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права отримувати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк».

У нашому цивільному законодавстві поняття секретів виробниц­тва ще недостатньо опрацьоване.

У ч. З ст. 164³ «Недобросовісна конкуренція» Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено:

«Отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденціальної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця, —

тягне за собою накладання штрафу від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

На цьому полишаємо правниче поле України у сфері охорони секретів виробництва та ознайомимося зі значно досконалішим — американським.

§2. США

США терміни «ноу-хау» й «секрети виробництва» вважаються еквівалентними. Перший термін не має офіційного статусу. Окрім «ноу-хау», вживається й термін «шоу-хау», що означає «показати як». Поняттям «ноу-хау», прийнято називати певний вид технічної інфор­мації, що дає змогу його власникові виконати потрібне завдання.

У США термін «секрет виробництва» охоплює будь-яку форму­лу, зразок, пристрій або компіляцію інформації, які використовуються в підприємницькій діяльності (business) та надають можливості одер­жати переваги над конкурентами, що їх не знають і не використову­ють. Секрет виробництва є способом чи пристроєм для постійного використання в підприємницькій діяльності.

Конфіденційність інформації про секрети виробництва охоро­няється законом. Таку інформацію забороняється одержувати «не­належними методами» чи порушуючи довіру (breach of confidence). Неналежне одержання секретів виробництва вважається одним із видів недобросовісної конкуренції (unfair competition).

В американських судах при розгляді справ цієї категорії найчас­тіше дискусія виникає навколо двох питань:

• чи є відповідна інформація цінною і секретною?

• чи застосовує відповідач недозволені методи для її одержання?

На відміну від інших об'єктів інтелектуальної власності, відпові­дальність за порушення секретів виробництва випливає не з факту копіювання чи використання відповідної інформації. Відповідальність настає з огляду На використання неналежних методів її одержання.

У США законодавство, що стосується секретів виробництва, є законодавством, затвердженим на рівні штатів. Закону федерального рівня немає. Національна конференція комісіонерів у 1979 р. прий­няла «Uniform Trade Secret Act» (UTSА), що, як можна зрозуміти, має у США напівофіційний характер і є спробою кодифікувати цю ділян­ку юриспруденції. Багато штатів використали UTSA 72 як своєрід­ний шаблон під час підготовки своїх законів щодо секретів вироб­ництва. Доповнення до цього акта вносилися в 1985 р.

В UTSA секрети виробництва сформульовані як інформація, кот­ра поєднує формулу, зразок, компіляцію, програму, пристрій, метод, технічний прийом або спосіб, які породжують:

• «незалежну економічну цінність», як дійсну, так і потенційну, з огляду на те, що їх неможливо одержати третім особам, не зас­тосовуючи неналежних засобів і вони є загально невідомими;

• вони є предметом зусиль, резонних для підтримання їхньої сек­ретності.

UTSA не висуває вимоги про те, що відповідна інформація має перебувати в постійному користуванні в підприємницькій діяльності, перш ніж її вважатимуть секретом виробництва.

Конфіденційна ділова інформація у США давно була визнана власністю. Згідно з рішенням одного із судів секрет виробництва є особливим видом власності в тому розумінні, що встановлення фак­ту втручання в цю власність залежить від зловживання конкретним відповідачем конфіденційним розкриттям.

Секрет виробництва вважається «відносною власністю». Пору­шення прав на цю власність має місце (окрім зловживання конфі­денційним розкриттям) під час застосування неналежних методів одержання інформації.

Згідно з UTSA неналежним оволодінням (misappropriation) секре­тами виробництва є:

• одержання чужого секрету виробництва особою, яка знає чи може знати, що секрет виробництва отримано за допомогою неналежних засобів;

• розкриття або використання чужого секрету виробництва без чітко висловленої (explicit) чи такої, що мається на увазі (implied), згоди особи, яка:

а) використовує неналежні засоби одержання знань про секрети виробництва;

б) на момент розкриття або використання знала чи могла знати, що її знання про секрети виробництва були одержані:

• за обставин, з яких випливає зобов'язання підтримувати їх сек­ретність чи обмеження їх застосування;

• від особи, яка використовувала неналежні засоби для їх одер­жання;

• від особи (чи через неї), яка мала зобов'язання стосовно осо­би, котра подала позов, щодо підтримання їх секретності чи обмеженого використання;

в) перед матеріальною зміною свого становища (наприклад, звіль­нення з фірми-роботодавця та заснування власної) знала чи могла знати, що ця інформація була секретом виробництва та відомості про який були отримані випадково або помилково.

До ряду класично незаконних способів одержання секретів ви­робництва належать:

• промислове шпигунство (крадіжка за допомогою злому або електронних і провідникових засобів);

• хабарництво (підкуп працівників з метою порушення ними зобов'язань про конфіденційність);

• неналежне відрекомендування (наприклад, видання себе за іншу особу, в тому числі посадову).

Можуть застосовуватися й інші засоби, зокрема фотографування з повітря.

На думку фахівців, згідно з UTSA секретам виробництва надаєть­ся ширший і надійніший захист, ніж відповідно до «загального пра­ва». Суди можуть накладати на порушників заборони (injunctions) щодо використання секретів виробництва, які існують стільки, скільки інформація залишається секретом виробництва. Тобто, у принципі, нескінченно довго. Нерідко під час накладання заборон суди беруть до уваги гіпотетичний розрахунковий період, який зна­добився б для розкриття секрету виробництва законним способом. Як бачимо, можливість заборонити іншим особам розкриття секрету виробництва є важливим правом у процесі охорони ноу-хау. Вказані заборони не обов'язково можуть тривати нескінченно довго. Якщо секрет виробництва законним чином стає загальнодоступним для громадськості, то особа, на яку наклади заборону, може звернутися до суду із заявою про припинення заборони.

Суди також мають право на прийняття рішень, спрямованих на уникнення розкриття секретів виробництва і протягом періоду, що передує судовому розглядові. Замість заборони суди можуть зобов'я­зати порушника придбати ліцензію чи сплатити роялті (платежі за використання, яке вже відбулося). Компенсаційне відшкодування може охоплювати суми незаконного збагачення та відшкодування втрат. UTSA передбачає можливість відшкодування втрат у потрійному розмірі (іtreble damages).

Оскільки секрети виробництва вважаються власністю, то на них поширюються норми кримінального законодавства про крадіжку. Згідно із законодавством низки штатів крадіжка виробів, які втілю­ють секрети виробництва, є злочином. Американські фахівці все-таки вважають, що норми кримінального законодавства є вужчими, по­рівнюючи з нормами цивільного законодавства. Кримінальне законо­давство не охороняє інформацію про секрети виробництва. Охороня­ються матеріальні речі, що втілюють секрети виробництва. При цьому не обов'язково, аби відповідні вироби мали певну реальну вартість. Тобто особа, яка запам'ятала секретну формулу речовини й потім її розкрила, кримінально не переслідується, тоді як особа, котра вкрала аркуш паперу з цією формулою, підлягає під кримінальне покарання.

Доповнюючи законодавство штатів, федеральне кримінальне законодавство поширюється на передавання, продаж, одержання вкрадених товарів, цінних паперів, що мають вартість, яка перевищує 5 тис. доларів. До категорії «товари» долучають і втілені в певних речах секрети виробництва.

Розкриття інформації особам, які мають зобов'язання про підтри­мання секретності, не вважається порушенням конфіденційності відповідного секрету виробництва (у «Додатках» до цієї книги міс­титься «Коротка форма угоди про нерозголошення секретів вироб­ництва»). Але розкриття такої ж інформації особам, які не взяли на себе зобов'язань щодо збереження конфіденційності, вичерпує право власності на відповідний секрет виробництва.

Американці підкреслюють, що з метою підтримання секретності власник секрету виробництва не повинен бути пасивним. Види зу­силь, які вважаються доречними за відповідних обставин, можуть бути різними залежно від цінності секрету виробництва й фінансо­вих та інших можливостей компанії. Але «резонні зусилля» щонай­менше мають охоплювати:

• обмежений доступ (за принципом «лише тому, кому необхідно»);

• зобов'язання працівників про нерозголошення інформації;

• попереджувальне маркування інформації, яка становить, на дум­ку роботодавця, секрет виробництва (на приклад, «конфіденцій­но») та зберігання відповідної інформації у надійних місцях.

У США конфіденційні стосунки створюються або чітко сформо­ваною угодою або ж сутністю відносин між сторонами. Суди під час розгляду справ вимагають, щоб предмет секрету виробництва був чітко визначеним і зрозумілим.

Запам'ятаймо, що під публічним розкриттям інформації у США розуміють ситуацію, за якої відповідна інформація надається одній людині чи кільком особам, які перебувають поза межами конфіден­ційних взаємостосунків. Охорона секретів виробництва не втрачаєть­ся, коли сторонні відвідувачі підписують угоду про конфіденційність чи нерозкриття інформації перед тим, як вони одержують доступ до відповідних секретів.

Слід підкреслити, що у США не вимагають, щоб інформація була абсолютно секретною, тобто такою, яку знає лише одна особа. Якщо інформація не розкривається певному колові осіб (ширшому чи вуж­чому — залежно від обставин), то це означає, що вона не використо­вується.

У певних випадках виникає необхідність у розкритті секретів виробництва урядовим закладам (наприклад, для одержання урядо­вого контракту). В урядових відомствах США процедура збережен­ня конфіденційності секретів виробництва, як правило, добре опра­цьована і її належним чином дотримуються.

Відзначимо, що до секретів виробництва не застосовується кри­терій «новизна» (novelty), як це має місце щодо винаходів. Але певна частка новизни в секретах виробництва все ж має бути. Те, що відо­ме всім і не є новим, не може бути секретним.

Не застосовується до секретів виробництва й такій патентознав- чий критерій, як «неочевидність» (non-obviousness). Секрет виробниц­тва може бути вдосконаленням очевидного. Відомості, що стосуються покупців, обсягів продажу, витрат і цін, можуть вважатися секрета­ми виробництва. Не всі переліки споживачів вважаються секретни­ми. На такий статус не можуть претендувати переліки, складені за даними загальної реклами. Комп'ютерне забезпечення визнається як секрет виробництва, на який поширюється правова охорона.

На відміну від патентної охорони, охорона секретів виробництва не надає їхнім власникам виняткових прав на використання відповід­ної інформації. Інші особи можуть використовувати цю інформацію, якщо вони одержали її законним чином.

Законодавство стосовно секретів виробництва не забороняє розкриття ноу-хау добропорядними й чесними способами. Зокре­ма, за допомогою проведення самостійних досліджень з метою одержання бажаного результату. Патентне законодавство заборо­няє третім особам використовувати чужий, але вже відомий і роз­критий, наприклад, винахід. Зрозуміло, що протягом чинності відповідного патенту. Кажуть, що «патент діє проти всього світу». Секрети виробництва такого правила не мають. У контексті зако­нодавства стосовно секретів виробництва дозволяється викорис­товувати метод «зворотного інжинірингу», тобто придбати певний об'єкт, демонтувати його на складові частини та здогадатися про суть його секретів виробництва. Розкрити секрети можна, спосте­рігаючи за відкритим функціонуванням виробу чи за його експо­нуванням на публічній виставці. Широковідомим легальним спо­собом розкриття секретів виробництва є аналіз загальнодоступної літератури.

Необхідно підкреслити, якщо секрет виробництва стосується тех­нології (процесів, способів) створення продукту й відповідні секрети виробництва неможливо розкрити, спираючись на реалізовану кінцеву продукцію, то продаж такого продукту не вважається розкриттям відповідного секрету виробництва.

Якщо секрети виробництва розкриваються колишніми працівни­ками фірм, то в судах під час розгляду позовів зосереджується увага на рівні загальної майстерності й умінь відповідного працівника та специфічній інформації, яку можна отримати тільки від конкретно­го роботодавця. Американські фахівці зазначають: «Більшість підприємств уперше усвідомлює важливість секретів виробництва лише після того, як ключовий найманий працівник, якого перема­нив конкурент, чи який створив свою конкуруючу фірму, викорис­товує переваги цих секретів виробництва»^I.

Інформація про секрети виробництва може передаватися від однієї компанії до іншої на ліцензійній основі. Якщо патентна ліцен­зія розглядається як своєрідне запевнення про те, що патентовлас- ник не пред'являтиме ліцензіатові позов з огляду на використання ним розкритого патентовласником громадськості винаходу (промис­лового зразка), то ліцензія на секрет виробництва розглядається як передавання саме права на використання знань, що були невідоми­ми публіці на момент їх розкриття.

У суперечках про розкриття секретів виробництва тягар доказів покладається, як правило, на позивача. Угоди про конфіденційність і ліцензії розглядаються як додаткові контрактні права на секрети виробництва. Якщо дві сторони взаємно погоджуються, що певна інформація є секретом виробництва, то багато судів вважають відпо­відний контракт таким, що підлягає виконанню, навіть, якщо влас­ник секрету виробництва не може вказати кожний його елемент.

Складні правові питання виникають за так званих «гібридних ліцензій», предметом яких є як патенти, так і секрети виробництва. Судова практика США свідчить: якщо сутність патенту тісно пере­плетена з секретами виробництва, то в разі визнання патенту не­дійсним та за умови закінчення терміну його чинності втрачаються права на одержання обумовлених розмірів платежів. Якщо ж у ліцензійній угоді аспекти, що стосуються секретів виробництва, «фізично й контрактно» відображені окремо, то права на одержання платежів за секрети виробництва зберігаються, незалежно від долі відповідного патенту.

Судова практика США опрацювала і процедуру збереження кон­фіденційності секретів виробництва в процесі судочинства.

У рамках охорони секретів виробництва американська юриспру­денція наштовхується й на проблеми одержання компаніями пропо­зицій (ідей), що стосуються їхньої ділової діяльності, від сторонніх осіб. Як правило, у компаніях є спеціальні відділи. Вони укомплек­товані не фахівцями-інженерами, а клерками та фахівцями у сфері «паблік релейшнз». Ці відділи розглядають пропозиції не за їх сут­ністю, а за формальними ознаками. Якщо з пропозиції випливає, що вона стосується виробничої і комерційної діяльності, то подавачеві повертаються всі його матеріали з повідомленням про те, що з його пропозицією ніхто, окрім цього спецвідділу, не ознайомлювався. Пропонується повторно подати цю ж пропозицію, але у встановле- ному порядку. Подавачеїзі надсилається зразок його зобов'язання про відсутність у нього претензії на встановлення конфіденційних сто­сунків з цією фірмою (в «Додатках» до цієї книги міститься зразок відповідної «Угоди про розкриття»).

Така практика компаній підстраховує їх згідно із законодавством про секрети виробництва.

Якщо ж суперечка між подавачем і фірмою доходить до суду, то під час судового розгляду встановлюється:

• чи була пропозиція такою, за яку подавач щось просив як ком­пенсацію;

• чи мала пропозиція новизну і оригінальність;

• чи була пропозиція представлена в конкретній формі;

• чи подавалася пропозиція конфіденційним чином;

• чи використовувалася пропозиція фактично фірмою-відпові- дачем.

На цьому закінчуємо цикл лекцій щодо набуття прав на об'єкти промислової власності й переходимо до наступної серії, де розгляне­мо, як ці об'єкти використовують на ліцензійній основі.

Контрольні питання