§2. Ліцензування товарних знаків

В Україні нормативним актом у даній сфері є «Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг». Затверджена наказом Міносвітнауки від 3 серпня 2001 р. (№ 576). Зареєстровано в Мінюсті України 17 серпня 2001 р., № 718/5909 (Офіційний вісник України. 2001. № 34).

У пункті 2.3.2 Інструкції ставиться вимога, аби ліцензійний до­говір містив умову про те, щоб рівень якості товарів і послуг, виго­товлених чи наданих за договором, не був нижчим від рівня якості товарів і послуг власника свідоцтва на товарний знак і щоби влас­ник свідоцтва здійснював контроль за виконанням цієї умови. Зга­дана норма запозичена із Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. До речі, на таку вимогу можна натрапити й у законодавствах інших держав світу.

Тривалий час на Заході товарні знаки розглядалися в контексті «теорії джерела». Це означає, що вони трактувалися як такі, що вка­зують споживачеві на фізичне джерело або походження продукту чи послуги, з якими використовується відповідний знак. У рамках цієї теорії використання товарних знаків особами, не пов'язаними зі справжнім джерелом виробництва товарів, є неможливим. Вважало­ся, що ні поступка товарним знаком, ні його ліцензування немож­ливі без передавання всього бізнесу продавця.

Але в 1930-х роках погляди на товарний знак у США почали змінюватися. Його стали розглядати не лише як вказівку на фізичне джерело товарів і послуг, але і як індикатор якості. З цього випли­ває, що з точки зору споживача, продукти, які продаються під пев­ним товарним знаком, мають бути однієї і тієї ж якості, незалежно від фізичного джерела або виробника цих товарів. Така вимога зовсім не означає, що товари мають бути неодмінно високої якості. Ставить­ся вимога, аби товари промарковані конкретним товарним знаком, мати однакову якість. А вона може бути високою, середньою й низь­кою. Сучасний споживач вбачає в товарному знакові символ однако­вої якості й мало цікавиться фізичним джерелом товарів і правовими стосунками між власником товарного знака та особами, що керують функціонуванням різних джерел роздрібного продажу товарів, які купує споживач. Отже, нинішня практика ліцензування товарних знаків базується на «теорії якості». Ця теорія дає змогу власникові товарного знака його ліцензувати. Його користувач (ліцензіат) може одержувати сировину, комплектаційні вироби тощо від будь-яких осіб, але ліцензіар мусить контролювати якість продуктів, що поста­чаються ліцензіатом на ринок. Прийняття в 1946 р. у США закону з товарних знаків (так званого «Акта Ленхема») знаменувало офіцій­не визнання американською державою «теорії якості».

Якщо товарним знаком не можна поступитися без передавання гудвілу (як уже зазначалося вище в цій лекції), то, як вважають деякі фахівці, товарний знак можна ліцензувати без передавання гудвілу. В такому разі ліцензування товарного знака дозволяється, але неод­мінно за умови, що ліцензіар контролюватиме якість товарів. До речі, у законодавстві України така норма також передбачена (про це зга­дувалося вище).

У принципі в США ліцензію на використання товарного знака можна отримати навіть в усній формі. Але перевага віддається пись­мово складеній ліцензійній угоді, оскільки в ній чітко можна зафік­сувати вимогу про те, що ліцензіар повинен здійснювати контроль за якістю товарів ліцензіата, щодо яких застосовується товарний знак^I.

«Голим ліцензуванням» вважається таке, за якого ліцензіар не здійснює контролю за якістю й типом товарів, стосовно яких вжи­вається товарний знак. Відповідне використання товарного знака вважається обманом споживачів. Неконтрольоване («оголене») ліцен­зування призводить до втрати виконання товарним знаком функцій символу якості й контрольованого джерела походження товарів. Неконтрольоване ліцензування спричинює втрату символом свого значення як товарного знака.

Вважають, що передавання знака без економічних чинників, що стосуються якості товарів, ним маркованих, підриває сподівання споживачів^II.

Ліцензіат, якість товарів якого контролюється власником товар­ного знака, ліцензія на використання якого надана зазначеному ліцен- зіатові, вважається «спорідненою компанією». Доречно зауважити, що контроль не повинен порушувати, насамперед, антимонопольне за­конодавство. Чому існує така пересторога? Тому, що під приводом контролю могли виконуватися дії, спрямовані на згортання економіч­ної конкуренції. А відсутність конкуренції у країнах ринкової еконо­міки — справді смертельна загроза для їхнього подальшого поступу.

У ФРН все ще продовжують керуватися «теорією джерела», в рамках якої ліцензування товарного знака вважається неможливим. В Україні, як, до речі, й у колишньому Радянському Союзі, дотри­муються «теорії якості», тобто допускають використання товарного знака на ліцензійній основі іншими, окрім власника знака, особами. Чинне українське законодавство дозволяє передавання права влас­ності на знаки для товарів і послуг на підставі договорів. Дійсною вважається лише письмова форма договору, яка до того ж має бути зареєстрована в Державному патентному відомстві України.

Перейдемо тепер до аналізу такого явища, як «франчиза» (фран- чайзинга).