Международные стандарты защиты интеллектуальной собственности. Учебное пособие

2.4. Товарные знаки

в себя имущественную составляющую – исключительное право на фирменное наименование. При всей спорности указанной конструкции она представляется оправданной в свете действующего российского законодательства. В противном случае пришлось бы признать существование двух взаимоисключающих прав на один и тот же объект гражданских прав, либо существование двух идентичных объектов – фирменного наименования и наименования (имени) коммерческой организации, на каждый из которых возникает соответствующее право.

Товарный знак – одно из наиболее востребованных средств индивидуализации, задействованных в гражданском обороте. Универсальный характер товарного знака выражается, в первую очередь, в возможности его использования при маркировке товаров определенного производителя, независимо от места производства товара.

В большинстве стран мирового сообщества нашла свое применение регистрационная система, предусматривающая предоставление исключительных прав на товарный знак после рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака национальным патентным ведомством1.

Интеграционные процессы в маркетинге и в экономике в целом обусловили необходимость международно-правовой охраны товарных знаков еще в конце XIX в., когда была принята первая международная конвенция в области охраны промышленной собственности – Парижская конвенция, а также Мадридский договор о международной регистрации товарных знаков 1891 г.

Соглашение ТРИПС устанавливает минимальные стандарты для признания и защиты основных объектов интеллектуальной собственности.

1 Пирогова В. В. Товарный знак в международном торговом обороте (Соглашение о торговых аспектах интеллектуальной собственности ТРИПС). URL: http:// lexandbusiness.ru/view-article.php?id=859

71

Глава 2. Международный опыт охраны объектов интеллектуальной собственности

Рассмотрим некоторые общие проблемы, которые складываются в международной правовой охране товарных знаков в связи с применением норм Парижской конвенции и положений ТРИПС.

В качестве одной из основных проблем международной правовой охраны товарных знаков обычно называют различные критерии охраноспособности и различия в системах регистрации. Так, например, для США вплоть до конца 1980-х гг. было обязательным требование об использовании товарного знака до его регистрации, тогда как европейские страны такого требования не выдвигали.

Различные критерии охраноспособности знаков привели к появлению в Парижской конвенции ключевого принципа международной охраны товарного знака таким, какой он есть (telle quelle) в стране происхождения. С помощью этого принципа решалась проблема отсутствия в национальных правопорядках единства подходов к определению перечня тех элементов, которые могут входить в состав охраняемого товарного знака, несмотря на то, что сам этот принцип стал своеобразным исключением из принципа национального режима, провозглашенного ст. 2 и 3 Конвенции. Наличие или отсутствие возможности включения в структуру товарного знака тех или иных элементов, например географических наименований, создавало препятствия для единообразной регистрации знаков в странах Союза. Указанный выше принцип сводится к тому, что если товарный знак надлежащим образом зарегистрирован в стране происхождения, то он заявляется на регистрацию и получает охрану в других государствах «таким как он есть» (telle quelle) с оговорками, указанными в ст. 6-quinquies Парижской конвенции. По сути, данная статья содержит наиболее очевидные основания для отказа в государственной регистрации знаков, уже имеющих регистрацию в стране происхождения, в другой стране Союза. К ним относятся случаи, когда заявленные на регистрацию знаки затрагивают права третьих лиц, приобретенные в данной стране Союза; когда они не имеют различительной способности; когда они противоречат морали или публичному порядку. Кроме того, должны учитываться положения ст. 10-bis Парижской конвенции о недопустимости недобросовестной конкуренции. При этом нельзя отклонить в других странах Союза товарные знаки на том един-

72

2.4. Товарные знаки

ственном основании, что они отличаются от знаков, охраняемых

встране происхождения, лишь элементами, не изменяющими отличительный характер знаков и не затрагивающими тождественность знаков в той форме, в которой они были зарегистрированы

вупомянутой стране происхождения. Соглашение ТРИПС (п. 2 ст. 15) содержит ссылку на соответствующие положения Конвенции при решении вопроса об отказе в регистрации знака.

Перечень охраноспособных обозначений, содержащийся в ст. 15 Соглашения, является открытым, в связи с чем правовая охрана может предоставляться обозначениям, прямо не указанным в данной статье.

При определении содержания прав на знак Соглашение руководствуется основополагающим принципом, в соответствии с которым правообладатель получает исключительное право в отношении товарного знака, означающее запрет его использования любыми третьими лицами. То же самое касается и обозначений, сходных до степени смешения со знаком правообладателя. Смешение имеет место, если использование сходных знаков вводит потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг1. В связи с этим следует отметить проблему, связанную с расширением прав владельцев общеизвестных знаков. В отношении таких правообладателей нарушением их прав будет признаваться использование сходных знаков не только в отношении однородных, но и любых других товаров и услуг.

Вотношении лицензий на товарный знак Соглашение исходит из запрета принудительной лицензии (ст. 21 Соглашения). Что касается условий выдачи лицензии, то здесь национальные законодатели наделяются правом самостоятельно определять такие условия. Таким образом, при правовом регулировании лицензионных договоров необходимо исходить из соблюдения принципа национального режима (ст. 3 Соглашения), правил использования знака (ст. 20 Соглашения), запрета антиконкурентной практики (ст. 40 Соглашения)2. В связи с последним положением в национальном

1 Пирогова В. В. Функциональный подход к товарным знакам. Проблемы интеллектуальной собственности / под ред. А. М. Вилинова. М.: РГИИС, 2000.

2 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности // СПС «КонсультантПлюс».

73

Глава 2. Международный опыт охраны объектов интеллектуальной собственности

законодательстве должны быть сформулированы правила, позволяющие отнести конкретную лицензионную практику к недобросовестной (антиконкурентной). Два других существенных условия лицензионной практики – контроль качества лицензионной продукции и контроль соблюдения репутации товарного знака – являются важнейшими условиями эффективного использования знаков в международном торговом обороте. Качество в рассматриваемом аспекте понимается не как высокий уровень, а как постоянная величина: качество, к которому привык потребитель и на которое он рассчитывает, приобретая маркированный данным знаком продукт.

Одной из коллизий норм Соглашения, касающихся лицензионных договоров, становится запрет на принудительную лицензию в отношении товарных знаков и одновременно ее допустимость в отношении объектов патентного права. Результатом такой коллизии может стать отказ правообладателя от прав на товарный знак1.

Необходимо иметь в виду, что признание лицензионного договора недействительным в соответствии с нормами национального законодательства не влечет применения нормы о неиспользовании товарного знака лицензиатом. Интересно отметить также, что Соглашение допускает передачу права на знак (уступку права) как вместе с предприятием, так и без него (ст. 21 Соглашения).

Среди основных тенденций международной правовой охраны товарных знаков можно выделить требования об обязательном использовании товарного знака; предоставление тождественной охраны товарным знакам и знакам обслуживания; расширение правовой охраны общеизвестных товарных знаков. Необходимо отметить, что понятие «использование» в отношении товарных знаков не обязательно предполагает продажу товаров. Использованием будут считаться и подготовительные мероприятия, в том числе реклама товарного знака, его участие в международных выставках.

Интересно отметить также некий перевес в основных функциях товарного знака, нашедший свое отражение в его правовой охране. Вместо идентификационной функции на первое место вы-

1 Такие случаи широко распространены при выдаче принудительных лицензий на запатентованные лекарственные средства.

74

2.5. Механизмы защиты интеллектуальной собственности

ходит функция по защите деловой репутации производителя, что обусловливает преимущественную охрану уже известных знаков в ущерб интересам владельцев вновь регистрируемых знаков.

В настоящем параграфе речь идет об основных положениях, определяющих процедуры и средства защиты интеллектуальной собственности в Соглашении ТРИПС, а также меры защиты интеллектуальных прав, предусмотренные российским законодательством. Следует уточнить, что Соглашение ТРИПС охватывает лишь торговые аспекты права интеллектуальной собственности, как и следует из его наименования, в связи с чем отношения, вытекающие из реализации личных неимущественных прав авторов, в нем не затронуты. В связи с этим и предлагаемые процедуры и средства защиты связаны с реализацией продукции и нарушением имущественных прав участников гражданского оборота. Интеллектуальные права, согласно концепции части четвертой ГК РФ, включают в себя исключительное право на РИД и приравненные к ним средства индивидуализации, которое является имущественным правом, а также личные неимущественные права, иные права (в случаях, предусмотренных ГК РФ). В научной литературе отмечается, что, закрепляя, прежде всего, исключительное право на РИД, законодатель умаляет значение личных неимущественных прав авторов, которые, напротив, лежат в основе правовой охраны интеллектуальной собственности. К важнейшим личным неимущественным правам относится право авторства – право признаваться создателем РИД, а также ряд иных неимущественных прав автора, конкретный перечень которых зависит от вида РИД. Необходимо иметь в виду, что авторство охраняется в качестве неотчуждаемого нематериального блага, принадлежащего личности

(ст. 150 ГК РФ).

Вопросы защиты прав интеллектуальной собственности находят отражение в части III Соглашения ТРИПС. Структурно часть III состоит из пяти разделов: общие обязательства; граждан- ско-правовые и административные процедуры и средства судебной

75

Глава 2. Международный опыт охраны объектов интеллектуальной собственности

защиты; временные меры; особые требования в отношении пограничных мер; уголовные процедуры.

Общим обязательствам по защите интеллектуальной собственности посвящена ст. 41 Соглашения. Она содержит важные принципы защиты, к которым можно отнести следующие:

–эффективность: законодательства стран-участниц должны предусматривать в том числе срочные меры защиты, а также санкции, препятствующие дальнейшим правонарушениям;

–равные и справедливые средства защиты;

–доступные средства защиты: имеется в виду финансовая доступность и отсутствие излишне тяжелых процедур, ведущих к увеличению сроков реализации защиты прав;

–соблюдение процессуальных прав участников разбирательства: решения по делам должны быть мотивированными и основываться лишь на тех доказательствах, по которым стороны имели возможность высказаться;

–право оспаривания судебных решений (кроме оспаривания решений по уголовным делам с оправдательным приговором).

Кроме того, Соглашение не обязывает участников создавать специализированную судебную систему для разрешения споров в отношении прав интеллектуальной собственности, а также обособлять средства по охране законодательства по интеллектуальной собственности в общей системе охраны правопорядка.

Соглашение предписывает обязанность стран-участниц предоставлять возможность гражданско-правовой защиты любых прав интеллектуальной собственности, предусмотренных Соглашением (ч. 1 ст. 42), а также закрепляет основные требования, предъявляемые к процедурам защиты прав. В том числе: своевременное и подробное уведомление ответчика о характере и основаниях предъявляемых требований; истребование у стороны по делу доказательств, на которые ссылается другая сторона, при условии, что ее требования обоснованы; соблюдение конфиденциальности информации при сборе и представлении доказательств и др.

Ряд положений Соглашения (разделы 2–4 части III) касается полномочий судебного органа в части осуществления мер защиты. В основном они касаются последствий выявления контрафактной

76

2.5. Механизмы защиты интеллектуальной собственности

продукции, при этом особое внимание уделяется временным мерам, которые могут быть приняты в ходе судебного разбирательства для предотвращения возможных правонарушений, а также для сохранения соответствующих доказательств (ст. 50). Соглашение предусматривает возможность уничтожения контрафактной продукции и безвозмездного изъятия оборудования, на котором таковая производилась (ст. 46, 59).

В разделе 4 закреплены положения, касающиеся административных мер, принимаемых таможенными органами в случае выявления контрафактной продукции: приостановление выпуска товаров с неправомерно используемым товарным знаком или товаров, произведенных с нарушением авторских прав (ст. 51). Приостановление выпуска товаров с нарушением прав в отношении иных объектов интеллектуальной собственности устанавливается участниками Соглашения с соблюдением требований данного раздела. Указанная мера относится к срочным мерам защиты и предполагает, во-первых, наличие достаточных доказательств для принятия компетентным органом решения о приостановлении выпуска товаров; во-вторых, инициирование заявителем судебного дела в отношении предполагаемой контрафактной продукции для вынесения решения по существу. В случае если приостановление выпуска товаров признается необоснованным, заявитель обязан возместить ущерб импортеру, грузополучателю и владельцу задержанных товаров (ст. 56).

Уголовные процедуры и штрафы применяются участниками Соглашения в случаях умышленного неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности (в первую очередь – объектов авторского права и товарных знаков), совершенных в коммерческих масштабах. К уголовным мерам воздействия Соглашение относит тюремное заключение, денежные штрафы, наложение ареста, конфискацию и уничтожение контрафактных товаров, а также материалов и орудий производства контрафактной продукции (ст. 60).

Согласно российскому законодательству субъектами права интеллектуальной собственности являются лица, приобретающие те или иные интеллектуальные права, прежде всего авторы РИД, а также их наследники и иные правопреемники; юридические лица

77

Глава 2. Международный опыт охраны объектов интеллектуальной собственности

ииндивидуальные предприниматели, приобретающие исключительные права на средства индивидуализации.

Исключительное право представляет собой юридически обеспеченную возможность правообладателя использовать РИД любым не запрещенным законом способом. Исключительное право изначально принадлежит автору РИД, кроме случаев создания служебных РИД, а также случаев, когда РИД создается автором по договору заказа. В первом случае исключительное право возникает у работодателя, во втором – у заказчика, если договором между ними не предусмотрено иное.

Наиболее актуальным в цифровую эпоху становится вопрос о разумном ограничении исключительного права и поиска баланса интересов между правообладателем, который зачастую не является ни автором, ни первоначальным пользователем РИД, предоставившим автору возможность его создания, и обществом. Так, в авторском праве действует концепция свободного использования произведений, на международном уровне закрепляемая и в Договоре ВОИС по авторскому праву, и в Соглашении ТРИПС. Концепция по-разному реализуется в национальном и зарубежных законодательствах. Как отмечалось ранее, в англосаксонской доктрине авторского права действует концепция справедливого использования (fair use)1. Она исходит из того, что нарушения авторских прав нет в тех случаях, когда использование происходит в рамках, которые считаются допустимыми с точки зрения сочетания частных и общественных интересов. В отличие от этого, в российском законодательстве действует принцип установления исчерпывающего перечня случаев изъятия из исключительного права (свободное использование). Ввиду постоянно развивающихся технологий

ипоявления новых, в том числе сложных (составных) объектов авторских и смежных прав, этот перечень регулярно пополняется.

Другой инструмент для достижения разумного баланса интересов – открытые лицензии. Этот инструмент обладает высокой эффективностью и одинаково востребован и в авторском, и в патентном праве. Открытая лицензия представляет собой простую

1 Энтин В. Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности

ивызовы цифровой эпохи).

78

2.5. Механизмы защиты интеллектуальной собственности

неисключительную лицензию, в российском законодательстве определяемую как договор присоединения, как правило, безвозмездный. Таким образом, открывается возможность широкого некоммерческого использования РИД в цифровой среде при условии соблюдений правил использования, определяемых открытой лицензией. Кроме того, в патентном праве также действуют случаи свободного использования запатентованных объектов, в число которых входят право преждепользования и право послепользова-

ния (ст. 1361, 1400 ГК РФ).

Защита интеллектуальной собственности в российском праве представляет собой совокупность мер гражданско-правового, административного и уголовного характера, что полностью соответствует подходу, применяемому Соглашением ТРИПС.

Гражданско-правовые механизмы защиты интеллектуальных прав включают в себя как общие, так и специальные механизмы, закрепляемые в нормах ГК РФ (ст. 1250–1254).

Защита интеллектуальных прав осуществляется с учетом существа нарушенного права и наступивших негативных последствий. В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении1. Все указанные способы относятся к общим способам защиты гражданских прав.

Защита чести, достоинства и деловой репутации автора осуществляется в соответствии с правилами ст. 152 ГК РФ.

В случае нарушения исключительного права суд по требованию истца может применять обеспечительные меры, к которым относятся арест на материальные носители, оборудование и материалы, запрет на осуществление соответствующих действий в инфор- мационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких материальных носителей, оборудования и материалов или в отно-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова и др.

79

Глава 2. Международный опыт охраны объектов интеллектуальной собственности

шении таких действий выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

К специальным механизмам защиты исключительного права на РИД можно отнести следующие:

1.Требованиеправообладателяовыплатеденежнойкомпенсации взамен возмещения убытков. В этом случае истец освобожда-

ется от обязанности доказывания размера причиненных убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, определяемых ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ктаким обстоятельствам относятся, в частности, срок незаконного использования произведения, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, снижение покупательского спроса, а также имущественное положение правонарушителя. При этом выбор компенсации как одного из способов защиты исключительных авторских прав, предусмотренных ст. 1252 ГК РФ, является правом, но не обязанностью автора или иного обладателя данных прав. Закон не требует объяснения (мотивировки) от лица, избравшего такой способ защиты авторских прав. В юридической литературе и судебной практике высказываются различные мнения относительно природы данного механизма защиты1.

2.Признание контрафактными материальных носителей РИД или средств индивидуализации. В случае, когда использова-

ние, импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права, материальные носители считаются контрафактными и по общему правилу подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации по решению суда.

То же правило касается орудий, оборудования или иных средств, используемых или предназначенных главным образом для наруше-

1 См.: Богданова О. В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданскоправовыми способами: монография. М.: Юстицинформ, 2017. 212 с.

80