Интеллектуальная собственность. Ч.I. Лекции

Информация об ИС и оценка эффективности научных результатов

Например, (условно) в «Московском государственном техническом университете» готовится заявка на получение гранта для выполнения исследовательского проекта (условно) «Разработка аэромобиля». Представляя заявку в Минобрнауки на 2011 г., ее авторы, возможно, заполнят такую форму (содержание условно):

Оценка транспортной тематики «МГТУ» за 2010 г.

121

Тема

11/15

Экономика интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность и инновации

Под технической (технологической) инновацией понимают этап научно-тех- нического развития, завершающий создание и использование технических новшеств: изобретений и других объектов интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность (ИС) в практике предприятия может реализовываться в следующих формах:

—в качестве вклада в уставный фонд (капитал) предприятия;

—в хозяйственной деятельности предприятия в качестве «нематериальных активов»;

—в залоговых операциях.

Возможность использования объектов ИС в качестве вклада в уставный фонд предусмотрена Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 34, п. 2):

«Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций — решением об их размещении…»

Уставный фонд представляет собой совокупность вкладов (в денежном выражении) участников (собственников) в имущество при создании предприятия для обеспечения его деятельности в размерах, определенных учредительными документами.

Использование ИС в уставном фонде позволяет предприятию и авторам — создателям ИС получить следующие практические преимущества [1]:

—сформировать значительный по размерам уставный фонд без отвлечения денежных средств и обеспечить доступ к банковским кредитам и инвестициям (ИС можно использовать наравне с другим имуществом предприятия в качестве объекта залога при получении кредитов);

—амортизировать ИС в уставном фонде и заместить ИС реальными денежными средствами (капитализировать ИС). При этом амортизационные отчисления на законных основаниях включаются в себестоимость продукции (не облагаются налогом на прибыль);

—авторам и предприятиям — владельцам ИС участвовать в качестве учредителей (собственников) при организации дочерних и самостоятельных фирм без отвлечения денежных средств.

123

Тема 11/15

Регистрация договоров и передача прав на использование объектов интеллектуальной деятельности обязательны в следующих случаях.

1.Если объектом договора являются объекты патентного права — изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

2.Если объектом договора являются средства индивидуализации предпринимателей — товарные знаки, наименования мест происхождения товара

ит. д.

3.Если в качестве вклада вносятся все исключительные имущественные права на зарегистрированные в патентном ведомстве программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, охраняемые авторским правом.

Сами патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ, ноухау, не могут быть вкладами, а право пользования таким объектом может быть признано в качестве вклада, передаваемого обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным в порядке, предусмотренном законодательством (примерные формы лицензионных договоров разных типов приведены в приложениях к материалам предыдущих тем). В этом лицензионном договоре правообладатель выступает в роли лицензиара (т. е. продавца), а предприятие с его уставным капиталом — в роли лицензиата (т. е. покупателя).

Договор может предоставлять лицензиату:

1) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

2) права использования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия);

3) если в договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Лицензионный договор содержит следующие сведения:

∙ территория допускаемого использования соответствующего результата ин-

теллектуальной деятельности или средства индивидуализации (обязательно);

∙срок, на который заключается лицензионный договор (не может превышать срока действия исключительного права) (обязательно);

∙обусловленное договором вознаграждение, которое обязуется уплатить лицензиат (обязательно);

∙предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;

∙способы использования результата интеллектуальной деятельности или сред-

ства индивидуализации.

Договор об отчуждении патента подлежит регистрации в патентном ведомстве. Регистрация договоров осуществляется Роспатентом. Регистрация договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца регулируется специальными Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении

124

Интеллектуальная собственность и инновации. Экономика ИС

права на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца, разработанными Роспатентом и зарегистрированными Минюстом России.

После разработки 4-й части ГК РФ введены в действие следующие общие нормы в отношении распоряжения исключительным правом.

1.Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет перехода исключительного права к лицензиату.

2.К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе

кдоговорам об отчуждении такого исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307–419) и о договоре (статьи 420–453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

3.Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право передается в полном объеме, считается лицензионным договором.

4.Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности или отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.

5.В случае заключения договора о залоге исключительного права залогодатель вправе в течение действия этого договора использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и вправе распоряжаться исключительным правом на этот результат или средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.

Исполнение лицензионного договора

1.Лицензиат обязан предоставлять лицензиару отчеты о ходе использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если иное не предусмотрено договором. Сроки и порядок предоставления отчетов устанавливаются договором.

2.В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

125

Тема 11/15

3.Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права, установленную ГК РФ или предусмотренную договором.

4.При нарушении лицензиатом обязанности выплатить в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведений науки, литературы и искусства (глава 70) или объектов смежных прав (глава 71), за исключением программ для ЭВМ и баз данных, зарегистрированных в соответствии со статьей 1262 ГК РФ, лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Существуют также сублицензионный договор, открытая (заранее объявляется об уступке будущего патента) и принудительная лицензия.

Сублицензионный договор

1.При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

2.По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

3.Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок лицензионного договора, считается заключенным на срок лицензионного договора.

4.Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

5.К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Принудительная лицензия

В случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в судебном решении условиях права на использование результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная неисключительная лицензия).

Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта

1. Лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильма, телевизионной передачи, иного аудиовизуального произведения, театральнозрелищного представления, законченного технического агрегата), приобретает

126

Интеллектуальная собственность и инновации. Экономика ИС

право использования указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договоров об отчуждении исключительных прав на эти результаты или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.

Лицензионный договор об использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта заключается на весь срок и на всю территорию действия соответствующего исключительного права. Односторонний отказ от исполнения такого лицензионного договора не допускается, даже если этот договор связан с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности.

2.Условия лицензионного договора, за исключением договора, заключаемого

скем-либо из лиц, указанных в пункте 2 статьи 1263 ГК РФ, ограничивающие использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, недействительны.

3.При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта за автором результата интеллектуальной деятельности сохраняется право авторства и другие личные неимущественные права на этот результат.

4.При использовании сложного объекта лицо, организовавшее его создание, вправе указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.

5.Правила настоящей статьи применяются к праву использования результатов интеллектуальной деятельности в составе технологии, созданной за счет или с привлечением средств федерального бюджета, поскольку иное не установлено в правилах главы 77 ГК РФ.

Переход исключительного права к другим лицам без договора

Переход к другому лицу исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, установленным законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя.

В практике лицензионной торговли сложились отдельные виды лицензионных договоров (примерные формы различных видов лицензий приведены

вприложениях Части II), различающиеся:

—по виду объекта лицензии (патентная, беспатентная);

—характеру действий с лицензируемым объектом (лицензия на сбыт, производство, использование);

—объему передаваемых по лицензии прав (уступка патента, исключительная, неисключительная лицензии и др.).

Патентная лицензия — это соглашение о передаче прав на использование объекта промышленной собственности, т. е. технического решения, имеющего правовую охрану.

127

Тема 11/15

Беспатентная лицензия — это передача ноу-хау (знаний, не защищенных правами промышленной собственности) для использования.

Отчуждение патента — это полная уступка продавцом покупателю всех (в том числе формальных) прав, связанных с обладанием патентом.

Исключительная лицензия — уступка лицензиаром лицензиату монопольного правомочия использовать объект лицензии в соответствующих условиям договора объеме, сроках и на определенных договором рынках.

Неисключительная (простая) лицензия предоставляет лицензиату обычное право пользования, что не исключает права третьих лиц; при простой лицензии лицензиар вправе сам производить и реализовывать продукцию, выдавать любое количество простых лицензий, однако в каждом последующем договоре простой лицензии могут быть изложены различные ограничения.

В ситуации совместного владения интеллектуальной собственностью для облегчения продвижения результатов научно-технической деятельности на рынке целесообразно передавать управление правами на объекты интеллектуальной собственности на основании договоров доверительного управления согласно ГК РФ.

Привлекательность такого договора — прежде всего в том, что уполномоченное лицо (доверительный управляющий) осуществляет комплекс мер по реализации объекта и доведению его до промышленного освоения. Доходы от использования могут направляться как самому владельцу или учредителю управления, так и любому указанному им лицу. При этом разработчик не отвлекается на решение непривычных для него задач по коммерциализации разработки, а может сосредоточиться как на ее совершенствовании, так и на других, более перспективных направлениях.

Таким образом, всем участникам отношений по созданию и использованию результатов научно-технической деятельности для эффективного управления инновациями рекомендуется прежде всего:

—закреплять права на объекты интеллектуальной собственности;

—определять объекты интеллектуальной собственности, коммерциализация которых наиболее целесообразна;

—при коммерциализации объектов интеллектуальной собственности максимальным образом использовать систему договорных правоотношений;

—никогда не включать в договор отсылку к нормам действующего законодательства во избежание дальнейшей юридической неопределенности, в т.ч.

ввопросах распределения и распоряжения правами на результаты научно-тех- нической деятельности.

Регистрация договоров осуществляется Роспатентом. В соответствии с ГК РФ договор коммерческой концессии регистрируется органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя. Если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном государстве, регистрация договора осуществляется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем.

128

Интеллектуальная собственность и инновации. Экономика ИС

До сих пор в нашем законодательстве отсутствуют специальные нормы о регистрации договоров о внесении в качестве вклада в уставный капитал исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. В связи с этим применяются общие положения о передаче таких прав. В частности, в соответствии с ГК РФ патентообладатель может уступить полученный патент любому физическому или юридическому лицу. Договор об уступке патента подлежит регистрации в патентном ведомстве. Согласно тому же ГК РФ любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора).

ГК РФ предоставляет право владельцу товарного знака уступить его по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Кроме того, право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору. Указанные договоры без регистрации считаются недействительными.

Регистрация договоров об отчуждении патента и лицензионных договоров

опредоставлении права на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца регулируется специальными Правилами рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца, разработанными Роспатентом и зарегистрированными Минюстом России (от 12.05.95 рег. № 653). Данные Правила не содержат специальных норм о передаче исключительных прав в качестве вклада в уставный капитал. На такие договоры распространяются нормы о договоре об отчуждении патента или лицензионного договора в зависимости от того, какие именно права передаются в уставный капитал. Однако при этом необходимо учитывать определенную специфику таких действий.

Например, между моментом создания изобретения, подачей заявки на его регистрацию и выдачей патента проходит достаточно много времени, и необходимость передачи прав может возникнуть ранее получения патента. В этом случае договор о передаче прав не может быть зарегистрирован в Роспатенте, но он влечет возникновение правовых последствий в рамках договора о передаче ноу-хау без какой-либо регистрации. Однако после выдачи патента хозяйственное общество или товарищество не будет считаться управомоченным на использование вышеназванных прав, поскольку передача прав на объекты, зарегистрированные в Роспатенте, возможна только на основании договоров, зарегистрированных в установленном законом порядке.

Вданном случае имеет место последовательное преобразование договора

опередаче ноу-хау (до публикации материалов заявки) в лицензионный договор с временной правовой охраной (после публикации материалов заявки) и далее, после выдачи патента, — в договор патентной лицензии, подпадающей под действие Патентного закона.

Если одна из сторон заключенного договора будет уклоняться от регистрации сделки, то можно применить нормы, установленные ТК РФ: если сделка,

129

Тема 11/15

требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

К существенным условиям лицензионного договора относятся предмет договора, объем передаваемых прав, территория, срок действия договора, размер вознаграждения. Для договора об уступке патента существенными условиями являются условия о предмете договора и размере вознаграждения. При этом возникает вопрос, могут ли быть включены в договор о передаче исключительных прав условия о вознаграждении. В такого рода договорах не следует говорить о вознаграждении в виде выплат (паушальный платеж или роялти), но их можно рассматривать как возмездные в соответствии с ГК РФ. В виде встречного предоставления правообладатель получает права участника хозяйственного общества или товарищества, предусмотренные ГК РФ. Некоторые из них носят неимущественный характер (например, право на участие в управлении, право на получение информации и др.). Это вытекает из самой сущности договора о внесении вклада в уставный капитал и дополнительной регламентации в договоре не требует. Таким образом, в патентно-лицензионных договорах о передаче исключительных прав в качестве вклада в уставный капитал может отсутствовать условие о вознаграждении, что не является основанием для отказа в регистрации.

Особое значение имеет условие о сроке действия лицензионного договора, который ограничен действием исключительных прав на зарегистрированный объект. Для патента на изобретение это 20 лет, на промышленный образец — 10 лет, на полезную модель — 5 лет. Действие патента на промышленный образец может быть продлено на 5 лет, на полезную модель — на 3 года. В пределах этих сроков может быть предусмотрен срок действия договора. Однако истечение этого срока не влечет прекращения отношений между хозяйственным обществом (товариществом) и его участником. Начало срока действия договора зависит от момента государственной регистрации договора. Положения, определяющие начало срока действия договора вне зависимости от регистрации в Роспатенте, противоречат ГК РФ и влекут отказ в регистрации договора.

Вначале договора дается описание лицензиара и лицензиата, указывается номер патента, полученного на изобретение, и разъясняется смысл заключения лицензионного договора (желание лицензиара стать участником лицензиата

ив качестве вклада в уставный капитал предоставить лицензию на использование изобретения).

Затем следует глава «Определение терминов» («патент», «объекты по лицензии», «специальные объекты», «специальное оборудование», иные термины, используемые в данном соглашении).

Вглаве «Предмет договора» определяется стоимость лицензии и ее удельный вес в составе всего уставного капитала в процентах, указываются приобретенные права лицензиата и территория действия данного договора.

Глава «Техническая документация и помощь в освоении производства объектов по лицензии» указывает все необходимые условия их предоставления.

130