Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 3, март 2017

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Закон № 127-ФЗ.

Пункт 5 ст. 10 Закона № 127-ФЗ изложен в новой редакции, которая предусматривает три случая подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по правилам Закона № 127-ФЗ вне рамок дела о банкротстве:

—процедура конкурсного производства завершена (рассматривает суд, рассматривавший дело о банкротстве);

—суд возвратил заявление о признании должника банкротом в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (рассматривает суд, вернувший заявление о признании должника банкротом);

—арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (рассматривает суд, прекративший производство по делу о банкротстве).

Таким образом, новый закон устраняет проблему, когда кредитор, не имеющий достаточных средств для финансирования процедуры банкротства, не мог предъявить требование о привлечении к субсидиарной ответственности, то есть фактически был лишен возможности защиты своих прав.

Согласно действующей редакции Закона № 127-ФЗ заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности нельзя подать после завершения конкурсного производства (абз. 5 п. 5 ст. 10 Закона № 127-ФЗ).

Поэтому практика привлечения контролирующих лиц по долгам своего общества вне дела о банкротстве исходила из положения п. 53 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». В нем указано, что после завершения конкурсного производства либо прекращения производства по делу о банкротстве требования

овозмещении упомянутых убытков, если они не были предъявлены и рассмотрены в рамках дела

обанкротстве, могут быть заявлены в общеисковом порядке в пределах оставшегося срока исковой давности.

Отсутствие прямой нормы, регулирующей данную ответственность, на практике создавало много трудноразрешимых вопросов: о подведомственности спора о взыскании убытков после завершения дела о банкротстве, если ответчиком является физическое лицо; о течении срока исковой давности — с какого момента лицо, заявляющее иск о возмещении убытков, узнало или должно было узнать о причинении вреда?

Д. А. Бухарин отмечает, что вопрос подведомственности заявлений о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве по обязательствам подконтрольного лица, как и связанная с ним проблема определения исковой давности, не имеет однозначного решения в судебной

практике6.

Согласно изменениям, введенным новым законом, данная категория споров подведомственна арбитражным судам. При этом в новой редакции закона указано, что если заявление подано после завершения конкурсного производства, то суд рассматривает его по правилам гл. 28.2 АПК РФ (категория дел о защите прав и законных интересов группы лиц). В остальных случаях вопрос рассматривает арбитражный суд, вернувший заявление о признании должника банкротом или прекративший банкротство в порядке искового производства.

Новый закон также решает вопрос с определением момента начала течения срока исковой давности в случае подачи заявления после завершения конкурсного производства. В таком случае заявление

о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности можно подать не позднее 3 лет со дня завершения конкурсного производства (если лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующего основания для привлечения к субсидиарной ответственности после завершения

конкурсного производства и если аналогичное требование по тем же основаниям и к тем же лицам не было предъявлено и рассмотрено в деле о банкротстве).

Новый закон также дополняет ст. 3 Закона № 14-ФЗ п. 3.1, который вступит в силу с 28.06.2017.

ЦИТАТА: «Исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1–3 статьи 53.1

Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества» (п. 3.1 ст. 3 Закона № 14-ФЗ).

Таким образом, закон вводит дополнительное основание для привлечения к личной ответственности по долгам общества. Данной нормой законодатель предпринял попытку устранить ситуации, когда

исключение общества из ЕГРЮЛ создавало кредиторам препятствия для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Иск о привлечении к личной ответственности по долгам общества всегда тесно связан с процедурой банкротства

Традиционно вопрос о привлечении к личной ответственности участников по долгам общества в литературе связывают с термином из англо-американского права «прокалывание корпоративной вуали»

(lifting the corporate veil). Аналогичный вид ответственности в немецком праве именуют пронизывающей или проникающей ответственностью (Durchgriffshaftung).

Суть проблематики заключается в том, что конструкция юридического лица строится на отграничении личности юридического лица от личности его участников и соответственно разграничения их ответственности. По общему правилу акционеры не несут ответственности за действия своего общества.

В российском законодательстве это отражено в п. 2 ст. 56 ГК РФ: учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим законом.

Примером пронизывающей ответственности в ГК РФ является абз. 2 п. 2 ст. 67.3, где закреплено, что в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного товарищества или общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Прокалывание вуали — это экстраординарный случай привлечения лица к гражданско-правовой ответственности, когда за злоупотребление акционерами правом правопорядок позволяет сорвать корпоративный щит, который призван служить защитой акционеров и обособлять их личность от личности юридического лица.

Как отмечает Е. А. Суханов, опыт развитых правопорядков говорит о том, что чем проще и быстрее становится получение предпринимателем «корпоративного щита», тем меньше он их фактически защищает, ибо отсутствие или символический характер уставного капитала, оцениваемые в судебной практике как недокапитализация юридического лица, неизбежно ведут к «снятию корпоративных покровов» и прямой личной ответственности его участников (учредителей) по долгам перед кредиторами созданной ими корпорации. Поэтому предложения о максимальной либерализации создания и деятельности корпораций в конечном счете ведут к постепенному отмиранию самого юридического лица,

поскольку его «корпоративную маску» становится все легче «прокалывать»7.

Следует согласиться с позицией профессора, что данная ситуация характерна для российского правопорядка, так как большинство российских компаний недокапитализованы. В связи с этим привлечение к субсидиарной ответственности в настоящее вермя становится ординарным способом защиты прав кредиторов. Изменения в Законе № 127-ФЗ в целом подтверждают эту тенденцию.

Как уже отмечалось, прокалывание корпоративной вуали известно английскому праву с XIX века (упомянутое дело Salamon v. Salamon & Co. было разрешено в 1897 году). Соответственно данный иск возник до банкротного регулирования (Закон о банкротстве Великобритании был принят в 1986 году).

Ванглийском праве в данный момент аналог российской субсидиарной ответственности закреплен в ст.ст. 213, 214 Закона о банкротстве Великобритании, где указано, что соответствующий иск заявляет арбитражный управляющий. Таким образом, в целом вопросы привлечения к ответственности по долгам общества должны реализовываться в деле о банкротстве. Однако по факту возможность данной ответственности возникла отдельно от банкротного регулирования.

Внемецком праве проникающая ответственность опирается на общие правила о деликте (§ 826 ГГУ),

в силу которых лицо, которое умышлено причинит другому лицу вред способом, противоречащим добрым нравам, обязано возместить причиненный вред. А. В. Егоров и А. У. Усачева указывают, что проникающая ответственность в Германии в нормальной ситуации приводится в действие конкурсным управляющим,

но и вне банкротного процесса такой иск тоже возможен8.

Таким образом, краткий анализ зарубежного регулирования показывает, что иск о привлечении к личной ответственности по долгам общества в настоящий момент всегда тесно связан с процедурой банкротства, о чем свидетельствует то, что полномочием на заявление такого иска, как правило, наделен арбитражный управляющий.

Представляется, что принятые изменения в целом соответствуют тенденции реформирования банкротного законодательства, которая проявляется в расширении возможностей привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, что, с одной стороны, позволяет эффективнее противодействовать злоупотреблениям недобросовестных лиц, но, с другой стороны, ослабляет конструкцию юридического лица, что повышает риски предпринимателей при осуществлении хозяйственной деятельности.

1 Подробнее см.: Будылин С. Л., Иванец Ю. Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежных странах и в России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7.

2 David Morrison. An Historical and Economic Overview of the Insolvent Trading Provision in the Corporations Law // International Trade & Business Law Journal. 2002. № 7. P. 93.

3 Dale Oesterle Corporate Directors` Personal liability for «Insolvent Trading» in Australia, «Reckless Trading» in New Zealand and «Wrongful Trading» in England: A Recipe for Timid Directors. Hamstrung Controlling Shareholders and Skittish Lenders, 2000. P. 22.

4 Подробнее: Report of the Review Committee on Insolvency Law and Practice, 1982. 5 Ian Ramsay Company Directors` Liability for Insolvent trading, 2000. P. 14.

6 См.: Бухарин Д. А. Кредитор хочет привлечь директора к субсидиарной ответственности. Какие подходы судов нужно учесть // Арбитражная практика для юристов. 2017. № 1.

7 См.: Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 199.

8 См.: Егоров А. В., Усачева К. А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства — неудачный эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова // Вестник ВАС РФ. 2014. № 12. С. 26.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ

Автозаправки незаконно использовали товарный знак конкурента. Компания добилась взыскания компенсации

Владимир Борисович Южаков

начальник юридического управления ООО «Газпром нефтехим Салават»

Олег Александрович Волгин

начальник отдела судебной защиты юридического управления ООО «Газпром нефтехим Салават»

Антон Сергеевич Иванов

ведущий юрисконсульт отдела судебной защиты юридического управления ООО «Газпром нефтехим Салават»

•Какие действия подтверждают злонамеренное использование товарного знака

•Как распределяется ответственность между арендатором и арендодателем за незаконное использование товарного знака

•Когда удастся привлечь к ответственности администратора сайта-двойника

Впериод с 2015 по 2016 год ОАО «Газпром нефтехим Салават» (далее — компания) обнаружило незаконное использование своих товарных знаков на 22 автозаправочных станциях и двух интернетсайтах. Компания решила использовать весь правовой арсенал способов защиты права: от подачи исков в арбитражные суды до привлечения виновных лиц к административной ответственности и уголовного преследования. Для фиксации нарушений на автозаправочных комплексах и интернет-сайтах произвели нотариальный осмотр указанных объектов с производством фотосъемки. Это обстоятельство в ходе судебных разбирательств позволило не доказывать дату начала и сам факт незаконного использования товарных знаков.

По каждому случаю была инициирована претензионная работа, направлены исковые заявления о прекращении незаконного использования товарных знаков и взыскании компенсации. Однако

с первых же судебных заседаний компания столкнулась не только с отсутствием единообразного подхода судов к нормам о бремени доказывания, но и к неоднозначному толкованию норм ГК РФ о компенсации за нарушение исключительных прав.

Для защиты прав на товарный знак нужно доказать факт его принадлежности истцу и использования ответчиком

Представители компании рассказывают, что для обоснования заявленных требований в арбитражном суде они ссылались на следующие обстоятельства.

Согласно ст.ст. 1229, 1484, 1515 ГК РФ третьи лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя. При этом незаконным использованием товарного знака является в том числе размещение рекламы, вывесок с изображением товарного знака. Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»; далее — Информационное письмо № 122).

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06).

Правообладатель при этом вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация взыскивается при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (п. 43.2 постановление Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление

№ 5/29), а также разд. I Обзора судебной практики ВС РФ № 2, утв. Президиумом ВС РФ 26.06.2015).

Ответственность юридического лица за незаконное использование чужого товарного знака наступает в том числе, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации (п. 15 Информационного письма № 122).

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом ВС РФ 23.09.2015 (далее — Обзор от 23.09.2015), подтверждал эти выводы.

В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Исходя из приведенных норм права, а также положений ч. 1 ст. 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Таким образом, представители компании справились с бременем доказывания — подтвердили и факт принадлежности права на товарный знак, и факт его нарушения ответчиком.

Если арендатор не убедился в правомерности использования товарных знаков, это говорит о его злонамеренности

Суды указывали, что надлежит обосновать компенсацию, подтвердив документально понесенные убытки. Представители компании настаивали, что выбрали иной способ защиты права — взыскание компенсации, а не убытков, и доказывать размер последних не обязаны. При этом, обосновывая заявленный размер компенсации, они обратили внимание судов на следующие обстоятельства.

1.Период использования товарного знака истца без законных оснований — как минимум с даты составления приложенного к иску нотариального протокола.

2.Использование товарного знака истца для целей предпринимательской деятельности, привлечения клиентов и увеличения собственной прибыли. Товарный знак истца ассоциируется у потребителей с качеством и надежностью. Данный товарный знак все время своего существования принадлежал истцу, который своей добросовестной политикой в области качества товара придал ему символ качества

продукции. Ответчик же попросту использовал результаты чужой политики в области качества для целей извлечения собственной прибыли.

3.Ответчик проигнорировал претензию истца и на момент начала судебного разбирательства не устранил нарушения. Данное обстоятельство свидетельствовало о целенаправленном нарушении исключительных прав истца на использование его товарного знака.

4.Характер нарушений. Из нотариальных протоколов осмотра доказательств, приложенных к исковым заявлениям, следовало, что товарный знак истца ответчиком нанесен на несколько составных элементов АЗС (приложены фотоматериалы протокола). Имел место также крупный размер нанесенного изображения, что влияло в том числе на введение в заблуждение большего количества потребителей.

Также представители компании обратили внимание судов на положения разд. III Обзора от 23.09.2015:

—Незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак (п. 32);

—При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35);

—Компенсация в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками) (п. 36);

—При взыскании на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств (п. 47).

Ответчики, в свою очередь, пояснили, что являются арендаторами АЗС и не наносили товарные знаки истца на автозаправочные комплексы. Они предоставили договоры на оказание услуг по демонтажу и соглашения о расторжении договоров аренды, пытаясь сократить период незаконного использования товарных знаков истца.

Также ответчики указали на тот факт, что собственник АЗС ввел их в заблуждение относительно правомерности использования товарных знаков компании, их нарушение не носит умышленный характер, а злонамеренности в их действиях не было.

Суд первой инстанции потребовал подтвердить злонамеренность ответчиков, которые не размещали товарные знаки на АЗС, а лишь использовали автозаправочные комплексы с уже имеющимися знаками, поскольку данное обстоятельство влияет на размер возможной компенсации.

Однако представители компании обратили внимание суда на тот факт, что о злонамеренности ответчиков свидетельствовали как минимум два факта:

—они получили АЗС в аренду, не убедившись, кому принадлежат расположенные на ней товарные знаки;

—эксплуатировали АЗС с товарными знаками на основании договора аренды, осознавая, что исключительное право передается по иным договорам — лицензионным и сублицензионным.

Кроме того, о злонамеренности ответчиков свидетельствует их недобросовестное конкурентное поведение:

— действия ответчиков направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку, не вкладывая материальных ресурсов в разработку собственных обозначений, они фактически использовали результаты интеллектуальной деятельности истца, тем самым имея возможность не вкладывать материальные ресурсы в разработку собственного обозначения;

—нарушения действующего законодательства (ст.1484 ГК РФ и ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883) и требований добропорядочности, разумности и справедливости;

—возможность причинения убытков конкурентам выразилась в том, что у иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность и не использующих при этом результаты интеллектуальной деятельности истца, может снизиться размер получаемой прибыли, поскольку иные действия могут способствовать перераспределению спроса путем привлечения потребителей к товарам ответчиков и оттоку товаров иных субъектов.

Компания настаивала, что основной вред исключительным правам был нанесен именно лицом, эксплуатировавшим АЗС (ответчиком), а не арендодателем, который наносил товарные знаки истца на АЗС.

Для получения доказательной базы компания предприняла следующие меры.

Параллельно с судебными разбирательствами представители компании инициировали обращения в территориальные антимонопольные органы для возбуждения дел об административных правонарушениях

по ст. 14.33 КоАП РФ. На момент судебных разбирательств уже были вынесены решения УФАС о признании ряда ответчиков виновными в нарушении законодательства о защите конкуренции путем незаконного использования товарных знаков компании с указанием на злонамеренность компаний-нарушителей (решение УФАС Челябинской области по делам № 9–08/2015, № 5–08/2015). Компания представила решения УФАС в другие суды в качестве одного из доказательств.

Представители компании обратили внимание судов, что антимонопольная служба уже признала ряд нарушителей виновными не только в незаконном использовании товарных знаков, но и в нарушении законодательства о защите конкуренции. Суды приняли такие решения УФАС в качестве относимых и допустимых доказательств.

Сумма компенсации не всегда зависит от периода нарушения и злостности нарушителя

В опровержение доводов ответчиков о введении их арендодателем в заблуждение представители компании привели следующие доводы.

Данные о зарегистрированных товарных знаках и правообладателях представлены в общем доступе — на интернет-сайте ФИПС. Ответственность юридического лица за незаконное использование чужого товарного знака наступает в том числе, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации (п. 15 Информационного письма № 122). Таким образом, ответчики, принимая АЗС в аренду, обязаны были убедиться, что на АЗС не используются чужие товарные знаки.

Чтобы опровергнуть ссылки ответчиков на соглашения о расторжении договоров аренды и соглашения по демонтажу изображений товарных знаков, компания добилась проведения комиссионных осмотров АЗС для установления факта прекращения использования ее товарных знаков. В дальнейшем компания настаивала в судебных заседаниях, что лишь нотариальные протоколы фиксации нарушений и акты комиссионного осмотра являются надлежащими доказательствами для целей определения периода незаконного использования принадлежащих ей товарных знаков. По некоторым делам данный довод был принят (постановление 18ААС от 06.06.2016 по делу № А76-29138/2015).

По ряду дел компания добилась отклонения доводов ответчиков со ссылкой на дополнительное соглашение к договорам аренды АЗС о том, что ответственность должен нести собственник АЗС — арендодатель, как противоречащих ст.ст. 1225, 1229, 1233, 1484 ГК РФ, поскольку круг субъектов, привлекаемых к гражданско-правовой ответственности, в силу закона не может быть изменен соглашением сторон (судебные акты по делу № А76-29144/2015).

В результате судебных тяжб компания добилась в каждом случае прекращения незаконного использования на чужих автозаправочных станциях принадлежащих ей товарных знаков, а также взыскания компенсации с нарушителей от 50 тыс. до 450 тыс. руб.

Кроме того, после обращения в органы прокуратуры на отдельных нарушителей наложены штрафы, предусмотренные ст. 14.10 КоАП РФ.

Однако уже в настоящее время можно сделать вывод, что единообразие в части определения размера взысканной компенсации у судов отсутствует.

В качестве ярких примеров этому можно привести следующие дела.

Так, в одном случае Арбитражный суд Челябинской области, определив период незаконного использования товарных знаков с 01.10.2015 по 28.12.2015 (то есть всего 3 месяца), взыскал в пользу компании 120 тыс. руб. (решение от 23.03.2016 по делу № А76-29139/2015). В другом случае тот же суд, определив период незаконного использования товарных знаков с 01.10.2015 по 20.11.2015 (то есть 2 месяца), взыскал в пользу компании с предпринимателя 80 тыс. руб. (решение от 08.04.2016 по делу № А7629138/2015).

Рассматривая другое дело Арбитражный суд Челябинской области за 8 месяцев незаконного использования товарных знаков истца взыскал лишь 50 тыс. руб. (решение от 10.06.2016 по делу № А76-29144/2015).

Более того, были дела, где ответчики не отрицали фактов незаконного использования товарных знаков истца, признавали таковые (дела № А76-29139/2015, № А76-29138/2015). В ходе же разбирательства по другим делам ответчики не только не признавали факт незаконного использования товарных знаков истца, но и всячески пытались уйти от гражданско-правовой ответственности (дело № А76-29144/2015).

При этом Арбитражный суд Челябинской области почему-то взыскал меньшую компенсацию с ответчика, который дольше незаконно использовал чужой товарный знак, не признавая при этом данного факта, чем с ответчиков, которые признали факты незаконного использования товарных знаков истца и пользовались ими 2–3 месяца. Обжалование со ссылкой на отсутствие единообразия судебной практики в судах апелляционной и кассационной инстанций результатов не дало. В настоящее время предприняты попытки обжалования по указанному основанию в Верховный суд РФ.

Администратора сайтадвойника можно наказать как за использование товарного знака, так и за нарушение конкуренции

Компания принимает меры защиты своих исключительных прав на товарные знаки также и в интернетпространстве. Так, она обнаружила, что на чужом интернет-сайте используются товарные знаки компании. В суде компания добилась привлечения к ответственности администратора сайта, сославшись на Правила регистрации доменных имен в доменах «RU» и «РФ» (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 № 2011–18/81), п. 15 Информационного письма № 122 и постановление Президиума ВАС от 08.12.2009 по делу № А40-53937/08-51-526 РФ.

Несмотря на попытки администратора уйти от гражданско-правовой ответственности путем ссылок на закон о рекламе и соглашения с третьими лицами на оказание рекламных услуг и услуг по размещению товарных знаков на сайте, суд встал на сторону компании.

В результате в ходе длившегося почти год судебного разбирательства в суде первой инстанции компания добилась не только удаления спорных товарных знаков с чужого сайта, но и присуждения компенсации в сумме 1 млн руб. (постановление 18ААС от 30.11.2016 по делу № А76-26379/2015).

По указанному нарушению также было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.33 КоАП РФ и антимонопольной службой вынесено решение о признании администратора сайта виновным в нарушении законодательства о защите конкуренции (решение УФАС Челябинской области по делу № 9–08/2015).

В другом случае компания обнаружила, что в сети Интернет имеется двойник ее официального сайта. Сайт-двойник не только дублировал контент официального сайта, но и содержал изображения двух товарных знаков, которые компания использовала на основании лицензионного договора. Через надзорные органы (прокуратуру и Роскомнадзор) удалось установить, что администрирование сайта имело место в Москве.

Компания приняла меры по защите использования указанных товарных знаков на сайте-двойнике, направив в органы внутренних дел и прокуратуру соответствующие обращения. Однако органы МВД по г. Москве дважды отказали в возбуждении уголовного дела. Компании оба раза удалось в порядке ст.ст. 123, 124 УПК РФ отменить эти незаконные постановления и через прокуратуру добиться возбуждения

уголовного дела по ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). В настоящее время ведется дознание, проводятся необходимые процессуальные действия.

Таким образом, защитить права на объекты интеллектуальной собственности поможет комплекс активных правовых мер — от обращения в арбитражные суды и взыскания компенсации до инициирования возбуждения дел об административном правонарушении по ст.ст. 14.10 и 14.33 КоАП РФ и уголовного преследования по признакам ст. 180 УК РФ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ

Реализация права на товарный знак как акт недобросовестной конкуренции. Какие критерии стоит учесть

Карина Владимировна Корчуганова

магистр юриспруденции (РШЧП), аспирантка ИЗиСП при Правительстве РФ, старший юрист Юридической группы «МИП»

•Что необходимо установить, чтобы признать действия предпринимателя актом недобросовестной конкуренции

•В какой момент констатируется наличие конкурентных отношений

•Как борьба на товарном рынке влияет на судебную практику

Сегодня интеллектуальная собственность — один из ключевых активов для экономики. В условиях конкуренции предприниматели пытаются сделать свой товар максимально известным неопределенному кругу лиц. Товарный знак как обозначение, служащее для индивидуализации товаров, — лучшее средство

для достижения такой цели1. Товарный знак как средство конкурентной борьбы обеспечивает правовую охрану хозяйствующих субъектов от недобросовестной конкуренции.

Однако есть субъекты, которые пытаются обеспечить прибыль своей организации за чужой счет: прибегают к незаконному использованию в своей коммерческой деятельности чужого обозначения без каких-либо вложений, присваивая репутацию правообладателя.

Оборот контрафактной продукции в России неумолимо растет

В Российской Федерации порой создаются юридические лица с целью зарегистрировать исключительные права на товарные знаки для последующего предъявления исков конкурентам ради получения (де-факто) необоснованной компенсации, или, например, занимаются недобросовестным смешением своих товаров с товарными знаками иных лиц.

Такая картина свидетельствует о том, что субъект, вложивший минимум усилий, получает весомые конкурентные преимущества, основанные на обмане. Эта ситуация является одной из наиболее встречающихся и иллюстрирует проявление недобросовестной конкуренции.

Кроме того, в стране существует отрицательная практика, связанная с контрафактной продукцией. Такую практику легко увидеть через официальные данные, приведенные разными источниками.

Так, например, Роспатент сообщает: «Оборот всей поддельной продукции, включая товары народного потребления, на российском рынке составляет 240 млрд руб., в результате чего экономика недосчитывает 1,5 млн рабочих мест, а госбюджет — 30 млрд руб.

По неофициальным данным, оборот контрафакта в России значительно больше и оценивается в 150 –200 млрд руб. в год»2.

В сети Интернет отражена катастрофическая ситуация: «Россия вышла в европейские лидеры не только по объему продаж контрафактной продукции, но и по ее производству». По данным Министерства промышленности и торговли России, на долю контрафакта приходится до 40% от общего объема

реализуемых товаров3.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), одни только прямые убытки

от контрафактной продукции в мире превышают сегодня 100 млрд дол. в год4. В общем, урон измеряется огромными суммами, а также миллионами людей, пострадавших от использования подделок.

Совершенно очевидно, что такое положение дел негативно сказывается на добросовестных правообладателях и субъектах, имеющих намерение приобрести объекты материального мира.

Перейдем к судебной практике, которая позволит посмотреть на указанную проблему в разрезе.

Главное — установить цель приобретения права на товарный знак

Совершенно очевидно, что существующая правовая модель защиты исключительного права на товарный знак от недобросовестной конкуренции нуждается в повышении качества. Об этом, например, свидетельствует увеличение роста количества споров, связанных с защитой интеллектуальной собственности.

Изучение судебной практики по разрешению споров между правообладателями и предпринимателями, которые незаконно или недобросовестно используют товарные знаки, дает основание считать, что в целом политика решения подобных споров не разнится. Это связано, прежде всего, с правильным определением критериев по оценке недобросовестного поведения.

Действия лица, которое приобрело исключительное право на товарный знак и использует его в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством, могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции при следующих условиях:

1)констатирована недобросовестность цели приобретения исключительного права на товарный знак;

2)цель направлена на причинение конкурентам неблагоприятных последствий.

Такая цель может быть направлена, например, на введение потребителей в заблуждение относительно способа изготовления, свойств и пригодности к применению товара. В этом случае действия по использованию товарного знака следует квалифицировать по отношению к потребителям, а не к хозяйствующим субъектам -конкурентам.

Наличие нечестной цели приобретения исключительного права на товарный знак подлежит установлению на момент подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака, но при этом она может быть выявлена и позднее — в момент совершения правообладателем действий, на основании которых такая цель может быть установлена.

Между приобретением исключительного права на товарный знак и совершением действий, в которых проявляется изначально существовавшая цель такого приобретения, может пройти достаточно большой

промежуток времени (месяцы, годы, а иногда и десятилетия)5.

Напротив, об отсутствии недобросовестности может свидетельствовать, в частности, бездействие правообладателя по оспариванию государственной регистрации товарных знаков хозяйствующих субъектов — конкурентов. Такое бездействие может быть истолковано как разрешение иным хозяйствующим субъектам использовать сходное или тождественное обозначение для маркировки выпускаемых ими товаров.

Таким образом, только при установлении недобросовестности цели приобретения исключительного права на товарный знак, ее направленности на причинение неблагоприятных последствий конкурентам, действия лица, приобретшего исключительное право на товарный знак, могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. Иначе говоря, здесь можно обнаружить важнейшую конструкцию существа над формой, где главным элементом выступает цель.

Правонарушитель должен иметь намерение использовать чужую репутацию

В2012 году Президиумом ВАС РФ была проведена следующая идея относительно приобретения и использования товарных знаков.

Водном известном деле Президиум ВАС признал актом недобросовестной конкуренции приобретение исключительных прав на словесный товарный знак Vecheron Constantin (товары 25 класса МКТУ) и указал, что данный товарный знак имеет сходство до степени смешения с имеющим мировую известность наименованием часов премиум-класса, производимых истцом на территории Швейцарии и поставляемых в том числе на территорию Российской Федерации.

Ключевым выводом Президиума стало указание на то, что действия по регистрации товарного знака не соответствовали требованиям должной осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ (постановление от 24.04.2012 № 16912/11).

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без такой регистрации, а также то, что используемое обозначение приобрело известность среди потребителей. Кроме того, должно быть установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров

и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительных прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

В этой связи считаем уместным выделить обязательные критерии для квалификации действий как акта недобросовестной конкуренции:

1)сильная различительная способность средства индивидуализации правообладателя, его известность у потребителей, ассоциативная связь с правообладателем;

2)намерение нарушителя использовать репутацию правообладателя6.

Наличие конкурентных отношений — обязательный признак

Также имеет смысл назвать спор, характеризующийся борьбой за бренд через признание действий по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции (решение СИП от 26.01.2015 по делу № СИП-626/2014).

Истец — ООО «МИРРОЛЛА» просил признать актом недобросовестной конкуренции действия ответчика —

ООО «АМАЛЬГАМА ЛЮКС», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки. Истец утверждал, что название лекарственного средства «Сульсен» было известно задолго до даты приоритета спорных товарных знаков. В частности, приказом Минздрава СССР

от 31.12.1971 утвержден список лекарственных препаратов, в состав которого был включен «Сульсен» как средство от лечения себореи. Таким образом, с 1971 года слово «сульсен» является видовым наименованием лекарственного средства известного назначения, обладающего известными свойствами.

И в связи с этим регистрация товарных знаков создает препятствия для производства и доступа на рынок.

Ответчик же указывал, что истец зарегистрирован в качестве юридического лица после даты приоритета товарного знака, то есть на даты подачи заявок на спорные товарные знаки истец и ответчик не являлись конкурентами. Следовательно, именно истец нарушает требования антимонопольного законодательства, поскольку, паразитируя на известности товарных знаков ответчика, сознательно вводит в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Как точно указал Д. А. Гаврилов, «злоупотребление «легальной монополией» обладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности может проявляться в совершении двух различных групп правонарушений: 1) в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации; 2) в монополистической деятельности, осуществляемой путем злоупотребления доминирующим положением и установления ограничительных

условий в лицензионных соглашениях, не относящейся к недобросовестной конкуренции»7. Говоря о первом проявлении «легальной монополии», можно сделать вывод о том, что замечания ответчика

вполне справедливы, поскольку для вменения так называемого первого проявления необходимо наличие конкурентных отношений.

конкурентов как недобросовестных. При этом необходимо помнить, что фундаментальным является все же нравственный критерий, а действенная защита исключительного права на товарной знак очень значима для работы на национальном рынке.

1 Так, в соответствии с положениями ст. 1477 ГК РФ (ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) назначение товарного знака состоит в индивидуализации товаров, то есть в создании возможности для потребителя различать товары конкурирующих производителей.

2 Интеллектуальная собственность. Контрафакт. Актуальные проблемы теории и практики: сборник научных трудов: в 2 т. Т. 2 / под ред. д-ра юрид. наук В. Н. Лопатина. М.: Юрайт, 2009. С. 49.

3 Режим доступа: http://lenta.ru/articles/2014/04/28/faihivki.

4 См. об этом: Костин А. В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 8.

5 См. об этом: Корнеев В. А., Рассомагина Н. Л. О недобросовестности при приобретении и (или) использовании прав на товарный знак // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 8.

6 См.: Гаврилов Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности: монография. М.: Норма: Инфра-М, 2014 С. 106.

7 Гаврилов Д. А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 11.

8 См.: Корнеев В. А., Рассомагина Н. Л. Указ. соч.

ТЕОРИЯ

Оплата с помощью биткойнов. Какие риски несет пользователь криптовалют

Роман Эдуардович Туркин

слушатель РШЧП

•По какой схеме работают биткойны

•Как Банк России квалифицирует использование криптовалют

•Поможет ли использование биткойнов избежать налогообложения

Особенностью развития платежных инструментов в настоящее время является рост числа анонимных децентрализованных валют, или криптовалют. Наиболее распространенной из них является bitcoin (биткойн). Его принимают кафе, интернет-магазины, автосервисы и даже производители программного обеспечения (например, компания Dell). Вместе с тем биткойн используют и в противоправной деятельности. Все это указывает на потребность в правовом регулировании криптовалют. При этом существуют различные точки зрения относительно государственного регулирования данного вопроса: от призывов запретить подобные инструменты до необходимости выработки детальных правовых норм об их обращении. Представляется, что наиболее взвешенным решением должно стать продуманное и гибкое регулирование, которое будет учитывать особенности данного института, а также весь спектр интересов, как публичных, так и частных.

Курс биткойна определяется готовностью продавать и покупать за данную валюту, но не действиями госорганов

Биткойн — цифровая, децентрализованная, частично анонимная валюта, созданная в 2009 году неким Сатоши Накамото (вероятно, псевдоним программиста или группы программистов). Данная валюта является цифровой, поскольку не имеет и не может иметь материального выражения, ее единицы представляют собой компьютерную информацию.

Валюта децентрализована, поскольку она не эмитируется и не контролируется каким-либо правительством или иным юридическим лицом. Она действует на основе сети одноранговых (юристам будет ближе «равноправных») пользователей и криптографии, поддерживающих целостность и приватность.

Наконец, валюта частично анонимна, поскольку система позволяет отследить путь суммы от одного кошелька до другого, тогда как личность пользователей практически нельзя установить. Впрочем, известны случаи, когда обманутым пользователям системы удавалось деанонимизировать вора или мошенника.

Важно отметить, что биткойн ничем не обеспечивается и не обменивается на какую-либо ценность. Курс данной валюты поддерживается лишь готовностью платить и принимать платежи в ее единицах.

Биткойны представляют собой файлы, хранящиеся на ПК или онлайн-сервере. Все операции проводятся посредством вышеописанной сети одноранговых пользователей. Немаловажен для понимания функционирования системы BitCoin вопрос используемой криптографии, аналогичной технологии электронной подписи. Каждый пользователь имеет пару ключей — открытый и закрытый. Открытый ключ используется для адресации платежей, играет роль идентификатора электронного кошелька; закрытый позволяет плательщику зашифровать, а получателю платежа расшифровать платеж.

Рассмотрим пример: Х — открытый ключ пользователя, А, У — открытый ключ пользователя Б. Производя оплату в пользу Б, А зашифровывает детали платежа известным ему одному закрытым ключом