Система капри

Система автоматизированной обработки и хранения патентных документов, классифицированных согласно МКИ (КАПРИ), создана, чтобы способствовать международному обмену ранее опубликованными и переклассифицированными в соответствии с МКИ патентными документами. Разработка системы началась по инициативе ВОИС в 1972 г., а соглашение о формировании банка данных КАПРИ было подписано с МЦПД в конце 1975 г.

Суть системы КАПРИ состоит в следующем. Чтобы центры патентной информации в развивающихся странах могли сформировать массивы патентных документов, упорядоченные согласно МКИ, или реорганизовать массивы, созданные ранее на основе устаревших или национальных классификаций, необходимо создать центральный банк патентных документов, систематизированных по МКИ. Патентные ведомства Австрии, ФРГ, России и Европейское патентное ведомство согласно специальному протоколу о6мениваются входящими в массив патентными документами, классифицированными по МКИ и зафиксированными на машинных носителях. Эту информацию МЦПД получает бесплатно, и предназначена она главным образом для развивающихся стран.

По завершении комплектации банк данных КАПРИ будет содержать примерно 12 млн. документов во всех подклассах МКИ и массив из предоставленных переклассифицированных документов, каждому из которых, расположенных в нумерационном порядке, будет присвоен соответствующий класс по МКИ. Уже в 1983 г. в этом банке в 574 подклассах содержалось примерно 9,1 млн. документов.

Глава 6. Лицензирование и передача технологий

Юридический порядок передачи технологии

Существуют три основных юридических метода, которые могут быть использованы для коммерческой передачи и приобретения технологии: продажа, лицензирование и соглашение о ноу-хау.

Продажа: передача прав

Первый метод – продажа владельцем всех исключительных прав на запатентованное изобретение и приобретение этих прав другим лицом (физическим или юридическим).

Когда все исключительные права, предоставляемые патентом на изобретение, переданы без ограничения времени либо каких-то других ограничений владельцем изобретения другому физическому или юридическому лицу, говорят, что имела место передача прав. Понятие передачи содержится в законах многих стран. Хотя этот термин применим и к исключительным правам на полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки, здесь речь пойдет только о принципах и особенностях передачи запатентованного изобретения. Подобные же принципы имеют силу и при передаче других объектов промышленной собственности.

Юридический акт, посредством которого владелец запатентованного изобретения передает свои права другому, свидетельствуется письменным документом, называемым обычно средством передачи патентных прав. Владелец запатентованного изобретения называется передающим лицом, а физическое или юридическое лицо, приобретающее все права, – получателем. После передачи передающее лицо уже не имеет прав на запатентованное изобретение, о котором идет речь. Новым владельцем запатентованного изобретения и обладателем исключительных прав, предоставляемых патентом на изобретение, становится получатель.

Лицензирование

Второй юридический метод передачи и приобретения технологии – лицензирование, т.е. предоставление владельцем запатентованного изобретения другому физическому или юридическому лицу разрешения на совершение в определенной стране и в ограниченный период времени одного или более действий, на которые имеет исключительные права владелец изобретения, запатентованного в данной стране, Юридический документ, свидетельствующий о разрешении на использование изобретения его владельцем, обычно называется лицензионным контрактом или, проще, лицензией. Владелец запатентованного изобретения, дающий это разрешение, называется лицензиаром, а физическое или юридическое лицо, получающее его, – лицензиатом.

Соглашение формально называется лицензионным контрактом, поскольку здесь обычно имеет место два типа юридических актов или сделок, Во-первых, имеет место предоставление владельцем запатентованного изобретения другому физическому или юридическому лицу разрешения на выполнение одного или более действий, подпадающих под исключительные права, предоставляемые патентом. Во-вторых, лицензия обычно дается на определенных условиях, оговариваемых в письменном документе, которым оформляется лицензия.

Одно из этих условий относится к выплате со стороны лицензиата денег за предоставляемую лицензию. Так, лицензиат может уплатить фиксированную сумму в определенное время в будущем или уплатить сумму, размер которой будет зависеть от того, какой эффект дает использование изобретения. Другое условие может состоять в том, что изобретение должно будет применяться лицензиатом только для производства продукта, который будет использоваться для определенных целей, например для производства лекарства только для человека, но не для животных. Еще одно условие может заключаться в том, что лицензиат должен будет использовать это изобретение только на определенных фабриках либо продавать запатентованный продукт или продукт, содержащий изобретение, только на определенных территориях.

Упомянутые условия предусматривают определенные обязательства или действия со стороны лицензиата. Возможно также, что условия будут предусматривать некие обязательства или действия со стороны лицензиара. Например, лицензиар обязуется оспаривать в суде иск третьего лица против лицензиата, когда это третье лицо заявляет, что работа лицензиата с изобретением по лицензии нарушает исключительные права, которые уже были предоставлены другому лицу другим патентом на изобретение, находящимся во владении этого третьего лица.

Соглашения о ноу-хау

Третий юридический способ передачи и приобретения технологии относится к ноу-хау. Пункты, касающиеся ноу-хау, могут быть включены в лицензионный контракт или в отдельный письменный документ. В случае, если ноу-хау относится к запатентованному изобретению, зарегистрированному товарному знаку или промышленному образцу, условия передачи обычно включаются в лицензионный контракт, относящийся к запатентованному изобретению или к другому объекту промышленной собственности. Тем более это относится к случаям, когда владелец запатентованного изобретения является также разработчиком и держателем данного ноу-хау. По разным причинам, однако, и в таком случае условия, касающиеся ноу-хау, могут быть зафиксированы в отдельном письменном документе, обычно называемом контрактом о ноу-хау.

Согласно этим условиям, одна сторона (предоставляющая ноу-хау) передает ноу-хау другой стороне (реципиенту ноу-хау) для использования этой другой стороной.

Ноу-хау может быть передано в материальной форме: в виде документов, фотографий, копий, компьютерных перфокарт, микрофильмов.

Соглашения о консультациях

Помощь индивидуального консультанта или консультирующей фирмы, дающих советы и оказывающих другие услуги, касающиеся планирования приобретения или самого приобретения технологии, может быть не только полезной, но и необходимой для предприятий, организаций и правительств, которые желают приобрести технологию в других странах. Посредством деловых контактов они не только получают помощь в приобретении технологии – опыт работы с индивидуальными консультантами или фирмами консультантов дает ценные знания, которые служат успешному осуществлению планов в будущем.

Индивидуальные консультанты и фирмы могут заниматься оказанием различных услуг. Обычно, однако, они специализируются на определенном типе услуг, например на планировании инвестиций, проектировании и строительстве, маркетинге или организации и управлении. В определенном смысле консультационные услуги являются формами ноу-хау. Их, таким образом, можно рассматривать в рамках контракта о ноу-хау.

Проект “под ключ”

В некоторых случаях могут сочетаться два или более деловых соглашений, а значит, юридические способы, которые их отражают, могут сочетаться таким образом, что планирование, строительство и эксплуатация завода доверяются одному поставщику технологии или ограниченному числу таковых.

Проект “под ключ” может предусматривать всестороннюю подготовку технико-юридических обязательств, в силу которых одна сторона передает клиенту – реципиенту технологии завод, способный работать в соответствии со стандартами, оговоренными в соглашении. Чаще всего проект “под ключ” предусматривает передачу поставщиком клиенту проекта завода и технической информации по его работе. В последнем случае могут быть предприняты дополнительные шаги, связанные с приобретением прав на технологию для гражданского строительства и с оказанием технических услуг и помощи в строительстве завода, приобретении и установке оборудования, приобретении сырья или комплектующих, обучением кадров и надзором за работой завода, по крайней мере на начальной стадии.

Все это называется проектом “под ключ”, так как клиенту как бы вручается ключ от двери завода. Это символическое выражение означает завершение работ, оговоренных в соглашении между сторонами.

Конечно, возможно также, в зависимости от имеющегося у реципиента технологии опыта и от того, какими он располагает ресурсами, что реципиент сам выполнит одну или несколько специальных задач, например осуществит работы по гражданскому строительству, постройку здания завода или приобретение и установку оборудования, или даже проектирование здания и оборудования.

Совместные предприятия

И соглашения о консультациях, и соглашения о предоставлении проектов “под ключ” имеют свои недостатки. Консультант и владелец проекта не заинтересованы в том, чтобы предложить получателю новейшие достижения в данной области технологии, поскольку они не имеют более обязательств перед тем, кто приобрел технологию. После ее передачи они не обязаны проводить дальнейшие консультации, оказывать услуги, предоставлять дополнительную документацию по усовершенствованию технологии; а также финансовые и другие ресурсы, которые могут понадобиться для дальнейшего развития производства. Из-за этих недостатков более привлекательным механизмом промышленного или коммерческого сотрудничества могут быть совместные предприятия.

В сущности, основой создания совместного предприятия является соглашение между двумя или более сторонами об объединении некоторого количества их ресурсов для изготовления и (или) продажи продукта или для оказания услуг и о распределении получаемой прибыли, а также возможного риска.

Известны две основные формы совместных предприятий: равноправные и контрактные совместные предприятия.

Равноправное совместное предприятие – это такая организация, которая создается как отдельное юридическое лицо по соглашению двух или более сторон. Стороны вносят финансовые или другие ресурсы в качестве своего вклада в капитал этот юридическою лица. Юридическое лицо учреждается как компания с ограниченной ответственностью и отличается от любой из сторон, участвующих в его создании. Компания становится владельцем ресурсов, вносимых каждой стороной. Каждая из сторон, в свою очередь, становится совладельцем компании, т.е. стороны имеют в компании равные права.

Если одна из сторон является иностранным предприятием или организацией, то она называется иностранным участником. Стороны, или участники, заключают соглашение о целях и функциях компании с ограниченной ответственностью, о соотношениях вкладываемых ими капиталов и о долях в прибыли, а также относительно других аспектов управления предприятием, его эксплуатации и относительно сроков функционирования. Эти вопросы могут решаться в рамках законов о совместных предприятиях, законов о компаниях, других законов, включая законы о налогообложении и о труде.

Контрактное совместное предприятие может создаваться в тех случаях, когда нет необходимости или возможности учредить отдельное юридическое лицо. Это может быть в тех случаях, когда проект предусматривает решение узкой задачи или ограниченную деятельность, когда предприятие создается на ограниченное время либо когда законы страны, в которой должны осуществляться деловые операции, не признают владение собственностью иностранцами. Взаимоотношения между сторонами должны быть оговорены в заключаемом между ними контракте.

При любой форме организации совместного предприятия возможны различные юридические способы передачи и приобретения технологии.

Передача исключительных прав на запатентованное изобретение, промышленный образец или товарный знак одним из участников может представлять собой его долю вклада в капитал совместного предприятия (компании). Возможно также, что в качестве части своего вклада в капитал совместного предприятия один из участников передаст лицензию на запатентованное изобретение или на другой объект промышленной собственности либо предоставит ноу-хау. Чаще, однако, такая лицензия или предоставление ноу-хау в той или иной форме должны быть предметом одного или более контрактов, заключаемых после учреждения совместного предприятия. Эти контракты должны заключаться между одним из участников как лицом, передающим технологию, и совместным предприятием. Посредством таких контрактов данная технология может быть передана совместному предприятию. Предприятие таким образом приобретает средства, дающие ему возможность выполнять свои функции.

Какой из юридических способов и в какое время будет использован при создании совместного предприятия, решается на переговорах между будущими участниками. Результаты переговоров должны быть отражены в соглашении (договоре) о совместном предприятии. Лицензионный контракт, контракт о ноу-хау, контракт о технических услугах или технической помощи, франшизный контракт и контракты, касающиеся других коммерческих вопросов, могут составить приложения к соглашению о совместном предприятии. Они подписываются по учреждении совместного предприятия.

Излишне говорить, что соглашение о совместном предприятии, касается ли оно учреждения компании с ограниченной ответственностью или нет, а также контракты, касающиеся иных юридических способов передачи технологии, должны заключаться в соответствии с законами и правилами, применимыми к таким компаниям, законами о налогообложении, законами, относящимися к агентированию или партнерству, а также экономическими законами, включая законы о труде, продаже товаров, страховании, внешнеэкономической деятельности.

Переговоры по лицензионным соглашениям

В любом техническом лицензионном контракте могут быть выделены следующие основные элементы: предмет контракта, обязательства лицензиара, обязательства, общие для обеих сторон. Эти элементы часто рассредоточены по всему тексту контракта или даже не разграничены. Тем не менее изучение контракта с этой точки зрения имеет то преимущество, что дает возможность логического анализа вопросов лицензирования патентов, которые должны обсуждаться при заключении контракта.

Ниже рассматриваются проблемы, которые обычно являются предметом переговоров, ведущих к заключению лицензионного контракта, или требующие особого внимания при составлении правил. Эти правила обсуждаются применительно к лицензированию патентов, но могут быть использованы также и в отношении других форм интеллектуальной собственности.

Идентификация сторон

Один из основных моментов, касающихся участников переговоров по лицензионному контракту, – это определение юридических или физических лиц, ставших или становящихся сторонами, иными словами, тех, кто будет подписывать лицензионный контракт и будет юридически обязан выполнять его условия в соответствии с законом.

Каждой из сторон, заключающих лицензионный контракт, дается точная характеристика, с тем чтобы идентичность каждого юридического или физического лица, которое должно будет заниматься определенной деятельностью или для которого она будет осуществляться, не стала в дальнейшем предметом споров и разногласий.

Такая характеристика имеет особое значение для комплексных деловых соглашений, в которых с каждой стороны участвует не менее двух юридических или физических лиц. Подобная ситуация может возникнуть при заключении лицензионных контрактов и контрактов о ноу-хау между юридическими или физическими лицами разных стран.

Например, одна из сторон в переговорах о заключении лицензионного контракта может представлять собой группу юридических лиц, зарегистрированных и расположенных в одной стране за рубежом, или каждое из этих лиц может находиться в отдельной стране, но в любом случае они имеют общую собственность, осуществляют совместный контроль или имеют иные общие интересы. В таких случаях, как можно полагать, лицензия на патент будет выдана одним из юридических лиц, составляющих группу (или, может быть, даже юридическим лицом, не входящим в группу), и другие действия 6удут предприняты одним или более юридическими лицами, составляющими группу либо такие действия будут производиться в их интересах.

Подобные проблемы также возникают, когда одна из сторон в переговорах связана с какими-либо правительственными органами (министерствами, комитетами, бюро или ведомствами) или с общественными органами, или с государственными или частными предприятиями, включая и те, которые будут учреждены как совместные предприятия с иностранным юридическим лицом.

Далее следует рассмотреть вопрос о том, надо ли оформлять один документ, фиксирующий все условия и обязательства между всеми сторонами, или несколько документов, каждый из которых содержит четкие условия, выдвигаемые каждой стороной.

Цели сторон. Диапазон действия лицензии

Когда стороны ведут переговоры по лицензионному контракту, они обычно основываются на том, что определенная технология необходима для изготовления определенного продукта или для осуществления определенного процесса, в результате которого производится продукт или достигается другой результат. Иными словами, конечная цель сторон при заключении лицензионного контракта состоит в передаче лицензиаром и приобретении лицензиатом права применения данной технологии при производстве, использовании или продаже данного продукта либо при осуществлении данного процесса, в результате которого должен быть получен некоторый продукт.

Цели сторон в лицензионном контракте оговариваются как в общем, так и в конкретном виде.

В общем виде их цели должны быть отражены либо в преамбуле лицензионного контракта, состоящей из ряда положений, называемых обычно декларативной, мотивировочной частью, либо непосредственно в нормоустанавливающей части лицензионного контракта в виде особой статьи, озаглавленной “Фоновая Информация”.

Более конкретно цели сторон в лицензионном контракте должны быть оговорены в последующих положениях, очерчивающих диапазон действия лицензионного контракта. Одна группа этих положений определяет предмет лицензионного контракта (т.е. продукт или процесс, изобротение и ноу-хау, а также технологические достижения, если таковые имеются). Другая группа положений должна определять, какая из сторон может осуществить один или более актов эксплуатации, устанавливать место или места, где эти действия должны выполняться, а также длительность эксплуатации, уточнять цели, для которых технология может использоваться. Включаются также положения, которые должны определять уровень разработанности изобретений, уточнять средства (если таковые имеются), помогающие в их использовании, назначать вознаграждение за использование и отваривать действия в случае неудачной эксплуатации технологии или невыполнения условий соглашения.

Предмет соглашения

Положения лицензионною контракта, касающиеся его предмета, в сущности, определяют технологию, которая должна быть предметом эксплуатации, и в конечном итоге, если лицензионный контракт заключен, ту технологию, которая должна быть передана лицензиаром и приобретена лицензиатом.

Эти положения описывают продукт, который должен быть изготовлен, использован или продан, или процесс, который должен быть применен и в результате осуществления которого должен быть изготовлен продукт, который, в свою очередь, должен быть использован или продан; идентифицируют изобретение или изобретения, включаемые в технологический процесс; описывают ноу-хау (если таковое имеется), которое должно быть предоставлено; характеризуют технологические достижения одной и другой стороны, а также условия, при которых эти достижения будут внедрены и станут доступными для другой стороны.

Идентификация продукта или способа

Поскольку конечная цель получения лицензии связана с возможностью использования продукта или способа, одно из положений лицензионного контракта должно кратко идентифицировать этот продукт или способ. Как правило, это положение должно содержаться в той части лицензионного контракта, которая касается определений.

Продукт может быть идентифицирован широко, например как “инструмент для письма”, при этом под ним может подразумеваться авторучка, шариковая ручка, фломастер; он может быть определен и более конкретно, как, например, “тип авторучки”.

Способ может быть описан в виде химической формулы, по которой некоторые химические вещества взаимодействуют между собой в присутствии определенного катали затора.

Название и реферат, содержащиеся в заявке на выдачу патента на изобретение, включаемого в продукт или способ, могут служить отправной точкой в получении требуемой информации для описания продукта или способа.

Идентификация изобретения

Положение, идентифицирующее изобретение (или изобретения), относящееся к продукту или способу, содержит номер патента на изобретение или номер заявки на выдачу патента, название страны выдачи патента или страны его регистрации, дату выдачи патента или дату регистрации, а в некоторых случаях название изобретения и статус заявки. Если продукт или процесс, о котором идет речь, включает в себя несколько изобретений, соответствующая информация обо всех этих изобретениях обычно группируется и включается в приложение к лицензионному контракту.

Описание ноу-хау

По стандартным требованиям большинства патентных законов описание изобретения, на которое делается заявка, должно ясно, подробно и полно раскрывать изобретение, чтобы лица, имеющие обычную квалификацию, могли осуществить его. Некоторые патентные законы идут дальше и требуют, чтобы в описании изобретения был указан также способ реализации изобретения, который изобретатель считает наилучшим. Однако эти законы не требуют включения дополнительной информации о средствах, облегчающих реализацию изобретения. Такая информация может основываться на технических знаниях и опыте, приобретенных в результате длительного экспериментирования с изобретением.

Чаще такого рода техническая информация или опыт не раскрываются, поскольку они неизвестны во время составления той части документации, которая должна быть представлена для получения патента на изобретение. Описание изобретения, внесенное в заявку на патент, часто основано на научных исследованиях, выполненных в лабораторных условиях. Промышленное или даже экспериментальное производство может осуществляться только на более поздней стадии, Может быть уже слишком поздно включать изменения в описание изобретения в форме поправки к заявке, поскольку патент к тому времени будет уже выдан. Относительно того, будет ли изобретение рентабельным, также может быть неизвестно во время регистрации заявки. Коммерческие цены и себестоимость не могут быть определены до тех пор, пока не начнется промышленное производство и не установится ею оптимальный уровень.

По указанным выше причинам целесообразно, если не необходимо, чтобы потенциальный лицензиат приобрел у лицензиара или с его помощью у других лиц техническую информацию, основанную на опыте применения изобретения, иначе говоря, ноу-хау, которое в будущем может пригодиться для эффективного использования изобретения или изобретений, включенных в продукт или процесс, о котором идет речь.

Что касается описания такого ноу-хау, то техническая информация может быть представлена здесь в виде, например, схем производственных линий, чертежей оборудования, списков запчастей, инструкций по работе на станках или по сборке комплектующих, спецификаций сырья, расчетов затрат труда и времени, инструкций по упаковке и хранению продукции, а также в виде информации об устойчивости к факторам среды. Могут быть составлены руководства для каждого специалиста, который будет участвовать в производственном процессе. Эта информация может быть представлена в виде одного или более приложений к лицензионному контракту.

Конфиденциальность

Ноу-хау приобретается лицензиаром или разрабатывается им в процессе исследований или путем применения промышленной и деловой технологии на его предприятии. Ноу-хау позволяет лицензиару сохранять конкурентоспособность, а иногда и превосходство в конкретной области технологии. С одной стороны, лицензиар стремится сохранить свое преимущество, но с другой – он согласен расстаться с ним в обмен на оплату со стороны лицензиата или других лиц, желающих использовать его ноу-хау. Предоставление ноу-хау лицензиату является, следовательно, результатом сделки, по которой лицензиар не только выплачивает определенное денежное вознаграждение, оговоренное в лицензионном контракте, но также обязуется не раскрывать это ноу-хау третьим лицам, за исключением случаев, когда на это имеется разрешение лицензиара.

Что касается условий самого лицензионного контракта, стороны должны определить, какие элементы ноу-хау, независимо от того, какой из сторон оно было разработано и когда, должны (или не должны) быть раскрыты, кому и на какое время. Необходимо также, чтобы стороны оговорили меры, которые будут предприняты в случае недозволенного раскрытия (сделанного преднамеренно или как-то иначе), включая меры в случае раскрытия, когда срок лицензионного контракта истечет или когда из-за невыполнения той или иной стороной своих обязательств он будет расторгнут до истечения срока, включая период, предусмотренный договоренностью о нераскрытии.

Доступ к технологическим достижениям

К технологическим достижениям, непосредственно интересующим стороны, участвующие в лицензионном контракте, относятся те, что значительно влияют на объем производства продукта, на себестоимость изготовления или на эффективность его использования. В случае передачи способа, стороны интересуют материальные условия, при которых этот способ применяется, стоимость его применения или эффективность его реализации.

Сторонами могут быть приняты различные подходы к лицензионному контракту при предоставлении информации и к определению взаимных прав на технологические достижения, которые могут быть приобретены.

Стороны могут решить, что им выгоден обмен информацией и что каждая из них, вправе бесплатно использовать технологические достижения другой. Это называется перекрестным лицензированием. Они могут также решить, что если какая-либо сторона обеспечит доступ к технологическим достижениям другой стороны третьему лицу за вознаграждение, то другая сторона будет иметь право на часть этого вознаграждения. Далее обычно устанавливается, что сторона, создавшая технологическое новшество, должна обратиться за патентной защитой. В случае, если она решает не делать этого, другая сторона может обратиться за защитой от ее имени и за ее счет.

Территориальная исключительность

Какая из сторон лицензионного контракта может, согласно условиям, выполнять определенные действия по эксплуатации, на какой территории или территориях и на каких условиях могут заключаться соглашения с третьими лицами лицензиаром или лицензиатом, которые также заинтересованы в эксплуатации технологии, – это разные, но связанные друг с другом вопросы, поскольку каждый из них касается исключительных прав лицензиара на патент на изобретение. Эти вопросы будут предметом лицензионного контракта, и решение по каждому из них должно быть ясно отражено в контракте.

Разрешенная область применения

Положение о сферах применения уточняет цели, для которых может применяться изобретение или ноу-хау. Оно служит для определения диапазона его применения по лицензии. В то же время в зависимости от определяемого диапазона лицензиар может предоставлять лицензию или ноу-хау другим лицензиатам, причем каждый из них может специализироваться в различных областях применения изобретения или ноу-хау, о которых идет речь. Это наиболее целесообразный способ эксплуатации изобретения или ноу-хау при данных полномочиях каждого конкретного лицензиата.

Следует заметить, что сумма, которая должна быть выплачена лицензиатом за технологию, может варьировать в зависимости от цели, для которой приобретается технология. Лицензиар может уполномочить лицензиата на эксплуатацию изобретения или предоставить ему ноу-хау для применения в определенной сфере деятельности. С другой стороны, лицензиар может дать разрешение на эксплуатацию в любых целях, для которых могут быть использованы изобретение или ноу-хау. В последнем случае, вероятно, требуемая цена будет выше, чем если бы было достигнуто согласие о более ограниченной сфере применения. Но тем не менее для лицензиата может быть выгодно иметь возможность применять технологию для всех целей. Однако запрашиваемая цена должна быть сопоставима с более низкой ценой, которая запрашивается в том случае, когда заключается соглашение о более узкой сфере применения. Особенно это важно в том случае, когда лицензиат не может в настоящее время и не сможет в обозримом будущем эксплуатировать технологию за пределами этой узкой сферы применения.

Использование изобретения и ноу-хау

Лицензиар ожидает, что лицензиат не только будет использовать изобретение и применять ноу-хау, но будет делать это в соответствии с условиями лицензионного контракта.

Стороны могут пожелать уточнить, что лицензиат будет изготавливать, использовать или продавать продукт, включающий в себя запатентованное изобретение, либо применять ноу-хау определенным образом и с целью получения определенных результатов. Стороны могут также пожелать установить обязательства лицензиара, выполнение которых поможет лицензиату достичь ожидаемого результата.

Вопросы, которые обычно возникают в отношении способа и степени применения изобретения или ноу-хау, касаются качества продукта, объема производства, выпуска части продукта третьими лицами по разрешению лицензиата, импорта продукта для удовлетворения спроса при недостаточном его производстве внутри страны, использования каналов распределения, принадлежащих лицензиару.

Качество продукта – это фактор, способствующий сбыту, установлению репутации лицензиата и поддержанию конкурентоспособности последнего на рынке. Далее, представление о качестве продукта может быть связано с репутацией лицензиара, если поступающий на рынок продукт маркирован его товарным знаком. С точки зрения общества товарный знак на продукте – это некий символ ею качества и надежности, за которые кто-то, известный или неизвестный, считает себя ответственным.

Поэтому стандарт качества продукта, изобретение, ноу-хау, которые применяются для достижения этого стандарта, и требуемое качество обычно отражены в соответствующих положениях лицензионного контракта. Лицензионный контракт может устанавливать стандарт качества продукта. В этом случае контракт обычно включает положение о том, что лицензиар должен информировать лицензиата о способе, которым должен быть изготовлен продукт, чтобы требуемый стандарт качества был достигнут,

Существуют и другие, косвенные, пути обеспечения стандарта качества продукта. Может быть оговорено, что для наблюдения за некоторыми стадиями производства лицензиат может привлекать персонал, указанный лицензиаром.

Лицензиат может пожелать получить гарантии от лицензиара в отношении работы запатентованного изобретения и применения ноу-хау. Лицензиат может пожелать получить заверения в том, что в результате работы запатентованного изобретения лицензиара и применения ноу-хау, предоставленного лицензиаром, он будет иметь возможность выполнять условия, оговоренные в лицензионном контракте, для изготовления продукта, включающего в себя запатентованное изобретение- или ноу-хау. Лицензиат может захотеть получить заверения в том, что в результате применения лицензии он сможет получать данный продукт или другой результат посредством процесса, включающего запатентованное изобретение или ноу-хау. Лицензиата также интересует, будут ли предоставленное лицензиаром изобретение или ноу-хау адекватно обеспечивать достижение целей лицензиата по изготовлению запатентованного продукта или достижению иного результата посредством запатентованного процесса. В сущности, лицензиар должен дать гарантии лицензиату в отношении качества предоставляемого ноу-хау.

В этом контексте гарантия означает утверждение того, что факт или событие, касающиеся ноу-хау, существуют или что определенное действие будет выполнено, если ноу-хау будет применено. Это подтверждение сопровождается обещанием, что если такой факт или событие не существуют или если действие не выполняется, то будут сделаны исправления или взамен выполнено другое действие.

Положение о гарантии в лицензионном контракте может касаться соответствия передаваемого ноу-хау его описанию в контракте. Оно может также касаться результатов, которые должны быть достигнуты путем применения ноу-хау, пригодности ноу-хау для удовлетворения технологических требований со стороны лицензиата.

Разрешение споров

Когда существует вероятность невыполнения обусловленного действия или когда оно действительно не выполняется, а в лицензионном контракте нет положения, определяющего ответственность за это невыполнение, одна сторона может предложить решение, удовлетворяющее и другую сторону. Это может быть разрешение на дополнительное время на исполнение или на внесение значительных исправлений, компенсирующих существующий недостаток. Это может означать, что будет приемлемым какое-либо другое действие вместо несовершенного. Такими способами могут решаться споры между сторонами без обращения к юридическим средствам защиты в суде.

Тем не менее могут возникнуть обстоятельства, когда потерпевшая сторона по причине невыполнения действий другой стороной не получает удовлетворяющего ее решения. Может быть и так, что сторона, обвиняемая в невыполнении, отрицает это. В таких случаях до того, как будет сделано обращение в суд, должен быть предложен механизм разрешения этого спора. Например, можно обратиться за консультацией к независимым экспертам или же принять рекомендации группы, состоящей из представителей обеих сторон, или же добиться примирения и, только если приемлемое решение не будет найдено, обратиться в компетентный суд.

Вознаграждение

К наиболее критическим и сложным моментам, которые должны обсуждаться между потенциальным передающим лицом и потенциальным получателем, относится определение цены, или стоимости промышленной собственности, которая приобретается либо прямо, либо через лицензию, или передаваемой технологии.

Цена (стоимость) зависит от большого количества факторов, включая природу прав на промышленную собственность и технологию, а также относительные возможности сторон в заключении сделок. Потенциальное передающее лицо обычно производит тщательную оценку стоимости конкретной технологии и потребности в ней. С таких же позиций оцениваются имеющиеся альтернативные технологии. Делается обзор технологических достижений и рентабельности потенциального реципиента. Передающее лицо осуществляет подробное планирование получения продукции и последующих доходов от других потенциальных лицензиатов или реципиентов технологии.

Потенциальный реципиент оценивает суммарные выплаты, которые ему придется сделать за конкретную технологию и за использование этой технологии в зависимости от рентабельности предприятия за определенный период времени. Оценка может производиться в сопоставлении со стоимостью альтернативной технологии или с выплатами по подобным сделкам.

Прямое денежное вознаграждение

Прямое денежное вознаграждение за передачу прав на промышленную собственность или технологию может принимать различные формы. Это может быть (а) выплата твердой суммы – когда заранее рассчитанная сумма подлежит выплате единовременно или в рассрочку; (б) роялти – когда производятся повторные выплаты рассчитанной в последующем суммы, определяемой в зависимости от экономических результатов (объема продукции, услуг, продаж продукта, прибыли); (в) гонорар, т.е. вознаграждение за услуги, оказываемые специалистами, назначаемое в виде определенной суммы или рассчитываемое на каждого человека за определенный период времени.

Эти формы вознаграждения могут сочетаться в лицензии на промышленную собственность или в соглашении о передаче технологии. В некоторых случаях единовременная выплата может полностью заменять систему роялти, в других – обе формы выплат могут сочетаться. Например, в одних случаях лицензиат (реципиент) может предпочесть той или иной форме роялти выплату твердой суммы. В других случаях он может получить возможность получать роялти в зависимости от количества продукции, а не от объема продаж. Гонорары за технические услуги и техническую помощь могут определяться отдельно, причем они либо рассчитываются заранее. либо устанавливаются в процессе переговоров.

Следует отмстить, однако, что по законам некоторых стран о передаче технологий различные права или элементы технологии могут оцениваться по отдельности и даже становиться предметом разных лицензий или соглашений.

Выплата твердой суммы

Выплата твердой суммы может производиться в случае передачи прав на промышленную собственность во время передачи этих прав, а в случае выдачи лицензии на промышленную собственность или заключения соглашения о передаче технологии – по заключении соглашения или выдаче лицензии либо через некоторое время после этого. Выплата твердой суммы может производиться либо единовременно, либо в виде серии выплат. Последнее может быть изменено в связи с такими действиями, как, например, выполнение обязательств по лицензии или соглашению или предоставление определенной технической информации,

Выплата твердой суммы часто осуществляется для прямого приобретения прав на промышленную собственность путем продажи или передачи, а также в случае выдачи лицензии на право промышленной собственности или в случае передачи ноу-хау, когда технология может быть передана целиком и лицензиат (реципиент технологии) может полностью освоить ее. Такая выплата производится для передачи прав и ноу-хау, касающихся несложных технологий, и может быть вполне приемлемой формой с точки зрения лицензиата (реципиента), если не требуются постоянное предоставление технической информации о технологических достижениях, маркетинг продукта или технические услуги лицензиату (реципиенту) со стороны лицензиара (поставщика технологии). Например, выплата твердой суммы может производиться для получения прав на запатентованный продукт, способ, на комплекс чертежей, спецификаций или на другую техническую информацию, если их самих по себе достаточно, чтобы лицензиат (реципиент технологии) мог изготавливать и продавать соответствующие продукты.

По законам некоторых стран о передаче технологии выплата твердой суммы в целях приобретения промышленной собственности или технологий должна производиться при соблюдении некоторых условий. Согласно одному из этих законов, с разрешения какого-либо правительственного учреждения твердая сумма может выплачиваться, если установлено заранее на основании оценки объема продаж за период, указанный в лицензии или соглашении, что сумма находится в максимальных пределах, которые могут быть определены для данной сферы деятельности или для данного продукта. По другому закону выплата твердой суммы разрешается и за некоторые виды технических услуг в случае приобретения патентных прав путем передачи или покупки; в случае лицензии на патент или товарный знак либо соглашения о предоставлении ноу-хау, которое будет использоваться в производстве потребительских товаров или материалов вообще либо в производстве станков, оборудования и других товаров производственного назначения, вознаграждение следует выплачивать в форме роялти. В последних случаях, однако, несмотря на то, что за первоначально предоставленную техническую информацию может быть назначена выплата твердой суммы, она должна представлять собой аванс от вознаграждения путем роялти.

Роялти

Как указано выше, роялти – это рассчитываемые впоследствии повторные выплаты. Сумма роялти определяется в зависимости от экономической выгоды или результативности.

Для того чтобы установить функциональную зависимость между суммой повторных выплат и экономической пользой или результатом, в лицензии или соглашении должны быть оговорены объемы производства, цены продаж продукта, производимого с использованием технологии (или, в случае лицензии на товарный знак, продаваемого с этим знаком), или прибыль, получаемая лицензиатом или реципиентом технологии.

Как отмечалось ранее, по законам некоторых стран о передаче технологии роялти является единственной формой вознаграждения, которое может осуществляться по определенным типам лицензий на промышленную собственность или по соглашениям о передаче технологии, В частности, эти законы требуют, чтобы такие начисления устанавливались либо на процентной основе, либо как фиксированная стоимость единицы продукта, но в любом случае в зависимости от цены продаж или, когда это возможно, в зависимости от прибыли, получаемой от продажи продукта.

Разница между выплатой твердой суммы и роялти

Выплата твердой суммы характеризуется тем, что обязательство выполняется немедленно или вскоре после указанных выше действий. Далее, стороны не должны составлять постоянные отчеты, контролировать расчеты или перевод денег, как это делается в отношении роялти.

Выплата твердой суммы по сравнению с роялти может иметь, а может и не иметь преимуществ при налогообложении. Непрерывная выплата роялти считается доходом лицензиара (поставщика технологии) и облагается подоходным налогом. Единовременная выплата твердой суммы, а также выплата твердой суммы частями могут рассматриваться как финансовый результат операции продажи или приобретения, причем передача прав на промышленную собственность и предоставление ноу-хау рассматриваются как действия, аналогичные продаже коммерческих товаров. Лицензиар (поставщик технологии) должен также будет платить налоги с твердой суммы. Единовременная выплата твердой суммы, однако, может облагаться налогом, отличным от подоходного (часто более высоким). По некоторым законам о налогообложении можно снизить прогрессивный налог на выплаты твердой суммы, разбив ее на порции, выплачиваемые в течение нескольких лет, так что она будет облагаться более низким налогом.

В тех случаях, когда выплачиваемая сумма является эквивалентом более или менее однократного действия, выплата твердой суммы может оказаться экономически более целесообразной для обеих сторон. Если, например, уровень сбыта оказался неожиданно высоким, особенно из-за колебания курса валют или вследствие других экономических обстоятельств, система начислений может обусловить получение неоправданно высоких доходов лицензиаром или поставщиком технологии, тогда как при выплате твердой суммы лицензиар или поставщик технологии получат только такой эквивалент своего единовременного действия, который считался оправданным при заключении соглашения.

С другой стороны, однако, выплата твердой суммы может повлечь за собой риск для лицензиата или реципиента технологии, если уровень производства или сбыта оказывается ниже ожидаемою и если выплачиваемая сумма непропорциональна экономической ценности действий лицензиара или поставщика технологии.

Сочетание выплаты твердой суммы и роялти

Во многих случаях вознаграждение за получение права на промышленную собственность или ноу-хау – это сочетание единовременной выплаты твердой суммы, определенной сторонами в договоре, и роялти.

Выплата твердой суммы рассматривается как начальная плата за раскрытие информации, которая дает возможность потенциальному лицензиату (реципиенту технологии) оценить передаваемую технологию. Лицензиар (поставщик технологии) часто рассматривает эту выплату как начальное вознаграждение за основное исследование и разработку технологии. В действительности начальная выплата в значительной степени варьирует в разных сделках и может колебаться от небольшой суммы за поставку начальной технической информации до очень крупной суммы за передачу сложной технологии, потребовавшей большой исследовательской и опытно-конструкторской работы. В некоторых случаях начальная выплата твердой суммы может рассматриваться как минимальная выплата или как задаток перед роялти. Далее, лицензиат или реципиент технологии могут получить возможность произвести дополнительную выплату твердой суммы, определенной заранее или оговоренной, когда делался выбор относительно того, будет ли произведена выплата твердой суммы вместо роялти с зачетом выплат уже сделанных отчислений.

При переговорах о вознаграждении в виде сочетания выплаты твердой суммы и роялти лицензиат или реципиент технологии должны тщательно оценить суммарный отток средств и периодичность выплат, которые могут производиться в различных комбинациях. Взимания за доход в форме роялти, например, важны при определении размера выплат твердой суммой единовременно или в рассрочку, тогда как стоимость продукции и приток наличных средств от продаж в течение периода действия лицензии или соглашения важны при определении процента роялти.

Гонорары за технические услуги и помощь

В связи с передачей технологии или маркетингом продукта под товарным знаком передающего лица могут понадобиться специфические технические услуги и помощь, и, возможно, что они будут оплачиваться отдельно.

Гонорары за специфические технические услуги и помощь, относящиеся к лицензии на патент либо товарный знак или к соглашению о ноу-хау, включают в себя (а) оплату программ обучения для персонала реципиента технологии (лицензиата); (б) гонорары за технические услуги и помощь со стороны технических экспертов лицензиара лицензиату (реципиенту технологии) на предприятии последнего в течение периода действия лицензии (соглашения); (в) гонорары за техническую помощь или услуги, касающиеся обслуживания станков, оборудования или других основных фондов, необходимых для использования технологии на предприятии лицензиата (реципиента технологии).

Косвенное и неденежное вознаграждение

Доход от связанных с лицензией операций

Лицензиар или поставщик технологии могут получать доход от различных операций, таких как деятельность образованной от имени лицензиата или реципиента технологии комиссии по продаже продукта по каналам распределения, принадлежащим лицензиару или поставщику технологии, продажа лицензиату или реципиенту технологии связанных с лицензией продуктов с полной программой их маркетинга, продажа лицензиату или реципиенту технологии сырья, промежуточных продуктов, компонентов оборудования или другого имущества, передаваемого лицензиаром или поставщиком технологии лицензиату или реципиенту технологии.

Дивиденды

Если лицензиар или поставщик технологии принимают финансовое участие в предприятии лицензиата или реципиента технологии и если они создают совместное предприятие, то лицензиар или поставщик технологии в случае успешных коммерческих операций получают дивиденды. Если значительная часть коммерческих операций зависит от права на промышленную собственность либо на технологию лицензиара или поставщика технологии, то существует прямая зависимость между суммой роялти и суммой дивидендов: чем выше роялти, тем ниже дивиденды, и наоборот. Степень участия, финансовые и налоговые факторы могут определять сумму, передаваемую каждому, влиять на образование резервов или удержание прибылей, что может повести к изменению стоимости финансового участия.

В этом контексте основное внимание уделяется законам, регулирующим в некоторых странах передачу технологии и рассматривающим в качестве прибыли те выплаты, которые производятся в связи с ценой прав на промышленную собственность или технологию между филиалом и родительским предприятием либо между филиалами; или когда существует экономическое единство либо общность интересов сторон; или когда поставщик технологии осуществляет эффективное техническое, административное, финансовое и коммерческое управление по отношению к реципиенту технологии; или когда поставщик технологии поставляет сырье либо промежуточные продукты, используемые в производственном процессе, в количестве, превышающем определенный процент в общем объеме издержек на производство продукта. Некоторые из этих законов также предусматривают, что в таких случаях единовременная выплата твердой суммы или роялти не могут рассматриваться ни как вклад в капитал, ни как доля в прибыли предприятия лицензиата или реципиента технологии и соответствующие суммы не могут вычитаться при расчете подоходного налога.

По законам некоторых стран, касающимся передачи технологии, хотя роялти может выплачиваться лицензиатом или реципиентом технологии лицензиару или поставщику технологии в тех случаях, когда последние и первые имеют о6щие финансовые интересы, тем не менее в таких случаях сумма роялти должна быть существенно снижена, если лицензиар или поставщик технологии принимают преимущественное участие в финансовых делах лицензиата или реципиента технологии, Кроме того, выплата роялти полностью зависимым филиалом его зарубежной головной фирме обычно не разрешается.

Меры по изменению стоимости или распределению затрат

Некоторые меры по изменению стоимости или распределению затрат, например затрат на поддержание или защиту прав на изобретение и товарный знак, могут привести к снижению затрат лицензиара или поставщика технологии и к повышению затрат лицензиата или реципиента технологии, участвующих в сделке по передаче технологии,

Обратная связь посредством технической информации

Техническое ноу-хау лицензиата или реципиента технологии, которое должно быть возвращено лицензиару или поставщику технологии, может также представлять собой вид дохода для последних.

Получение информации о рынке

Лицензиар или поставщик технологии могут получать выгоду от информации, предоставленной лицензиатом или реципиентом технологии о рынке данного продукта в регионе, включая сведения о методах содействия продаже, которые могут оказаться полезными для маркетинга продукта в других регионах.

Снижение затрат и экономия со стороны

лицензиата или реципиента технологии

Некоторые элементы сделки по передаче технологии могут приводить к снижению операционных затрат лицензиата или реципиента технологии либо каким-либо другим образом экономить средства того, кому технология была передана.

Следует упомянуть такие меры, как использование лицензиатом или реципиентом технологии каналов продажи, принадлежащих лицензиару или поставщику технологии, использование без оплаты товарного знака лицензиара или поставщика технологии, обеспечение доступа лицензиата или реципиента технологии к информации об усовершенствовании существующих изобретений, разработок или ноу-хау, либо к новым изобретениям лицензиара или поставщика технологии, либо к правам на такие технологические усовершенствования, а также обеспечение возможности получать выгоду от информации о маркетинге и от технических услуг со стороны лицензиара или поставщика технологии.

Типы лицензий на интеллектуальную собственность

Патентные лицензии

Целью контракта, заключенного в связи с патентной лицензией, является предоставление права на использование изобретения, охраняемого патентом. Патент идентифицируется путем указания названия страны, в которой он выдан, вместе с его номером. Техническая сущность изобретения кратко излагается в преамбуле или одной из статей, определяющей условия контракта. Нередко, когда лицензия касается нескольких патентов, выданных в разных странах, делается также ссылка на отдельное приложение. Рекомендуется точно указывать те страны, в которых необходимость патентования изобретения все еще не признана, и определить, какая из сторон ответственна за соблюдение административных и юридических формальностей, необходимых для сохранения патента в силе.

Патент предоставляет комплекс исключительных прав: на использование изобретения, изготовление на его основе продукта, продажу такого продукта или выпуск его на рынок. Лицензия дает право лицензиату на выполнение всех этих действий.

Лицензии бывают исключительные, единоличные или простые (неисключительные). Исключительная лицензия гарантирует, что лицензиат не будет иметь конкурентов даже в лице лицензиара или принадлежащих ему филиалов. Это должно быть определено в договоре. Единоличная лицензия дает гарантии лицензиату, что лицензиар не предоставит лицензию другим изготовителям в пределах территории, на которой действует контракт. Простая лицензия не обеспечивает гарантий в этом отношении, а просто дает право на использование изобретения. В таких случаях рекомендуется включать в контракт положение, известное под названием “режим наибольшего благоприятствования для лицензиата”. Это положение гарантирует, что лицензиат будет пользоваться более благоприятными условиями, чем те, которые в дальнейшем будут предоставлены последующему лицензиату (на той же территории). Это положение позволяет избежать каких-либо недоразумений между конкурентами, которые могут возникнуть из-за различий в условиях контрактов о предоставлении технологии.

Лицензии на товарный знак

Лицензирование товарных знаков начали осуществлять сравнительно недавно. Поскольку первоначальная функция товарного знака состояла в указании на источник происхождения товара, товары, изготовленные иным производителем, не могли маркироваться товарным знаком лицензиара без того, чтобы потребители не были введены в заблуждение. Предоставление же лицензии на товарный знак делало лицензиара уязвимым к претензиям тех, кто пользовался товаром, и могло привести к лишению его товарного знака. Осуществление лицензиаром контроля за качеством продукта, продаваемого лицензиатом, который получил товарный знак, открыло двери ложному представлению о том, что такой контроль дает возможность пользователю избежать лишения товарного знака. Это послужило основой для выработки правил для пользователя, введенных во все регламенты, связанные с товарными знаками, за последние 40 лет.

Большинство зарегистрированных правил для пользователей требует, чтобы участвующие в лицензировании стороны представляли свой договор регистратору, который изучает его и утверждает характер и пределы контроля качества, осуществляемого лицензиарами. Регистратор обязан обеспечить согласование таких договоров с государственными интересами и воспрепятствовать регистрации тех договоров, которые способствуют, по его мнению, мошенничеству. Следует отметить, однако, что лицензия на товарный знак вступает в силу и без такой регистрации, поскольку регистрационные положения установлены как разрешительные, а не принудительные. При условии, что лицензиар сохраняет контроль за качеством лицензируемого продукта и лицензиар рассматривается как сохраняющий связь с лицензируемым продуктом, можно избежать лишения товарного знака.

Основные условия лицензии

Лицензии на товарный знак могут выдаваться в дополнение к лицензиям на изобретение и на ноу-хау или отдельно. Среди положений, характерных для большинства лицензий на товарный знак, содержатся следующие.

1. Разрешение на использование. Предоставление разрешения на использование товарного знака или знака обслуживания – первое положение большинства соглашений о лицензиях. В соглашениях обычно перечислены особенности знака или знаков вместе с перечнем изделий, к которым относится знак.

2. Число лицензиатов. Для лицензиата важно знать, сколько еще лицензиатов получит право действовать на территории, на которой лицензия имеет силу. Важно также выяснить, собирается ли лицензиар заниматься дистрибьюторством внутри территории, Наконец, для лицензиата важно (если лицензия будет предоставлена и иным лицензиатам), чтобы его конкуренты получили лицензию на сходных условиях,

3. Контроль качества. Как говорилось выше, в центре любого зарегистрированного соглашения между пользователями находится положение о том, что лицензиат не будет использовать товарные знаки на изделиях, которые не достигают стандарта качества, предписанного лицензиаром. Положение о контроле качества предусматривает, что пользователь получает на конфиденциальной основе все спецификации, технические данные и ноу-хау лицензиара, чтобы способствовать достижению стандартов качества. Соблюдение этого положения требует, чтобы пользователь посылал образцы изделия лицензиару и разрешал инспектирование своего завода, складов, проверку методов производства, применяемых материалов, условий хранения и упаковки готовых изделий. Соглашение должно разрешать пользователю распоряжаться изделиями, не соответствующими стандарту качества, при условии, что на этих изделиях не будет товарного знака.

4. Маркетинг. Лицензия определяет территорию, на которой будет использован товарный знак. Это обычно означает, что торговля за пределами обозначенной территории запрещается, а также что существуют положения, запрещающие лицензиару продавать продукт на территории, на которой действует лицензия. Для рекламного материала, подготовленного лицензиатом, может потребоваться разрешение лицензиара.

5. Финансовые соглашения. Помимо гонораров или роялти за разрешение использовать свой товарный знак лицензиар может также потребовать выплаты в соответствии с условием о том, что опытный персонал инструктирует служащих лицензиата в отношении использования материалов, необходимых для достижения требуемых по договору стандартов качества. Следует также договориться о том, кто будет нести расходы по процедуре отбора проб (для контроля). Наконец, от лицензиата обычно требуется ведение подробной документации о продажах изделий, носящих товарный знак.

6. Нарушения. От лицензиата обычно требуется, чтобы он сообщал лицензиару обо всех нарушениях, и лицензиар, как правило, их фиксирует.

Лицензии по авторскому праву

В случае договора о публикации владелец авторского права обычно не лишается этого права или права контролировать публикацию своего произведения. По некоторым законам об авторском праве в части, касающейся экономических прав автора, неотделимых от его моральных прав (например, по закону Германии), передача права на публикацию просто невозможна. При заключении договора о публикации владелец авторского права только ограничивает это свое право на публикуемую работу, так чтобы издатель мог осуществлять свои функции. В то же время владение авторским правом не прекращается, а остается у автора или переходит к другому владельцу.

Так, типичный контракт о публикации – это только лицензия, выдаваемая издателю владельцем авторского права. Лицензия будет представлять ценность для издателя, если она дает ему возможность защищать свою издательскую деятельность от третьих лиц.

Лицензия в области авторского права обычно понимается как полномочия, передаваемые автором или владельцем авторского права (лицензиаром) издателю или другому лицензиату, на использование работы в соответствии с теми условиями, которые определяются договором между ними.

Издатель должен получить лицензию, содержащую все права, необходимые для оптимального осуществления запланированной публикации. Обычно он получает исключительную лицензию (дающую ему исключительные права) на воспроизведение и публикацию произведения и его перевода в стандартном коммерческом издании тиражом, определяемым в разумных пределах.

Лицензия .может быть выдана как на одно издание, так и на переиздания. Размер тиража единственного (или первого) издания обычно определяется в контракте либо фиксацией числа экземпляров, либо установлением максимального и минимального числа экземпляров. При заключении соглашения о размере тиража единственного (или первого) издания обычно руководствуются предполагаемым покупательским спросом при стоимости, допускающей продажу по обычным ценам за экземпляр, преобладающим на данном книжном рынке для подобных публикаций.

В случае лицензии на публикацию работы в переводе следует определить язык (или языки) авторизованного издания (или изданий). Для того чтобы способствовать распространению публикуемой работы и возможному дальнейшему использованию публикации, в отношении которой заключается контракт, лицензиат может также получить определенные вторичные права. Эти права связаны с воспроизведением и доведением до публики или предоставлением другим лицам лицензии на воспроизведение и распространение произведения (или его перевода) в особых формах, отличных от характерных для стандартного коммерческого издания.

Такие вторичные права могут включать в себя, например, право на предшествующую изданию и последующую публикации в печати одного или более отрывков произведения; право на публикацию всей работы или ее частей в продолжающихся выпусках газеты или журнала до или после публикации работы в стандартном коммерческом издании; право на чтение отрывков произведения по радио или телевидению; право на включение опубликованного произведения или ею частей в антологию; право издавать произведения в виде карманных или клубных изданий после стандартного коммерческого издания.

Издатели нередко требуют от лицензиара предоставления им права лицензировать репродуцирование опубликованного произведения посредством создания микрофильмов или репрографического воспроизведения для целей, не выходящих за рамки дозволенного законом добросовестного использования, Издатель может также испросить право на хранение произведения в памяти компьютера, доступной публике. Кроме того, издатели могут испросить у лицензиара право лицензировать репродуцирование опубликованных произведений в виде звукозаписей, а иногда в виде фильмов. Все эти виды репродуцирования нередко фигурируют в современных контрактах о публикации как механическое репродуцирование произведения, а связанные с ними права – как права на механическое репродуцирование. Это понятие не следует путать с понятием музыкального механического права, которое означает право на репродуцирование музыкальных произведений в виде звукозаписей.

Разумной и обычно принимаемой нормой является отказ в предоставлении издателю прав на использование произведения в любой форме, включающей его адаптацию, создание по нему драматического сценария или экранизацию, а также любое использование в радио- и телепередачах. Строго говоря, пользование такими правами выходит за рамки прямого использования издателем его собственной публикации произведения.

Предоставление прав на дайджест (т.е. публикацию сокращенных форм произведения) или так называемых прав на выпуск комиксов нередко является предметом особой договоренности с автором в каждом конкретном случае, поскольку автор заинтересован в целостности своею произведения.

В отношении целостности публикуемого произведения в контракт можно вносить особые положения. Это может оказаться особенно полезным в тех странах, где законодательством не установлены надлежащие положения о моральных правах. Например, можно прийти к соглашению о том, что издатель должен репродуцировать произведение без каких-либо поправок, сокращений или дополнений.

Что касается перевода произведения, то обычно соглашаются, что издатель должен иметь точный и верный перевод, который делается за его собственный счет. Название перевода должно быть письменно одобрено лицензиаром авторского права, По его требованию окончательный текст перевода также должен быть представлен ему для утверждения.

Может быть также установлено, что издатель должен гарантировать, чтобы название произведения и имя его автора были явно обозначены на каждом экземпляре. В зависимости от обстоятельств может быть дополнено, что издатель обязуется печатать имя первоначального издателя, а также годы выпуска предыдущих изданий произведения на обороте титульного листа.

Некоторые государства (например, США) требуют в качестве условия полной реализации авторского права на публикуемое произведение, чтобы на титульном листе было напечатано соответствующее примечание о принадлежности авторского права. Примечание содержит символ ©, год первого издания произведения и имя владельца авторского права на произведение. Эти формальности обычно оговариваются в контракте о публикации.

Что касается распространения изданных экземпляров, то часто устанавливается, что издатель должен способствовать работе по их распространению за свой собственный счет. В тех случаях, когда предоставленная ему лицензия предусматривает не одно издание, часто добавляется, что издатель должен следить за тем, чтобы книга была постоянно доступна и чтобы новые издания печатались в должное время в соответствии с текущим спросом.

Правительственный контроль за выполнением лицензионных соглашений

Во многих развивающихся странах импортируемые технологии подвергаются различным формам контроля, с тем чтобы обеспечить соответствие контрактов, касающихся передачи технологии, экономическим целям правительства. В некоторых странах этот контроль осуществляется в русле всеобъемлющей системы законов, касающихся иностранных инвестиций. В других – этот контроль связан с регулированием внешней торговли, направленным на потоки платежей за границу, будь то дивиденды, роялти или доходы в других формах, или прибыль на капитал. Косвенно правила импорта, в особенности о более низких таможенных ставках или об отмене пошлин на продукты, в которых воплощена лицензированная технология, могут также оказать влияние на приток технологии. В ряде стран специально были разработаны юридические системы для контроля за передачей технологии стране или внутри страны. Эти системы включают в себя требования о том, чтобы правительственные органы извещались о лицензиях на промышленную собственность и передачу технологии или чтобы они регистрировались или утверждались последними в соответствии с критериями, установленными законодательством или предложснными постановлениями соответствующих правительственных органов.

Непредоставление ответственной стороной для регистрации или утверждения лицензии на промышленную собственность или договора о передаче технологии или ее модификации, или о расширении сферы ее использования соответствующим правительственным органам в пределах установленного времени, так же как и невыполнение других предписанных условий, влечет за собой некоторые юридические последствия. По соответствующим законам при невыполнении вышеуказанных действий лицензия может быть признана недействительной, а на ответственную сторону будет наложен штраф или приостановлены ее права на коммерческую деятельность, либо эта сторона потеряет свой статус в коммерции. Регистрация или утверждение лицензии (соглашения) могут быть необходимыми для получения свидетельства о действительном использовании изобретения или товарного знака в стране либо для получения полномочий от фискальных органов на осуществление выплат за границу, либо для получения денежных или иных дотаций, предназначенных для поощрения или стимулирования вкладов в определенные отрасли промышленности.

Типовой закон ВОИС по изобретениям для развивающихся стран содержит положения, устанавливающие юридические и административные основы для проверки и регистрации таких контрактов, с тем чтобы они не накладывали неоправданных ограничений на получателя технологии, в результате которых контракт в целом может оказаться экономически невыгодным для страны.

Эти положения направлены на защиту не только национальных предприятий, заключающих контракт на приобретение технологии, которые нередко оказываются в невыгодном положении при совершении сделки, но также, и даже в еще большей степени, – на предотвращение ущерба экономической политике страны, наносимого некоторыми контрактами. Крайне важно для развивающейся страны, чтобы приобретение иностранной технологии, даже если в ней имеется насущная потребность, не ложилось тяжелым бременем на ее экономику. Если стоимость технологии не соответствует ее ценности для местной Экономики, то могут возникнуть такие серьезные последствия, как замедление темпов роста промышленности, истощение природных ресурсов, неблагоприятный торговый баланс, неправильное размещение финансовых ресурсов и т.д.

Типовой закон гласит, что проверка и регистрация контрактов входят в задачи патентного ведомства или другой правительственной организации.

Для того чтобы помочь соответствующему ведомству в экспертизе таких контрактов, Типовым законом установлен перечень из 17 условий, которые должны обязательно быть приняты во внимание ведомством. Этот перечень не исчерпывает все условия. Во-первых, в регистрации контракта может быть отказано, даже если контракт не содержит ни одного из перечисленных условий; это может касаться случая, когда контракт содержит какое-либо условие, которого нет в списке, но которое накладывает некоторые ограничения на получателя таким образом, что контракт в целом может нанести ущерб экономическим интересам страны. Во-вторых, присутствие в контракте любого из перечисленных условий не обязательно влечет за собой отказ в регистрации контракта; в регистрации контракта может быть отказано, только если ограничения, накладываемые на получателя технологии, неоправданны и если контракт в целом невыгоден для экономики страны. Действительно, в зависимости от обстоятельств, присутствие данного условия может не иметь последствий для экономики страны или эти последствия компенсируются положительными эффектами, обусловленными присутствием других условий в контракте. То есть никакая кодификация специфических условий не может предусмотреть заранее практически неограниченное число “фоновых” факторов (деловых, коммерческих, технологических и т. Д.), которые могут повлиять на эффект данного контракта в данной экономической ситуации. Иными словами, ведомство может применять положения гибко, принимая во внимание конкретные преимущества каждого контракта в свете экономических интересов страны.

В соответствии с этими рекомендованными условиями нельзя:

– импортировать технологии из-за рубежа, когда на тех же или более выгодных условиях такая же или эквивалентная технология может быть приобретена внутри страны;

– обязывать получателя технологии делать выплаты, неадекватные ценности технологии, на которую заключается контракт;

– обязывать получателя приобретать любые материалы у передающего лица или у лиц, назначенных или одобренных им, за исключением случаев, когда другие способы невозможны для обеспечения должного качества изделий и при условии, что указанные материалы поставляются по разумной цене;

– ограничивать свободное приобретение получателем технологии материалов в случае, если они не поставляются лицом, предоставляющим технологию, или не поставляются из других, оговоренных в контракте источников, за исключением тех ситуаций, когда это невозможно для практических целей в плане обеспечения качества производимых продуктов;

– ограничивать свободное использование получателем любых материалов, полученных не от передающего лица или лиц, им назначенных или одобренных, если иначе невозможно обеспечить качество производимых продуктов;

– обязывать получателя продавать производимые им изделия исключительно или преимущественно лицам, указанным передающим лицом;

– обязывать получателя предоставлять передающему лицу без получения соответствующей оплаты любые усовершенствования, осуществляемые получателем в отношении технологии, являющейся предметом контракта; ограничивать количество изделий, производимых получателем;

– ограничивать свободу получателя экспортировать производимые им продукты или разрешать делать это другим лицам – при условии, что если передающее лицо владеет в стране, где принято настоящее ограничение, патентом, право на который может оказаться нарушенным в случае, когда импорт вышеуказанных изделий должен быть осуществлен в вышеупомянутую страну, если передающее лицо имеет контрактное обязательство не разрешать другим лицам экспорт указанных изделий в такую страну или если передающее лицо уже поставляет на рынок в этой стране те же самые продукты, то такие факты будут приняты во внимание;

– обязывать получателя брать на работу лиц, указываемых передающим лицом, если этом не требуют интересы дала;

– накладывать ограничения на исследования или технологические разработки, проводимые получателем, по усмотрению передающего лица;

– ограничивать свободу получателя в использовании какой-либо технологии, являющейся предметом контракта;

– распространять действие контракта на технологию, не требуемую для достижения цели контракта, и обязывать получателя анализировать такую технологию;

– назначать фиксированную цену на продажу или перепродажу изделий, производимых получателем;

– освобождать передающее лицо от ответственности за какой-либо дефект, присущий технологии, являющейся предметом контракта, или необоснованно ограничивать такую ответственность;

– ограничивать свободу получателя в использовании технологии, приобретенной в результате заключения контракта, после истечения срока обязательств по контракту, если технология в то же время подпадает под какое-либо право передающего лица в силу патента;

– устанавливать продолжительность действия контракта на период, слишком большой по отношению к экономической функции контракта, при условии, что любой период, не превышающий продолжительности действия патента, который является предметом контракта, не должен рассматриваться как необоснованно длинный.

Система, предусматриваемая типовым законом, хотя она и включает в себя наиболее важные моменты, подлежащие рассмотрению, рекомендует принять гибкий подход, позволяющий проверять каждый контракт на предмет его преимуществ с учетом экономических и технологических факторов, характерных для данной страны. Несомненно, что утверждение контракта будет зависеть также от таких соображений, как валютный курс, и от других факторов, касающихся выплат, производимых за границу.