5.3 Договори про використання об'єктів промислової власності. Ліцензійні договори

Найбільш поширеними договорами про використання об'єктів інтелектуальної власності є ліцензійні договори.

Першим принциповим положенням чинного законодавства України про інтелектуальну власність є припис, за яким використання об'єкта інтелектуальної власності можливе лише на підставі договору користувача з власником зазначеного об'єкта. Будь-яке позадоговірне використання об'єкта інтелектуальної власності чинним законодавством оцінюється як порушення прав на цей об'єкт.

Другим принциповим положенням договорів на використання об'єктів інтелектуальної власності є їх платний характер.

Суттєві обмеження містить закон щодо використання об'єктів інтелектуальної власності, визнаних в установленому порядку секретними.

Секретними об'єктами інтелектуальної власності визнаються такі, що містять інформацію, яка в установленому порядку віднесена до державної таємниці. Порядок визнання того чи іншого об'єкта секретним визначений Законом України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р., нова редакція якого була прийнята 21 вересня 1999 р.

Світова практика, застосовуючи ліцензійні договори, достатньо вдосконалила накопичений великий досвід їх використання. Назва цих договорів походить від латинського слова licentia (дозвіл). У даному випадку – це дозвіл на використання об'єкта інтелектуальної власності, що оформляється договором.

ЦК України передбачає надання ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності окремо або в ліцензійному договорі. Стаття 1108 Цивільного Кодексу України зазначає: «Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, що надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Вона може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору».

У ЦК України передбачені такі види ліцензій: виключна, одинична, невиключна, а також інші види, що не суперечать закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності в сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності в сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання об'єкта інтелектуальної власності в сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За згодою ліцензіара, наданою в письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

Чинне законодавство України передбачає ще кілька видів ліцензійних договорів, вироблених міжнародно-правовою практикою. Серед останніх слід назвати передусім так звану повну ліцензію, що являє собою купівлю-продаж об'єкта інтелектуальної власності. Слід наголосити на тому, що ліцензійний договір – це продаж дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності.

Отже, повна ліцензія – це дозвіл на використання запатентованого об'єкта на весь строк чинності патенту і на використання об'єкта в повному обсязі.

Чинне законодавство України про промислову власність містить ще одну – так звану відкриту ліцензію, за якою власник патенту (свідоцтва) на об'єкт промислової власності (крім патентів на секретні об'єкти промислової власності) має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого об'єкта промислової власності. Тобто власник патенту оголошує відкриту ліцензію для будь-якої особи, яка забажає скористатися цим запатентованим об'єктом. Для стимулювання відкритих ліцензій у законодавстві встановлена певна пільга для власників патентів – збір за підтримання чинності патенту в такому разі зменшується наполовину, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Законодавство України про промислову власність містить припис, за яким у разі невикористання об'єкта промислової власності без поважних причин протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа, або від дати, коли використання об'єкта промислової власності було припинено, на цей об'єкт може бути видано так звану примусову ліцензію. Будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати даний об'єкт, може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на його використання. Суд може ухвалити рішення про надання такого дозволу (примусової ліцензії) у разі, якщо:

• із власником охоронного документа не вдалося досягти порозуміння про укладання ліцензійної угоди;

• власник охоронного документа не зміг довести, що факт невикористання об'єкта зумовлений поважними причинами;

• примусова ліцензія надається на умовах невиключної ліцензії.

Чинне законодавство України про промислову власність визнає ще одну ліцензію – так звану залежну. Її сутність полягає в тому, що за певних умов власник одного патенту може просити дозволу на використання об'єкта промислової власності, патент на який належить іншій особі.

Під час укладання ліцензійного договору важливо точно визначити предмет договору: що він собою уявляє (винахід, корисна модель, промисловий зразок, компонування інтегральної мікросхеми тощо). Під час визначення цієї умови має бути чітко сформульовано, який корисний ефект очікується від використання даного об'єкта, які витрати зумовлює його використання. У договорі мають бути застережені масштаби і обсяг використання об'єкта: територія, строки, кількість, зміст використання, цілі, призначення. Зазначені параметри мають бути чітко визначені в договорі.

Ліцензійний договір укладається на строк, установлений договором, який повинен спливати не пізніше спливання строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 1110 ЦК України).

У міжнародно-правовій практиці ліцензійні договори укладаються на строк 5–10 років. Тенденція у визначенні строків ліцензійних договорів розвивається у бік їх скорочення.

У договорі обов'язково має бути умова про дотримання конфіденційності предмета ліцензійного договору, його удосконалень, обсягу використання та інших умов ліцензії. Щодо яких елементів має бути визначена конфіденційність, сторони вирішують самі.

Визначення ціни ліцензійного договору – досить складний процес. Ціна за передачу прав на об'єкт промислової власності може бути визначена в різних формах: твердій сумі, коли наперед розрахована сума виплачується одночасно або в частинах; роялті, що широко практикується у міжнародних патентних відносинах. Роялті – це платежі будь-якого виду, що вносяться як винагорода (компенсація) за використання або надання дозволу на використання об'єктів інтелектуальної власності.

Сторони ліцензійного договору можуть встановлювати й інші форми виплати винагороди за використання об'єктів інтелектуальної власності.

Обов'язковою умовою ліцензійного договору має бути визначення місця і порядку розгляду спору, що може виникнути у процесі виконання договору.

Близьким до ліцензійного договору є договір комерційної концесії (франчайзинг) (глава 76 ЦК України). Цей договір в останні роки набуває в міжнародній практиці все більшого застосування. В Україні зазначений договір передбачений у ЦК України. Інших нормативних актів щодо франчайзингу Україна не має.

За договором франчайзингу одна сторона (правовласника) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без визначення строку право на використання в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, належних правовласнику, у тому числі право на комерційне найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, що охороняється, а також інші передбачені договором об'єкти виключних прав – торговельну марку тощо.